眾律國際法律事務所

第701節  進行審查之相關法律授權依據 [R-07.2015]

美國專利法第131條  申請案之審查

局長應安排專利申請案及其所稱之新穎發明接受審查；若在審查的基礎上，決定申請人應獲得法定之專利權保護，則局長應授予其專利權。

申請人之專利獲准前所應滿足的條件，規定於美國專利法第101、102、103以及112條。

美國專利法第101條  具可專利性之發明

發明或發現任何新穎且有用之方法、機器、製品或物質之組成，或任何新穎且有用之其改良物者，皆得依本法之規定及要件，獲得專利。

申請人之專利獲准前所應滿足的條件，規定於美國專利法第101、102、103以及112條。

美國專利法第100條  用詞定義

[法條註釋：美國專利法第100條第(e)-(j)項僅適用於依據發明人先申請原則進行申請之專利申請案及專利案（見35 U.S.C 100 (note)）。當第(e)項之規定欲適用於非依據發明人先申請原則進行申請之專利申請案及專利案時，應參考修正前美國專利法第100條第(e)項之規定。]

除非本法另有規定，本法相關用詞定義如下-

(a)用詞「發明」（invention），係指發明或發現。

(b)用詞「方法」（process），係指製程、技術、或方法，亦包括已知方法、機器、製品以及物質之組成之新穎用途。

(c)用詞「美國」（United States）以及「本國」（this country），係指亞美利堅合眾國、及其領土及屬地。

(d)用詞「專利權人」（patentee），除指稱被授予專利權之專利權人，亦指稱其權利之繼承人。

(e)用詞「第三方申請人」（third-party requester），係指提出根據第302條規定之單方複審(Ex Parte Reexamination)申請，且非專利權人之申請人。

(f)用詞「發明人」（inventor），係指發明或發現一發明標的之個人，若係共同發明則為一全體。

(g)用詞「共同發明人」（joint inventor and coinventor），係指發明或發現一共同發明之全體發明人其中之一。

(h)用詞「共同研發協議書」（joint research agreement），係指二或二以上之個人或單位，在標的發明之技術領域中，為進行實驗、開發、或研究工作所共同簽定之契約、同意書或合作協議書。

(i)

(1)用詞「有效申請日」（effective filing date），於一專利或專利申請案之標的發明中，係指 -

(A)若次段(B)不適用，則係指包含發明請求項的發明或發明申請案，其實際申請日；或是

(B)根據第119、365(a)、或365(b)條之規定而主張優先權之最早專利權案之申請日，或根據第120、121、365(c)或386(c)條之規定得主張先申請案利益之該先申請案申請日。

(2)就更正（reissue）申請案或嗣後重新公告（reissued）之專利案其標的發明，應將該標的發明所對應之請求項視為已包含於進行更正之原公告案中，以決定該標的發明之有效申請日。

(j)用詞「標的發明」（claimed invention），係指一專利案或專利申請案中，其各請求項所定義之發明標的。

修正前美國專利法第100條  用詞定義

[法條註釋：修正前美國專利法第100條第(e)項不適用於依據現行美國專利法所定發明人先申請原則進行申請之專利申請案及專利案（見35 U.S.C 100 (note)）。欲適用於依據發明人先申請原則進行申請之專利申請案及專利案時，應參考現行美國專利法第100條之規定。]

除非本法另有規定，本法相關用詞定義如下-

*****

(e)用詞「第三方申請人」（third-party requester），係指提出根據第302條規定之單方複審(Ex Parte Reexamination)或是根據第311條規定之多方複審(Inter Partes Reexamination)之申請，且非專利權人之申請人。

第702節  專利申請案之必要條件 [R-07.2015]

專利申請受理辦公室（Office of Patnet Application Processing, 以下稱“OPAP”）負責審閱申請案之書面資料，以決定一新的專利申請案是否取得申請日。需注意的是，根據2012年12月18日美國頒布編號為112-211之公法：「2012專利法條約實施法」（Patent Law Treaties Implementation Act of 2012）中標題II相關章節之規定，為實施專利法條約（Patent Law Treaty）之相關條款而對專利法所進行之修改，將使得在2013年12月18日及其後進行申請之專利申請案，其取得申請日之要件有別於2013年12月18日之前所申請者。非設計專利之專利正式申請案，在2013年12月18日及其後，申請日之取得以OPAP收訖說明書為必要條件，不論說明書中是否包含請求項。進一步資訊請參閱本審查基準第601.01(a)一節。在2013年12月18日及其後之臨時申請案取得申請日之條件亦同，即使其說明書並不包含圖式。進一步資訊請參閱本審查基準第601.01(b)一節。至於設計專利申請案，排除根據美國專利法施行細則第1.53(d)條所提出的延續審查案（continued prosecution application, CPA），其申請日以OPAP收訖符合美國專利法第112條規定之說明書為必要條件，其中說明書必須包含至少一項請求項以及必要之圖式，可參考本審查基準第601.01(a)一節之說明。另外，非設計專利之專利申請案，在2013年12月18日及其後，申請日之取得並不以申請書中包含圖式為必要。然而應注意的是，美國專利法第111(a)(2)一款仍要求說明書中須包含如第113條所規定，作為了解發明所必須之圖式。因此，當任何圖式係作為了解專利發明所必須時，應與申請書一併提交。

對於申請案中的發明標的，當圖式可用以輔助對一發明的了解，尤其當圖式係了解發明所必須時，專利局仍會要求補充圖示，可參考本審查基準第608.02節第IV小節之說明。另外，如第608.02一節所述，除非是欠缺對發明的揭露因而無法進行審查，在審查開始前即向申請人要求補充圖式的狀況並不會發生。

另外，根據美國專利法第111條第(c)項之規定，在2013年12月18日及其後依照第111條第(a)項提出之申請案，得以參照先前申請案（外國申請案、國際申請案、臨時申請案、或是正式申請案）的方式提交，並需指明申請案之說明書或任何圖式係將由嗣後補呈之該先前申請案內容所取代，可參考本審查基準第601.01(a)節第III段之說明。

基於《專利法條約實施法》以及《專利法條約》的施行，而衍生如前所述之對於一專利申請案其形式上的最基本要求（編按：即申請書中不以包含請求項以及圖式為必要），並不適合被視為準備以及提交申請案之最佳作法。根據所欲保護的標的發明準備請求項，並於申請時隨申請書一併提交，將有助於確定申請案滿足美國專利法第112條第(a)項所規定應充份揭露標的發明之要件。同樣地，提交不含圖式的申請書也許不再影響申請日的取得，然而在一件臨時申請案或是正式申請案中，當圖式對於欲尋求專利保護之發明標的之了解係為必要，圖式的準備仍應謹慎，在申請時一併提交該些圖式，亦將有助於確定申請案滿足美國專利法第113條所規定之要件。

若一申請案（設計專利申請案除外）於2013年12月18日或其後提交並且不包含任何請求項，OPAP將發出通知，規定申請人應於一指定期間內補呈至少一項請求項，以避免申請案不被受理。若一件申請案之說明書中並未包含至少一項請求項，該申請案將不會被進一步分案進行審查。

基於修正前美國專利法第111條，並於2013年12月18日前提交之正式申請案，其申請日之取得係以向美國專利商標局提交包含詳細說明、請求項、以及任何必要圖式之說明書為要件。請參考美國專利法施行細則第1.53(b)條之規定。

若OPAP決定一申請案應當取得申請日，OPAP接著會檢查該申請案之內容是否完備，例如是否已繳納所需費用、發明人之誓詞或聲明、以及說明書和圖式之所有頁面。若申請案所提交的內容不足以取得申請日，OPAP將發出「申請案不完整通知」（Notice of Incomplete Application），告訴申請人其缺陷為何。若是申請案之內容已足以取得申請日，然其內容仍不夠完備，OPAP則會發出「缺漏項目通知」（Notice of Omitted Item(s)），說明該申請案已根據提交的內容取得申請日，並指出仍應補正哪些文件，以完成該申請案的提交程序。

審查員應小心審視申請案內容是否完備。例如當說明書或圖式之頁面有缺漏時，審查員應判斷該申請案是否仍可據以取得申請日，以及後續應如何處理。請參考本審查基準第601.01(d)節以及第601.01(g)節以取得進一步的指引。

第702.01節  明顯非常規之情形 [R-07.2015]

當開始一申請案之審查後，審查員發現申請案係以非常規之方式揭露，或是揭露並不充份，以致無法對於申請案進行完整的審查，可進行下列步驟：

（A）就申請案之揭露內容、發明及請求項之標的、以及說明書中所引述之明顯相關技術所可以了解之範圍，進行合理的檢索。在極少數的情形下，申請案所揭露之內容仍難以被理解，以致於審查員無法進行合理的檢索，此時應發出官方審查意見通知（Office Action），並明白告訴申請人審查員並未進行任何檢索；

（B）在第一次官方審查意見通知之中，應列出申請案內容未符合常規之處，以及應進行哪些補正（參見本審查基準第707.07(a)節）；

（C）要求申請人應修改說明書，以符合英文之常規表示方式以及美國專利申請慣例；

（D）當請求項因不符合常規而無法定義一發明，而致無法符合美國專利法第112條之規定，則應核駁該請求項。發出概括性核駁（blanket rejection）之通知應已足夠。

審查員應指出說明書以及請求項中不符合常規之處。修改說明書以符合規定格式，以期得據以進行完整之審查程序，應為申請人之責任。

當一申請案中有多個不符合常規之請求項時，該些請求項應被視為單一請求項以要求繳納相應的規費並進行審查。

申請書應包含適當的揭露以及符合美國專利商標局要求之請求項，以期申請人能取得審查上之優勢。申請人應盡最大努力以滿足上述要求。若因學術會議之截止日期過於急迫或其他原因，致使申請人無法滿足上述要求，申請人將被積極地要求儘快且儘可能於申請日後三個月內，提交針對原申請書中明顯非常規項目的初步修正本。該些非常規項目應被進行修正，以使得說明書之揭露容易被理解且請求項符合適當形式，尤其是其依附關係，並清楚定義標的發明，以方便進行初始審查。此外，由於上述之修正係於該申請案之申請日之後所提交，故不應加入「新事物」（new matter），以避免超出申請時所揭露之範圍。請參考本審查基準第608.04(b)節。

在審查中，一旦發現說明書中用以敘述發明之用詞、用句或是技術特徵描述方式與該發明相關或甚至是最直接關聯之技術領域所使用者有一定程度的差異時，為了使審查員能進行美國專利法施行細則第1.104條所規定之審查程序，審查員應針對該發明進行合理的檢索，以達到從說明書的揭露當中即可理解該發明的程度。此時審查員在有其他進一步的審查意見之前，應首先作出下列意見，即列出其所認為與該發明最相關之先前技術而據以檢索得到的引用文獻，並要求申請人對說明書中的專業術語等作出解釋，以使能符合相關技術領域中之使用習慣。

審查過程中，若根據說明書所使用之專業術語，仍無法據以進行適當的檢索時，可參考「標準審查意見7.01」發出通知。

標準審查意見7.01  使用了非慣用之專業術語，以致無法進行檢索

本申請案經初步之審查工作，發現說明書中使用之專業術語與發明相關領域所慣用者有相當大之差異，以至於無法進行適當之檢索。例如：[1]

申請人應提供關於上述事項之釐清說明，或是說明書所使用之專業術語與本領域所慣用者之間的關聯，以利本發明與先前技術進行適當之比對。申請人應謹慎避免在說明過程中引入任何之新事物（亦即，不為原始提交所揭露之內容所支持之事項）。

關於本審查意見之申復，其法定期限係從本通知郵寄之日起算兩個月。[譯註：一般審查意見之申復法定期限為三個月]

給審查員之參考備註

1. 審查中無法進行適當之檢索時，請使用「標準審查意見7.01或7.02」。請同時參考本審查基準702.01節所規定仍需進行合理檢索的情形。

2. 上述[1]處，應填入說明書所涉及之諸如專業術語、特性、數據度量單位等等問題之適當參考。

3. 當圖式不符合審查所需時，參考本審查基準第608.02(a)節及第608.02(b)節以進行後續步驟。

標準審查意見7.02  揭露內容難以理解

本案由於揭露內容難以理解，以致審查員無法據以對相關先前技術進行合理之檢索，故根據美國專利法施行細則第1.71條之規定，以形式缺陷為由核駁本案。例如，以下項目即無法被理解：[1]

申請人應提交修正，釐清本案所揭露之發明，以利審查員將本發明與先前技術進行適當之比對。

申請人應謹慎避免在說明過程中引入任何新事物（亦即，不為原始提交所揭露之內容所支持之事項）。

關於本審查意見之申復，其法定期限係從本通知郵寄之日起算兩個月。

給審查員之參考備註

1. 審查中無法進行檢索時，請使用「標準審查意見7.02」。

2. 上述[1]處，應指出說明書中記載該無法被理解項目之對應頁碼及其中位置。

3. 若為不符合英文之常規表示方式之情形，參考「標準審查意見6.28及6.30」。

4. 根據「標準審查意見7.02」中所指出之缺陷，必要時從「標準審查意見7.31.01-7.31.04」中選擇適當者，以實質缺陷為由核駁本案。

當圖式不符合審查所需時，參考本審查基準第608.02(a)節及第608.02(b)節以進行後續步驟。

關鍵字：MPEP，701，702，美國專利審查基準，Manual of PATENT EXAMINING PROCEDURE，美國專利審查，美國專利申請