眾律國際法律事務所

從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(一) 

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

一、前言

「專利」不僅僅是產業界以及學術界用以評估競爭力的關鍵性指標，專利侵權訴訟同樣在商業戰爭中扮演著相當重要一環。在判斷待鑑定對象是否侵害一專利時，於實務上，首先需要解釋所述專利的申請專利範圍，方能比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。申請專利範圍除了可以是專利專責機關審酌衡量申請專利之技術是否具備新穎性與進步性之重要憑藉外，更是司法機關解釋與判斷專利權範圍之依據，故申請專利範圍實為專利申請與專利侵害實務上最主要之法律文件。

本報告主要以「手段功能用語(means plus function)」表示技術特徵之申請專利範圍為例，根據我國專利法、專利法施行細則、專利審查基準彙編、判決，並參考美國的聯邦巡迴法院判決、美國專利審查程序手冊，透過討論本國判例、訴願委員會的決定與美國聯邦巡迴法院的判決，歸納出手段功能用語之解釋與應用原則，並歸納出中文專利說明書利用手段功能用語界定申請專利範圍時應該注意之事項。

二、現況分析

侵權種類概述 

專利權之侵權態樣大致上可區分為「直接侵害」及「間接侵害」。然而，我國除了對於「直接侵害」於現行專利法有相關規定外，智慧財產局考量產業現況以及智慧財產法院甫上路等原因，並未將專利權的「間接侵害」納入修正草案。因此，就現況而言，我國專利法所稱之侵權行為係指對於物品專利權或方法專利權之「直接侵害」行為，所述「間接侵害」行為並不包括在內。

更進一步來說，我國專利法第56條由智慧財產局所做的解讀中，認為該條之適用原則為申請專利範圍全部之必要構成要件，因此在申請專利範圍內記載複數要件時，不得僅就複數要件其中之一，主張獨立之技術範圍。由此可知，專利法第56條適用於專利侵害判斷中的全要件原則，屬於侵權態樣中的「直接侵權」。惟實務上侵權態樣並非只有直接侵權，關於侵權態樣目前美國專利法第271條規定則較詳盡，其將侵權種類分為直接侵權和間接侵權（又分為誘引侵權以及輔助侵權）。誘引侵權指積極誘引侵權他人專利的人應負侵權責任。輔助侵權則是僅生產、製造專利權中核心部分，雖不符合直接侵權中的全要件原則，但仍屬間接侵權。間接侵權於我國目前仍不算侵權。即使先前我國雖擬將間接侵權納入專利法，但最新的專利法修正草案中仍未新增間接侵權之相關規定。

參考我國智慧財產局訂頒的「專利審查基準」與「專利侵害鑑定要點」，專利侵害之鑑定流程的第一要務就是「解釋申請專利範圍」，接著方進行「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象」，所述「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象」又包括「解析申請專利範圍之技術特徵」、「解析待鑑定對象之技術內容」、「基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合『文義讀取』」、「基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用『均等論』」等步驟。於實務上，不同領域之專利適合的申請專利範圍之記載形式未必相同，參考台灣近年來產業結構的調整與工業技術的演進，有關電子電路、電腦軟硬體、電子商務系統等技術領域的專利申請案急速成長，而此等技術領域的專利申請範圍之技術特徵往往以手段(或步驟)功能用語的方式撰寫，因此手段功能用語對申請專利範圍的界定來說非常重要，也是值得討論的課題。

「手段功能用語」 

在專利申請實務上，在一個具有多個構成要件的發明中，各構成要件通常會達成某種功效，並且具有達成該功效的多種技術手段。為使專利申請範圍能夠涵蓋上述多種技術手段，手段功能用語便成為專利人員的最佳工具。

詳言之，物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍，方法發明通常應以條件或步驟界定申請專利範圍，若某些技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或以功能界定較為清楚，而且依發明說明中明確且充分規定之實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定申請專利範圍。另外，專利法施行細則第18條第8項規定：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」。換句話說，手段功能用語的用途在於簡化申請專利範圍的文字敘述，亦即，技術特徵可在不詳述構成要件之結構、材料或動作的情形下，以一種實現某一特定功能之手段或步驟來表示。 

參考美國專利法則規定於35 USC 112第6項：「An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof」。兩者用語幾乎一致，可知我國對於手段功能用語應是由美國專利法直接沿用。

另外，專利審查基準第2-9-18頁至2-9-22頁之說明就「手段功能用語或步驟功能用語」之判斷，得以專利請求項中之記載是否符合下列三項條件為判斷基礎，倘符合者，即可認為其為手段功能用語或步驟功能用語：

1.使用「…手段（或裝置）用以（means for ）…」或「…步驟用以（step for）…」之用語記載技術特徵；

2.「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中必須記載特定功能；

3.「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中不得記載足以達成該特定功能之「完整結構、材料或動作。」

這三項條件同樣的也見於美國MPEP 2181中，由此可知我國不僅在手段功能用語法條上直接使用美國專利法之規定，連對於手段功能用語的判斷原則也如出一轍。

「專利侵害鑑定要點」第33頁第10點中提到了相關的內容，如「手段功能用語」之解釋必須增加發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作之限制內容。因此，解釋該種請求項時，該技術特徵僅能包含發明說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍。由於手段功能用語並未具體描述各元件之結構、材料或動作，僅有功能性敘述，因此常被誤認為以手段功能用語可獲得較大的保護範圍。

然而，事實上如上方所述，均等物的解釋僅限於「發明說明實施方式」中對應該功能的結構、材料或動作。和均等論相比，均等論之適用範圍並不限於說明書中所揭露及其等效者。因此本組認為，專利法施行細則第18條第8項所稱之「均等範圍」並非等同「均等論」之判斷方式。「均等範圍」實質上僅限縮於「發明說明實施方式」中對應該功能的結構、材料或動作。

1.      Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element    www.patentlyo.com

2.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181

3.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183

4.      專利判決解析   陳啟桐   專利師雜誌

5.      功能記載之申請專利範圍之解釋    劉國讚   專利師雜誌

6.      手段功能用語之解釋與應用   劉爾順   世新大學法學院碩士論文

7.      智慧財產法院判決書 (98,行專訴,41)