美國發明法案(America Invents Act)對於專利申請案的復審程序制定一項新的發證後復審的程序(Post Grant Review,以下簡稱PGR),適用於符合先申請原則(first-to-file)提申且於2012年3月16日後發證的申請案。
一、可提出請求的時間與費用
專利申請案或再發證專利申請案獲證後9個月內,向美國專利局提出發證後之復審請求,官方規費為$35,800。
若已先提出專利無效之民事訴訟,則無法啟動PGR的程序。
二、請求的理由
提出復審請求時,必須說明該專利申請案不予專利性的理由:違反專利法35 U.S.C. 282(b)(2)或(3)中所提到的發明具專利性的要件,新穎性,非顯而易見性等(最佳實施例(best mode)除外),且提供證據(如:專利或公開文件)以支持該申請案的ㄧ或多個請求項不具專利性的論點。
三、審核
專利權人可於PGR請求提出後的3個月內,做出初步的回覆(Preliminary Response),專利審理及訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board)將針對請求人(Petitioner)提出的理由和證據,以及專利權人的初步回覆做出是否啟動核准後復審的程序的決定,該決定最遲須於收到初步回覆的3個月內發下,若未收到初步回覆,則以可做出回覆的到期日算起,且決定發下後,不得對其提出訴願。
四、啟動復審程序
當專利審理及訴願委員會決定啟動復審程序後,必須於審查開始後一年內做出復審的決定,最多可延期6個月。
專利權人於復審期間內,可再做出一次答辯,修正限制如下:
1.刪除被挑戰的請求項(challenged claim)
2.對被挑戰的請求項,提出合理之替代請求項
3.不可以擴大請求項的範圍或加入新事項(new matter)
專利權人可以選擇與請求人和解,若和解成功,則復審程序即終止。
參考資料:
35 U.S.C. § 326 Conduct of post-grant review, regulations
35 U.S.C. § 282(b) Presumption of validity; defenses
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