眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

前言

專利制度的成立目的在於藉由保護新發明，使發明公開而能避免重複研發且方便公眾據以實施，以促進產業發展。在准予專利時，除了保護新發明外，亦要考量是否有濫用或可能造成獨占的情況，而在科技研發不斷進展的同時，許多技術方法也不斷地在改變；在考量以上因素後，究竟何者為可專利客體，便不再僅是簡單的問題。以下就我國和美國的可專利適格性做一簡單比較。

美國的可專利適格性基準

美國專利基本上給予較寬容的標準，認為”任何在太陽下，任何人為的事物皆可為可專利客體；”而認定不可為可專利客體的有自然現象(Natural Phenomenon)、抽象概念(Abstract Idea)、自然準則(Law of Nature)。在經過一段時間被認為審查基準過於浮濫之後，處理有可專利適格性問題的案例時，便改以使用M-O-T測試(Machine-or-Transformation test)為基準，即發明整體必須能將一物件轉換至另一種狀態或成為另一種物質。此測試雖不為唯一準則，但基本上此測試為可專利適格性的主要基準。

我國的可專利適格性基準

我國認為發明為利用自然法則的技術思想之創作(專 21)，因此發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段，此稱為發明具有技術性(technical character)。除了自然現象、抽象概念等不得為可專利客體外，另有規定法定不與發明專利之項目(專 24)來規範可專利客體的範圍。

比較討論

除了基本不予專利客體外(自然現象、抽象概念等)，美國專利法基本認定萬物皆可為可專利客體，若有爭議的話則再以M-O-T 測試為主要準則。我國專利法則以要求發明必須具有技術性為出發點，其他可能有爭議處則另訂法規來進行規範。以法規的彈性及機動性來看，美國的優於我國。以實務來看，在處理電腦程式和商業方法等爭議項目時，雖一者使用M-O-T測試，一者使用技術性判斷，基本上兩者的審查結果會差不多；概念差異在於M-O-T測試時會同時考量新穎性、進步性等專利要件，而我國只要大致確定發明具有技術性，便認定為可專利客體，進步性等專利要件則會分開審查。而在處理生物、醫藥等爭議項目時，美國仍是以M-O-T測試進行審查，而我國則是在法定不予發明專利之項目內進行規範。生醫相關技術美國遠較我國開放，舉例來說，診斷與治療疾病的方法基本上在我國為不予專利項目，但在美國卻是仍可能准予專利，這應該和兩國的相關產業結構與價值觀有密切關係。

結語

在技術方法不斷改變的同時，專利法的可專利客體審查基準也就不再僅是簡單問題。瞭解各國專利審查基準的結構和原則差異，將可幫助我們理解各國相關文化與產業近來的發展。

參考資料

專利實務論   劉國讚

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

專利法(民國九十九年)

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準   

http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43