眾律國際法律事務所

在經過反覆的校稿以及討論以後，事務所終於把專利送進專利局後，事情並沒有就此告一段落。約莫一年半載以後，申請人就會開始收到官方發給的審查意見。審查意見會列舉一些審查委員認為相近的前案（引證資料），意見書會指出此些引證資料單獨或是結合起來就跟申請案的全數技術內容一樣。

但，稍等一下，在埋頭研究這些前案之前，筆者建議稍微先稍微分神看一下是否這些引證文件真的可以用嗎？（比較專業的說法就是，這些引證資料是否具有適格性）如果審查委員引用這些文件不合法，那即便這些前案內容與申請案激似也不構成威脅。

一般而言，所謂的引證資料需要符合申請前已公開且能為公眾得知之訊息此項條件[註1]。簡單來說，這些資料公開、發表的時間需要早於申請案的申請日才可以拿來引用。但有一個例外情況，我國專利法為了避免將相同發明或新型先後授予專利的情況，特別法律擬制（legal fiction）[註2]將申請在先公告在後的先申請案也納入新穎性的考量之中。實務上稱此作法為擬制喪失新穎性。簡單來說，法律上規定審查新穎性的時候申請在前公開在後的前案也視為申請案的前案之一。

還是有點不懂嘛？來一起看看下方圖式。

換言之，透過法規的制定，讓先申請但公開在後的先前技術也可以作為新穎性審查時的引證資料。因此，新穎性審查時僅須判斷引證文件的申請日不需要考慮公開日。但須注意的是，進步性的審查中並沒有相關的規定。

因此，若日後拿到審查意見的時候，在埋頭開始分析先前技術之前，不妨花點時間先看看引證案是不是合乎適用的規定，說不准就能會發現引用不合規定呢。

稍微了解「擬制擬制喪失新穎性」的概念以後，下篇我們會繼續稍微討論一下有關於擬制擬制喪失新穎性審查時的一些細部的規定。

[註1]

第二十二條  可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

一、申請前已見於刊物者。

二、申請前已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。

申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：

一、因實驗而公開者。

二、因於刊物發表者。

三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

四、非出於其本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

[註2]

第二十三條　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

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