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申請專利時,若想在很多國家獲得專利保護,可以先在一個國家申請專利,再依該專利之價值決定還需要在哪些國家申請,而利用國際優先權制度,於十二個月內在不同國家提交專利申請。

       然而企業因經營策略佈局的關係,有時候在不同國家會由不同公司申請專利,這種情形會不會對國際優先權主張有所影響呢?以下先從各國相關專利申請法規來簡單分析。

       由台灣智財局專利審查基準,「依巴黎公約第 4 條第 A 項第 1 款規定,得主張優先權者,應為優先權基礎案之申請人或其權益繼受人。若申請人與其據以主張優先權基礎案之申請人不一致時,鑑於實務上,非申請人之權益繼受人難以取得優先權證明文件正本,故推定其具有主張優先權之合法地位,不須要求其另外補送優先權讓與證明文件,嗣後如有爭議,由申請人自負法律責任。」可知,只要申請人遞交優先權證明文件正本,即接受其國際優先權主張,並以優先權日審查專利要件。因此,申請人和先申請案之申請人不同,是否有專利申請權歸屬疑慮,智財局不作實質認定。

       而中國專利法實施細則第三十一條則規定,「要求優先權的申請人的姓名或者名稱與在先申請文件副本中記載的申請人姓名或者名稱不一致的,應當提交優先權轉讓證明材料,未提交該證明材料的,視為未要求優先權。」因此,中國的規定是相對比較嚴謹的。

       比較特別的是日本審查基準有提到,若原專利權人在第一次申請國家並未自己申請專利,而由其受讓人申請,當原專利權人在日本(第二國)申請專利時,不可主張國際優先權。

       另外,美國專利審查程序(MPEP)則提到先申請案和後申請應該是相同的發明人,或是至少有一個相同的共同發明人。

                綜上所述,為避免優先權主張產生瑕疵,當相同發明創作在不同國家的申請人不同時,建議在第一次申請國家由原專利權人申請,其他國家可由其受讓人申請,並提交優先權讓與證明文件。同時,對於所主張優先權內容之發明創作人,均應列名於後申請案中,以避免產生爭端。

 

參考資料:

  1. 經濟部智慧財產局專利審查基準,第一篇第7章優先權及優惠期,1.1申請人
  2. 中華人民共和國專利法實施細則
  3. 日本特許.實用新案審查基準第V部第12.1
  4. USPTO Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 211.01 Requirements Related to the Prior-Filed Application

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