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[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇1/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹美國專利局USPTO的「審查委員」在審查「專利申請案」的期間，若申請案有不符條件、不合格的情況，而向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

審查委員的信函或行動方針

    審查委員的「通知信函或法律行動」必須需遵循專利法37 C.F.R. 1.104來執行。

    (1) 在受理「申請案」並且做審查時，「審查委員」應對此「申請案」進行徹底研究，並且徹底調查與此申請案的「發明主題相關的現有先前技術」。再來，除非另有說明，否則都必須完整、確實說明此「專利申請案」是否有符合適用的法規，以及是否符合「可專利性」與「形式上的規定」。

    (2) 「審查程序」中，無論是「申請人」或「專利權所有人」都將被「審查委員」所通知。「審查委員」必須在「官方通知函」將不合規定或應該核駁的原因說明清楚，並提供此類訊息或參考資料，以幫助「申請人」或「專利權所有人」判斷此官方通知的正當性。

    (3) 自 1978 年 6 月 1 日起，提交給USPTO官方的「申請案」，「審查委員」都應該進行「國際檢索」。

    (4) 「國際申請PCT」也可以在「國家審查階段」時，根據具體的書面請求和支付專利法規1.21 節規定的「國際檢索報告費」，來準備國際檢索報告。

    另外，官方會要求準備國際檢索的正式報告，以便「申請人」在以後提交的國際申請中可獲得檢索費的退款。

    「審查委員」對於所有「官方通知」事項，內容必需完整，但在適當的情況下，例如發明的錯誤組合、申請文件內容的根本缺陷等，「審查委員」的通知可能僅限於此類事項，之後才再採取進一步的行動。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇2/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹USPTO官方「審查委員」向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

核駁的規範

    (1) 如果「發明申請案」不被認為是「可專利的」，則「專利請求範圍Claim」或「不可專利的問題處」會被核駁。

    (2) 在「專利請求範圍Claim」缺乏「新穎性」或「進步性」時，必須引用最合適的「參考引證」。而當「參考引證」很複雜，或有描述許多「申請人的發明」以外的技術內容時，必須盡可能地指定出「申請人應參考的特定部分」。每個「參考引證」的相關性，如果不明顯，則必須清楚地解釋並說明「每個專利請求項次為何被核駁。」。

    (3) 在核駁「專利請求範圍Claim」時，「審查委員」會依據「申請人」或「專利權所有人」所請求的技術內容的「可專利性」來檢討並做核駁。

    (4) 根據專利法規35 U.S.C. 102(e)、(f) 或 (g)，由他人開發的「現有、先前技術」都應用以核駁「此申請人請求的發明」，除非標的物和所請求的發明的所有權利都由同一個人所擁有，或是在提出所請求的發明時有轉讓給同一個人。

單一申請人

 自2004 年12 月 10 日起，無論是「專利申請案」或任何「專利權」，由「複數人開發」的發明必須歸「同一人」所擁有或承擔轉讓給「同一人」。詳細例子如下：

 (A) 「所請求的發明和標的物」是由聯合研究協議的各方或代表雙方所作出的，該協議在所請求的發明作出之日或之前有效；

 (B) 「所請求的發明」是在聯合研究協議範圍內進行的活動的結果；和

 (C) 「所請求的發明的專利」的申請公開或修改，都有經過「共同研究協議的各方的署名」。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇3/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹USPTO官方「審查委員」向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

單一申請人規範補充

    首先，「共同研究協議」是指兩個或多個人或企業實體所簽訂的書面合同、贈款或合作協議，而在「所請求的發明之技術領域」中進行的實驗、開發或研究工作。

    依照專利法規35 U.S.C. 103 (a)、102 (e)、(f) 或 (g)，以及35 U.S.C. 103 (c)(2)，「申請人」必須提供一份「聲明書」，說明「所請求的發明技術」是由或代表聯合研究協議的各方做出的。要注意，這只在所請求的發明之「完成日或之前」有效，並且所請求的發明是由於所進行的活動而作出的在聯合研究協議的範圍內。

    以「同一個發明申請案或專利權」而言，「發明人」一旦「沒署名」，或有簽署「放棄權利」，則不再享有「此申請案或專利權的權益」，因為已公佈的法定發明註冊中指定該發明人的棄權被排除。即使再重新請求復權也將被拒絕，因為已公佈的法定發明註冊中指定該發明人的豁免被排除在外。

    在法定「發明公開日」之前，專利中發布的權利要求未涵蓋的「發明人」就和「棄權」沒兩樣。

參考引用文獻(引證)

    (1)「審查委員」引用「美國國內專利」時，應註明「專利號」、「公開日期」和「專利權人姓名」等資訊。如果引用了「外國」已公開的申請案或專利，必須說明其「國籍或國家」、「專利編號」和「公開日期」以及「專利權人的姓名」，並提供可能需要的其他資訊，以使「申請人」能夠確定已公佈的申請或引用的專利。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html\

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇4/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹USPTO官方「審查委員」向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

國外參考引用文獻

    在引用「美國國外」已公開的申請或專利時，如果只涉及文件的一部分，則必須標明包含所引用段落部分的「說明書頁面」或「圖式葉面」。如果引用了印刷出版物，必須將著作者（如果有的話）、標題、日期、頁數或圖版、出版地點或可以找到副本的地點註明清楚。

    當申請中所遭遇的「核駁」是來自於「官方通知函」時，資訊應盡可能具體，並且當「申請人」要求時，「參考引證」必須都得到支持(資料來源可循)。並且須明確解釋「申請人的發明」為何因為「其他人的發明」而被核駁。

    如果「審查委員」認為整個「核駁與答覆」過程沒有說明允許請求的理由，「審查委員」可以「另補充理由」並納入「官方核駁通知」中，或者另外單獨通知「申請人或專利權所有人」。申請人或專利權人可以在「審查委員」規定的時間內提交一份聲明，說明允許的理由。「審查委員」未能對任何評論允許理由的陳述作出回應不會產生任何暗示。

官方通知

    有關「初次審查」程序中的官方通知，請參閱 MPEP § 2260、§ 2262 和 § 2271等等。對於「多次復審」程序中的官方通知，請參閱 MPEP § 2660、§ 2671 和 § 2673 等等。

    在「初次官方核駁通知」與「申請人回覆答辯」程序下，「審查委員」應該在表單 Office Action Summary Form PTOL-326 上註明「必要的訊息」，包括設置的「答覆期限」、「必要的附件」和「核駁答辯摘要」。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html\

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇5/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹USPTO官方「審查委員」向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

來電討論

    目前的「審查程序」也允許「審查委員」運用自己的專業判斷與「申請人方」討論，如此可能會達成協議，而使此申請案「獲准」。在這種做法下，「申請人方」可以充分準備來進行討論。任何在此「電話討論」所提的修正，也都可以交由申請人的「律師」或「專利代理人」或「審查委員」自行來進行修正。另也應該注意，當需要進行大量修正時，最好是由承辦此申請案的「律師或專利代理人」來處理並提交給官方，從而減少官方的負擔和文書工作量。此外，「申請人」的論述點必須符合專利法規37 CFR 1.111的要求。

    再來，「引用的「參考引證」」應該列表在「單獨的表格紙PTO-892（MPEP § 707.05 中的副本）」，並且附在給申請人的「官函附件」中。在適用的情況下，非正式專利申請通知會附於初次核駁答辯。另外，此附件具有相同的文件編號，被視為「官方通知函」的一部分。

    最後，對於對官方核駁通知的「答覆書」應包括「申請號」以及「4的官方單位編號」和「審查委員」之姓名，以加快USPTO內部處理。此外可參見 MPEP § 503。

    根據專利法規35 USC 132：「無論何時，在審查中，任何專利請求項被駁回，或提出任何反對……」，通知「核駁理由」以及可能有用的訊息和參考資料都應該適時給出。

    當認為有必要提供足夠的訊息時，應包括特定的「圖式頁」和/或「「參考引證」說明書的頁面或段落」，和/或簡要說明的任何相關評論。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html