眾律國際法律事務所

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇6/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹USPTO官方「審查委員」向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

特別來電討論

    在特殊情況下，為了滿足專利法規37 CFR 1.104(c) (2)的要求，以及在「發明人」不熟悉專利法和實務的情況下，可能需要更完整的解釋。

    可以包括對公開的反對、引用但未應用的「參考引證」的解釋、允許的指示、要求（包括限制要求，如果適用時）和任何其他相關評論。官方通知的摘要表 PTOL-326，會作為「官方通知函」的第一頁（儘管表格 PTOL-90 也可用作官方通知的通信地址和郵寄日期的封面）。

要聯繫的審查委員的姓名和號碼

    有關與「審查委員」的直接溝通法，應通過電話號碼，或直接見面對談。

    指定首先聯繫的「審查委員」姓名，以了解有關審查官方通知的查詢方法。這可能是有發出通知函的「未署名的審查委員」，也可能是「署名的審查委員」。

    另也應該插入要聯繫的「審查委員」的個人區號和電話號碼。

電話查詢聯繫人 - 非 5/4/9 時間表

    任何有關此通信或「審查委員」先前通信的查詢應直接發送至電話號碼為「區號和電話號碼」的「申請人名」。通常可以在 「工作天」 從「時間1」 到 [時間2] 聯繫到「審查委員」。

    如果嘗試通過電話聯繫「審查委員」不成功，可以通過「SPE區號或電話」 聯繫「審查委員」考官的主管「SPE」。分配此申請或程序的組織的傳真電話號碼是 571-273-8300。

    有關「申請案狀態」的訊息可以從「專利申請訊息檢索 (PAIR) 系統」中獲得。可從「 Private PAIR 或 Public PAIR 」獲取「已公開申請案」的狀態訊息。「未公開申請案」的狀態訊息僅可通過「 Private PAIR」 獲得。有關 PAIR 系統的更多訊息，請參閱 http://portal.uspto.gov/external/portal。如果對使用 Private PAIR 系統有任何疑問，可致電 866-217-9197 (美國區免費電話)聯繫電子商務中心 (EBC)。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html\

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇7/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹USPTO官方「審查委員」向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

核駁通知中引用的法規

    如下方的圖1所示，官方發出的「核駁通知(Office Action)」的信函中，會包含美國專利法規35 U.S.C的依據。

    如此也可供「申請人方」對照確認官方「審查委員」的核駁判斷是否「合乎法規」。

 圖1：官方核駁通知的表格例

主審委員直接代為發出官函

    「主要的審查委員(主審委員)」可能會交由「助理的審查委員(助理審委)」來做「專利檢索」，而在檢索完成後，再根據找到的「參考引證」來決定是否發出「核駁通知」官函。

    如果「助理審委」在局內任職時間不長，則「主審委員」有義務再徹底檢查「專利申請案」的審查情況。通常的程序是「助理審委」進行「專利檢索」後，再來向「主審委員」解釋並討論自己認為最具相關性的參考引證。

    之後，「主審委員」再針對此專利申請案的「各個專利請求項」以及其「效益」，來考量是否需要做權利的「限縮」或「選擇」，依此來發出「核駁」的官函。如果要發出「核駁」的官函，「主審委員」應該說明「被核駁的專利請求項」與「參考引證」的關係；如果現有的「參考引證」不足以「核駁專利請求項」並且也沒有進一步的檢索結果，則應發出「允許授權專利」的官函。

申請三次官函完成審查

    「主管審查委員」都應該向「助理審委」示範「如何在”第一次專利檢索”就找到”最佳參考引證”，並且善加應用」，以圖完成「審查程序」的最短路徑。也因此，「主管審查委員」應親自檢查每件的「判定未決的申請案」，以盡速完成審查。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇8/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹USPTO官方「審查委員」向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

5年未結的申請案

    對於任何「已經過5年審查卻仍未結的申請案」，「主管審查委員」應視為「特殊案例」並做仔細研究，盡一切努力來完成、結束其審查。

特殊的核駁引證

    當針對審理的「專利申請案」之核駁理由「不是」出自於任何「專利文獻的參考引證」，而是「USPTO局內員工個人的知識」時，「資料數據」應該盡可能具體、詳細，且當「申請人」有要求時，必須能充分支持此核駁理由。再來，此「USPTO局內員工個人」與「申請人」方的來回核駁或辯解中，都應該有雙方的「宣誓」在。

參考引證的應用

    針對「專利申請案」進行審查或複審時，「審查委員」應當引用與「專利請求項中所定義的技術特徵」最接近的「先前技術資料」作為參照，並且應說明申請人的「專利申請案」與此「先前技術」的「相關性」。

「審查委員」所引用的先前技術可能為「單獨引證」或者「互相組合的引證」，對此都應該指出「申請人的”申請技術揭露內容”有哪些部分對應到”引證的內容”。可另參考審查手則MPEP § 609。

審查依據日的變動

    在1995 年 6 月 8 日以後，經專利法規35 U.S.C. 154的修法而將專利期限更改為20年，20年的期限是從此案件的「申請日」算起。20年的期間內，為了應對審查的「核駁引證」等等因素，「申請人」有可能會「變更專利請求範圍以及其效益」或者「放棄優先權(priority)」。對此，「審查委員」必須注意此「專利申請案」是否變為實際在美國申請的「申請日」，並確定是否以此「申請日」之前的「先前技術」來作為「參考引證」。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇9/專利工程師-蘇冠丞

   本主題介紹「參考引證/參考文獻」的相關規範。

無參考引證

    「審查期間」內，若沒有發現任何「相關的先前技術」來做參考引證，則應該核准、授予此申請案「專利權」。此時，「審查委員」應發出「核准通知(allowance)」給「申請人」，且必須附上下方圖1這樣的「PTO-892 表格(參考引證列表)」上註記「None」。

圖1：PTO-892 表格(參考引證列表)

參考引證的影本

    若官方引用的參考引證為「外國專利文獻」和「非專利文獻」，則會在「官方通知函」中，將這些文獻的「影本」自動免費提供給「申請人」方，另也會附上這些文獻被引用過的「官方歷史紀錄」。這些「參考引證」的影本也會放進此專利案的「申請文件」中，供「審查委員」在審查期間繼續使用。反倒，「美國專利文獻(已獲准)」和「美國專利申請公開文獻(尚未獲准)」作為「參考引證」的情況下，則「不會以紙張形式」提供給申請人影本(僅提供文獻電子檔)，也不會放進「申請文件」中。

    另外一提，如果是「連續申請案(continuation application)」或「部分連續申請案(continuation-in-part application/ CIP)」的情況，其「參考引證」已在先前的「母申請案」中被引用的話，則也不會提供「影本」。再來，如果不提供參考引證的「影本」給申請人時，「審查委員」也應該在「官方通知函」的「表格 PTO-892(參考引證列表)」中的左側欄位註明清楚。

申請人方提供的參考文獻

    申請「美國專利」，「申請人」通常都必須提交「資訊接露聲明(Information Disclosure Statement/IDS)」，呈報與「自己的專利申請技術」相關的「參考文獻」。

    而在申請人「未提交IDS」，卻有了國際申請PCT的「國際檢索報告」時，其中若有引用「非英語系的文獻」的話，也最好有附上「英文翻譯本」。若沒有「英文翻譯本」時，「審查委員」有權要求申請人方補交「英文翻譯本」。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇10/專利工程師-蘇冠丞

   本主題介紹「參考引證/參考文獻」的相關規範。

如何獲得美國專利和美國專利申請公開文獻的影本

    自2004年6月起，USPTO官方已停用「郵寄美國專利和美國專利申請公開文獻引證的紙本」之程序，「申請人」在「官方核駁或核准」階段不會收到此類文獻引證的「實體影本」。另一方面，「外國專利文獻和非專利文獻的引證」，則繼續以「紙本」形式提供給申請人。

    「申請人」若是希望查詢「美國專利和美國專利申請公開文獻引證」的話，可以進入「USPTO官方的網站」中的「Private Patent Application Information Retrieval system (PAIR系統)」，並且免費註冊、安裝PAIR與E-Patent Reference的軟體程式，如此可下載文獻引證的「電子檔案」。

申請人對相關技術和訊息的引用

    「申請人」可能經「律師」或「專利代理人」的建議，可能也參考了審查基準手則MPEP § 609等等，而提交IDS (Information Disclosure Statement)並且附上「先前技術的參考文獻」供官方參考。但需注意，所提交的「先前技術的參考文獻」，基本上不會對「審查委員」進行「先前技術、先前專利檢索」的程序帶來任何「減縮」甚至是「免除」的效果，僅僅是「形式上的參考用途」。

    另外，依照37 CFR 1.105 和 MPEP § 704.10 等規定，「審查委員」在審查程序中，也可能要求「申請人方」提交「合理、必要的情報資訊」，以便審查的進行。但與同樣，此類「合理、必要的情報資訊」基本上不會對「審查委員」進行「先前技術、專利檢索」的程序帶來任何「減縮」甚至是「免除」的效果，「審查委員」仍然必須進行「完整的先前技術、先前專利檢索」。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html