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案例2：從大立光與先進光間專利權爭議到達成「戰略上和解」

范國華／主持律師、吳尊傑／法務專員

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編按：本文將收錄於《商標專利就是競爭力》（5月號）

本案事實

先進光（即原審「參加人」）前以「遮光片送料機構」向經濟部智慧財產局（即原審「被告」）申請新型專利，並經被告發給新型專利證書（下稱「系爭專利」）。大立光（原審「原告」）對被告提起舉發。後經被告審查，並作出「舉發不成立」之審定（下稱「原處分」）。原告不服，提起訴願，經被告機關駁回，原告於是向智財法院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。

原告主張系爭專利是其前員工的創作（即「Soma推料塊」遮光片取送裝置；下稱「系爭營業秘密」），依原告與前員工間約定，原告應為系爭新型專利的專利申請權人，但其之前員工竟不法洩漏竊取原告系爭營業秘密，交付參加人，並由其持之申請系爭新型專利，且以原告前員工等4人及參加人前總經理共同列名為系爭新型專利的創作人。

系爭專利技術內容

系爭專利技術（M438469）是一種遮光片送料機構，尤指一種應用於光學元件加工裝置之所屬技術領域者。專明發明人鑑於手機內建相機功能日漸普及化，且數位相機與數位攝影機的市場需求量亦大，使光學鏡頭的需求量遞增，故光學元件製造廠因應產量提升，需於製程中縮短製作工序及流程以簡化整體 加工時間，有效提升整體產能。

資料來源：中華民國專利資訊檢索系統

原審法院見解[1]

原告主張：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告就新型101206404號「遮光片送料機構」專利應為「請求項1至5舉發成立」的審定。一審法院認為本件的主要爭點為參加人是否為系爭專利的專利申請權人？進而肯定原告所提證據足以證明參加人並未具有系爭專利請求項1至5專利申請權，且參加人迄今未提出合理的研發歷程資料，因此准予原告訴請撤銷原處分與訴願決定；另命被告智財局就系爭專利應作成「請求項1至5舉發成立，應予撤銷專利權」的審定。

先進光不服，上訴到最高行政法院[2]

本件上訴人先進光是屬獨立參加人，因不服原審所為對其不利的判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即經濟部智慧財產局一致，故併列智財局為上訴人。

首先，法院將系爭專利請求項1與證據2的主要技術特徵對比，得出兩者並無實質差異之結論，而證據2出現的時間早於系爭專利申請時，且為被上訴人所先實施使用，另從被上訴人前員工所持有電腦硬碟中所查扣之影片檔案（修改日期為2010年1月12日），已揭露系爭專利請求項1數取送料座組的技術特徵，實難認對系爭專利欲解決的問題或達成功效的構想有實質貢獻，故否認上訴人公司為系爭專利請求項1的專利申請權人。

其次，原證6為推料塊治具及其搭配件之完整尺寸設計圖，其製作時間早於系爭專利申請時，核對或繪圖者亦為被上訴人的受雇人，其已揭露系爭專利請求項4「一工作平台體，該工作平台體設有一上平台部及一下平台部」及「堆料固定滑槽座與上平台部結合固定」之技術特徵。系爭專利請求項4關於該氣壓缸及其連結關係之細部技術特徵的界定，與本件爭執的遮光片送料機構並沒有明顯的不同，且為被上訴人所先實施使用，故難認上訴人公司為系爭專利請求項4的合法專利申請權人。

再次，關於上訴人公司所提出的創作歷程，並無其最初如何將哪些文獻的技術內容轉換並建構出系爭專利請求項所載內容的相關資料，其開發歷程僅為該產品於發明構思完成後所為之修改及測試等工作的時程，無法證明該產品草圖手稿的發明構思，乃源自於系爭專利之創作人（即被上訴人之前員工），法院難以認定上訴人公司為系爭專利之合法專利申請權人。

上訴人雖就系爭專利申請權歸屬之民事法律關係正在原審繫屬中（另案營業秘密爭議案件）[3]，符合行政訴訟法第177條第1項規定之停止本件訴訟程序的要件。原審未停止訴訟程序，即有違法的可能。但法院認為，本件應審理的爭點是上訴人公司是否非屬系爭專利的專利申請權人，且被上訴人是否為利害關係人而得提起本件舉發，亦應由原審於本件行政訴訟就被上訴人所提證據自為判斷，並不以民事訴訟確認被上訴人為系爭專利之專利申請權人為先決問題，因此原審未依規定裁定停止訴訟程序，自無違法。最終，法院駁回上訴人所有上訴主張。

本案後續情況

本件是原專利權人大立光電股份有限公司依專利法35條規定對公告案M438469（系爭專利技術）提起舉發，並於原案舉發撤銷確定後2個月內就相同發明申請專利，為公告案M438469之專利權人，並發給專利證書（證書號M607803）。

在大立光與先進光間的營業秘密爭議另案（107年度民營上字第1號民事事件）中，智財法院已於2021年1月28日下午2時25分判決上訴公司先進光等人應連帶賠償大立光公司所受損害，基於上訴等人是屬故意侵權行為，乃依營業秘密法第13條第2項規定酌定上開金額3倍的懲罰性損害賠償，因大立光公司請求上訴人等連帶賠償15億2,247萬0,639元及法定遲延利息，未逾系爭營業秘密研發費用3倍總金額（510,321,123*3=1,530,963,369），故被上訴人金額應予准許[4]。

後續是先進光先於去年（2021）3月3日公告董事會通過辦理2000萬股私募，私募認購價格每股為新台幣29.92元，預估將募集5.98億元。數天後，大立光隨即於3月9日公告，將參與2000萬股認購先進光私募案，取得先進光15.2%股權。大立光並表示，參與先進光私募是對方支付和解賠償金的條件之一，但不會有業務相關的合作，也不會取得董事席位參與經營[5]。

雙方達成「戰略上和解」，為長達10年的專利侵權訴訟畫上句號！

總之，對大立光而言，雙方達成「戰略上和解」乃是以共享市場為目的；對先進光而言，「以股作價」來支付部分和解賠償金，短期除可降低財務壓力外，又可緩解外界不利干擾，加之私募有3年閉鎖期限制。故「和解」也就締造了「雙贏局面」！

[1] 參見智慧財產法院106年度行專訴字第72號判決。

[2] 參見最高行政法院109年度判字第325號判決。

[3] 參見107年度民營上字第1號民事事件。

[4] 司法院網站，〈大立光電股份有限公司與先進光電科技股份有限公司等間營業秘密損害賠償等事件新聞稿〉，2021年1月28日。https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1888-366268-71ab8-1.html。最後瀏覽日：2022年5月10日。

[5] 科技產業資訊室，〈達成和解！以股作價 大立光換得先進光15.2%股權〉，2021年3月10日。https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=17585。最後瀏覽日：2022年5月10日。