眾律國際法律事務所

看完了中國跟台灣的申請的要件規定後，接下來筆者要介紹的是「美國專利申請要件」。美國專利的演進歷史較各國早，除了程序上較為複雜以外，其案件類型也是最為複雜的申請國之一，因此特別獨立一篇以茲介紹。

相對於中國、台灣案件的申請類型僅有發明、新型跟設計。美國的案件類型則可粗分為下列四種：

1. 正式案(Nonprovisional application)
2. 臨時案(Provisional application)
3. 接續案(Continued prosecution application)*[註1]
4. 設計案(design patent)。

接著，以下將以表格的形式整理各種類型取得申請日須備齊的要件（相關規定：37 CFR 1.53）。

　　續上篇稍微討論了各個主要國家的摘要的形式要件後，本篇將會開始討論是否摘要為取得各國申請日之要件之一。

　　一般在申請時，實務上多建議申請人對申請日採取「搶快」的策略，越早取得申請日將會對審查時可引用的引證資料*[註1]以及專利權的起算*[註2]皆有顯著的影響。然而要取得各國的申請日，仍有一些必要的要件需要依循。若缺漏任一申請要件，將待補齊缺漏的文件後才能取得申請日。

　　接著，以下特別以表格的形式整理中國及台灣對於取得申請日須備齊的要件。

一、前言

　　一案兩請為同一申請人就相同創作於同日分別申請發明專利及新型專利。申請人同時將新型與發明申請之目的，在於發明專利核准之前的空窗期間，能夠藉由得新型的專利權來保護創作的成果，避免侵權者肆無忌憚地進行專利侵權的行為。

二、法規現況

　　依目前我國現行專利法第 31 條之規定，相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利，避免同一發明授予兩個以上之專利權而造成專利權之權利行使上的混淆。為避免一案兩請落入被授予兩個以上之專利權之情事，於我國專利法第32條中進一步對於一案兩請加以規範。
　　我國於102年6月13日曾對於專利法第32條進行修正，以下就修正前後對於一案兩請規範的不同進行說明：

(1).專利法第32條(102年6月13日修正前)：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。」

修正前的專利法第32條雖已允許申請人以同一創作同時申請發明專利與新型專利，但，此二種專利權利不得並存，申請人最終仍須進行「權利擇一」。若申請人選擇發明專利，未被申請人於擇一程序中選擇之新型專利權將被視為「自始不存在」，專利權並不接續，使得原先受保護的新型專利權完全落空；進一步地，若申請人將新型專利權授與第三人，那被授權的新型專利權該如何處理?其對於新型專利權的權利主張或授權將處在極為不穩定的狀態。

　　先申請主義是指最先申請者取得專利權，意即係以誰先送件申請的日期來作為判定該項專利權的歸屬。先發明主義是指最先發明者擁有專利權，意即係以誰先發明來作為判定該項專利權的歸屬。簡單來說，先申請主義關注的是誰是適格的申請人，而先發明主義關注的是誰是最先完成發明的人。

　　發明為人類精神之創作，本應屬於創作人所有，而非以法律加以規範限制。採用先發明主義的優點在於確保最先完成發明的人可以獲得專利權，較符合於公平正義的原則，然而，缺點是判定最先發明人的舉證過程困難、繁瑣，容易產生爭端。

　　於是，包括我國在內，目前世界各國幾乎都是採用先申請主義為主，採用先申請主義的好處在於專利專責機關都會記錄專利申請資料，其專利申請日期容易判定及舉證，不易產生爭端。並且，美國專利申請制度為了與其他國家的先申請主義接軌，於2013年3月16日也將原本先發明主義修改為先申請主義。

　　承上所述，先申請主義相較於先發明主義雖然存在有舉證容易之優點，但，若系爭專利的申請人是偷竊原發明人的創作結果而提出申請，真正的發明人反而無法取得專利權。

　　有鑑於此，我國的專利法除在第31條明訂先申請主義之相關規範外，也在第5、7、8條明訂什麼叫作適格的申請人；並允許專利申請權人以專利法第71條第一項第三款「發明專利權人為非發明專利申請人者」之理由於該系爭專利案公告之日起兩年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起兩個月內，再以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日(專利法第35條第1項、第120條、第142條第1項)之相關規定，向專利專責機關提出專利申請以依法取得專利權。

　　結論：先發明主義之概念對於專利所有權而言較為合理，然而，最先發明者的舉證繁瑣、困難，讓先發明主義無法於專利制度上繼續維持。相對的，採用先申請主義，企業不須為了證明最先發明者而耗費大量人力及物力，對於產業發展而言將會較為助益，為目前專利制度上的趨勢。

一、    概念
專利權之排他性為專利制度上一個很重要的原則。故，相同發明有兩個以上專利申請案時，無論係於不同日或同日申請，或無論係不同人或同一人申請，僅能就「最先申請者」准予專利。於是，係將專利權授予「最先申請者」稱為先申請原則。

二、    法律規定： 
(1).專利法第31條
　　相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。
前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。
各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。

     專利法第58條規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」由此可知，專利權人所擁有的專利權利是「專有排他權」，而非「專有實施權」。換言之，根據專利權揭露內容所產出的專利產品還是具有被其他專利權人警告或提起專利侵權成立的風險。

　 專利權利是各國政府為了鼓勵發明人努力研發創作，希望發明人可以將其創作所得到的技術成果公開給大眾參考，並期望其他人可以在現有的技術成果基礎上再去提高技術品質，而不希望大家都從零開始發展產品，浪費研發能量及資源，更不願意看到因人而技術失傳的情形發生。因此同意在經過一定的專利審核程序後，以公權力特別提供並保護專利權人在一定專利權期限內擁有專有排除他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利權物品或方法的權利。

　　一件專利案所揭露的專利技術或構造要完全全新且未曾見過，機率並不高，或多或少都會找到先前的專利前案。假設已存在的專利前案係為A+B+C構造，如果您提出一件專利申請案係為A+B+C+D技術，則您可以因為D的品項增加或改良而提高該產品的實用價值或優良功能，總體有利於提高社會的福祉，因此您可以獲得該專利申請案之核准及專利保護。

　　若有他人依據您被核准的專利權內容A+B+C+D去製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口該商品時，您可以對他人行使您的專利權利，要求上述行為者必須得到您的專利授權，否則您將對其提出專利侵權訴訟，並要求停止、除去或防止上述行為。您可以在一定期間內以決定是否要對疑似專利侵權行為人提出專利警告或專利侵權訴訟程序，所以，您擁有專有排他權。

　　惟，當您或您的專利被授權人依據您的專利揭露內容而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口該商品時，您或您的被授權人也可能會侵害到專利前案A+B+C的專利範圍，如果該專利前案也還在專利權期間內，則該專利前案的專利權人還是可以對您及/或您的被授權人提出專利警告或專利侵權訴訟。

無論是檢索、閱讀專利說明書的過程中，摘要跟代表圖兩者皆為一窺該案發明精神的利器之一。但看似簡單的摘要，在各國卻有不同的規定，申請人或是事務所稍不注意，在後續案件進入不同國家的時候，非常有可能會因為摘要不符合各國的規定，而被要求調整並付出高昂的代理人費用。

接著，以下特別整理常見的申請國家對於摘要的形式規定。

民國102年6月13日施行之台灣專利法第22條規定了「申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利」及「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」，上述的內容是專利法中關於新穎性及進步性的規定。

在專利審查過程中，專利審查機關會依據申請案的內容，搜尋申請日之前的公開資料，並引用與申請案相近的引證文件，對申請案提出新穎性或進步性的核駁。

在實務上，審查意見除了會引用引證文件的文字描述作為引證資料外，亦常常會遇到審查意見引用引證文件中的圖式作為引證資料。一般而言，透過引證文件的文字作為引證資料，並提出新穎性或進步性的核駁時，通常比較不會造成申請人的疑惑。但當審查委員引用引證文件的圖式作為引證資料，且引證文件的說明書中完全未描述引用圖式的內容時，往往會造成申請人困惑，並難免會質詢審查意見的論述及引用的引證文件是否合理。

在專利審查基準第二篇第三章2.2.2引證文件的最後一段，具體說明引用引證文件之圖式作為引證資料的規範。

(1)引證文件中包含圖式者，若引證文件之說明書無相對應的文字說明時，則僅圖式明確揭露之技術內容可視為引證文件已揭露的內容。

(2)圖式上所描繪的角度、比例關係或各元件的相關位置等，皆不會因影印之縮放產生差異者，亦可用為參考。

(3)從圖式直接量測之尺寸、厚度，常因影印之縮放產生差異，不宜直接引用。

由專利審查基準的內容可知，圖式上相對的尺寸、角度或位置可以作為引證資料使用，而圖式上直接量測的尺寸則不能作為引證資料使用。另外關於圖式有描繪，而引證文件中沒有文字說明的構造，是否可作為引證的內容。則應該回到專利審查基準第二篇第三章2.2.2及3.2.4所述「對該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，能直接且無歧異得知的內容」來加以判斷。

民國102年6月13日施行之台灣專利法第22條規定了「申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利」及「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」。

然而在實際操作時有可能會遇到引證文件的申請日早於申請案的申請日，且引證案的公開日晚於申請案之申請日的情形。此時引證文件對申請案而言雖然不會構造專利法第22條的規定，但該申請案還是會因為擬制喪失新穎性而不予專利，如台灣專利法第23條的規定。擬制喪失新穎性為專利法之特別規定，其中引證文件並未於申請案之申請日之前公開或公告，因此並不適用於進步性的審查。由於擬制喪失新穎性不適用於進步性的審查，因此審查擬制喪失新穎性時，只能應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合。

此外專利審查基準亦針對擬制喪失新穎性之引證文件提出相關的規範：

(1)先申請案的內容包含說明書、申請專利範圍、圖式，以及其中記載之另一參考文件及明確記載之先前技術，但不包含優先權證明文件。

(2)於審查時尚未公開或公告者，不得作為引證文件。

(3)先申請案為改請案或分割案時，認定申請先、後的時點應為先申請案所援用之原申請案的申請日。

(4)先申請案主張國際優先權或國內優先權者，認定申請先、後的時點應為優先權日。對於僅揭露於先申請案，但未揭露於優先權基礎案的內容，則認定申請先、後的時點應為先申請案的申請日。

(5)先申請案主張國內優先權者，優先權基礎案於申請日後滿十五個月視為撤回。對於僅揭露於優先權基礎案但未揭露於先申請案的內容，由於並未經公告或公開，故不得作為引證文件。

申請專利範圍可說是專利申請案的靈魂，在民國102年6月13日施行之台灣專利法第26條，及民國99年11月16日修正公布之專利法實行細則的第18及19條，皆描述了撰寫申請專利範圍的相關規定。

一般而言，在撰寫請求項時通常會減少使用負面表現的描述方式，以避免請求項產生不明確的問題。然而在答辯的過程中，為了凸顯修正後的請求項與引證文件之間的差異，往往又不得不透過負面表現的方式來修正請求項。

專利審查基準第二篇第一章的2.4.1.5「表現方式所致之不明確」的第(1)點中，對請求項中使用負面表現做了詳細的說明。

審查基準的2.4.1.5定義了可使用負面表現的原則：

1.若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。

2.若以正面記載技術特徵之方式無法明確、簡潔界定請求項時，例如為迴避先前技術，得將屬於先前技術的部分，以負面表現方式明確排除。

在審查基準中透過多個案例來說明在請求項中使用負面表現的規範。在第一個案例中，是在請求項中以「非切削加工」作為負面表現。雖然該申請案說明書的實施例中已敘明以「沖製法」及「滾壓法」製得之曲柄具有優異的效果。但就通常知識而言，加工方式不勝枚舉，未列舉之加工方式未必皆有實施例中所載之效果，因此請求項中以「非切削加工」之負面表現方式排除切削加工，並無法使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其範圍，導致請求項不明確。

在第二個案例中，是在請求項中以「非圓管形態」作為負面表現。該案請求項中「非圓管形態」是用以界定自行車的插束段及座墊立管。此外說明書已指明兩元件之先前技術均為圓管形態，而實施例中則揭露橢圓管形態，並指出非圓管形態均能達成不自轉之特殊功效。就通常知識而言，管之形態不勝枚舉，難以正面表現方式涵蓋所有形態。因此，該申請案之請求項以負面表現方式排除圓管形態，可使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，並不會導致請求項不明確。