眾律國際法律事務所

簡介商標廢止(中)

實習律師 賴奕霖

申請商標廢止有許多應注意的事項，主要包括申請商標廢止的要繳交規費、注意提出申請的期間、確保申請人所提交的事實、證據應符合智財局的要求等。

申請商標廢止的流程及相關說明在智慧財產局的官方網站上都可以查的到，以下將簡單為大家介紹整個流程：

 

簡介商標廢止(上)

實習律師 賴奕霖

前言

前一陣子，焦糖哥哥陳嘉行與老東家MOMO親子台為了「焦糖哥哥」商標的爭議鬧得沸沸揚揚，隨後，陳嘉行也到智財局申請廢止優視傳播股份有限公司的「焦糖哥哥」商標。商標廢止指的是什麼？在什麼樣的條件下可以廢止經智財局核准的商標呢？以下將簡單介紹商標廢止的意義與程序。

商標廢止的意義

商標是消費者用來區別產品與服務來源、品質重要的依據之一，經過智財局核准的商標讓商標權人可以「專用」其商標一段時間。然而，若商標經過一段時間未使用，或是商標權人自行變換商標，使原本經核准的商標與其他的商標相同或近似，導致消費者混淆或是有誤認的情形，原本的商標似乎就沒有存在的必要。因此，立法者賦予商標審查人員可以依職權，或是依申請廢止原本核准的商標，確保商標制度的衡平性。

商標法的規定

根據越南智慧財產局（National Office of Intellectual Property, NOIP）最新公布的2018年統計，在商標方面，NOIP之統計顯示，2018年外商在越申請商標最多之國家，前五名依次為中國大陸、南韓、美國、日本、台灣；台灣申請商標之總件數為634件，亦為台商在越申請商標歷年來之新高。

越南商標制度採先申請主義（First-to-file, first-in-right），須經由商標註冊以取得商標權。台商申請越南商標，應委託可靠之代理人進行申請，申請文件均須以越南文提出。商標申請案會由NOIP於受理後一個月內完成「形式審查」；如形式審查無誤，予以公告，開始2個月之「公告異議期」，並於6個月內進行「實質審查」。在商標申請案件進行正常的狀況（無異議），從申請到註冊約需18～20個月。商標註冊有效期間，自申請日起算10年，此後每10年得辦理延展。

外國人申請越南商標尚有其他途徑：向WIPO國際局提出商標國際申請，透過馬德里協定（Madrid Agreement）或馬德里議定書（Madrid Protocol），指定越南作為欲申請商標之國家，以在越南取得商標註冊。如台商之商標符合資格，亦可循此途徑申請。

東南亞國家之智慧財產權保護制度持續不斷地進更新，本所與越南及其他ASEAN國家之商標代理人具有長期良好合作關係，代理處理過許多越南智財業務，包含商標之檢索、申請、核駁答辯、行政訴訟，以及商標監控、海關邊境保護等措施等，可及時獲得當地國最新之資訊。台商在委託代理人時，應慎選信譽良好、經驗豐富之國際化事務所，切勿貪圖便宜而罔顧服務品質。

加拿大新修訂之商標法將於今年（2019）6月17日正式生效，對已註冊加國商標之所有權人，或欲註冊加國商標之申請人，均有重大影響。在新法生效之前，再次提醒變法重點，評估因應措施。

重點一，商標保護期由15年縮短為10年。國際上多數國家之商標保護期均為10年，加國算是由特例回歸正常。

重點二，首次採用商標「尼斯分類」。原來加拿大並未使用商標分類系統，故其商標申請費用與申請的類別無關。加拿大採用「尼斯分類」也算是與國際接軌，但同樣接軌的也包含將依申請商品或服務類別的數量增加收費。

重點三，取消商標須在加拿大實際使用的要求。以後即便商標沒有在加拿大實際使用，也可在加拿大提出商標註冊申請。可預見商標搶註的情形會層出不窮。

重點四，加拿大加入馬德里系統，商標申請人可透過馬德里途徑進入加拿大。

因應措施：

1.對於已註冊加國商標者，可以考慮在新法生效日前提前辦理商標延展，無論保護期到期與否。

2.對於欲申請加拿大商標者，如能趕在新法生效日之前申請，可節省跨類申請的費用。

【眾律法學】一帶一路:海上絲綢之路

目錄及電子書聯結

作者:所長范國華律師

第一篇: 航向南海沿線及南太平洋

【眾律法學】RCEP.TPP及台商主要申請國

目錄及電子書聯結

作者:所長范國華律師

第一篇: RCEP 國家商標制度

RCEP: 區域全面經濟夥伴協定

IP TRANSLATOR Case’s impact on the new EU Trademarks Regulation/Patricia Ibarrola Redondo

The new European Trademark Regulation, which will come into force on March 23 2016, codifies the existing practice for trademarks field after the judgment of a very important case, known as the “IP Translator Case”. On 19 June 2012 the Court of Justice of the European Union handed down its judgment in case C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks.

All the Community trademarks (which after the New regulation enters into force next March 23, will be called European Union trademarks) are classified in classes for specified goods and services. That means that every trademark must contain a representation of what is being registered and a list of the goods or services to be covered by it. The EU follows an international classification system called the Nice Classification, which comprises 45 classes. For instance, BMW is registered in Class 12 for “Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water” and DHL in Class 39 for “Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement”. Other classes are: Class 25 for “Clothing, footwear, headgear” or Class 34 for “Tobacco; smoker’s articles; matches”.  In addition, the Nice Classification also includes an alphabetical list of examples of goods and services assigned to the classes.

The content of each class is described on a general level by class headings. Before this resolution, it was common practice to use broad class heading when applying to register trademarks, since some trademark offices thought that the use of the general indications listed in the class heading of a particular class gave protection to all goods or services included in it.

However, in June 2012, the European Courts held that “class headings covers all” approach was contrary to the law.

On October 2009, in the UK, the Chartered Institute of Patent Attorney (CIPA) filed a trademark application in order to register the word sign “IP TRANSLATOR” and, in order to identify the goods and services covered by this registration, they used the entire class 41 for “Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities”. The UK Registrar refused the application, on basis that the word mark IP TRANSLATOR was descriptive and non distinctive in respect for translation services. In particular, the Register considered that although not specifically included in the class heading, “translation services” are in the alphabetic list of class 41. Clearly interpreting the service specification under the “class headings covers all”. CIPA appealed the refusal, claiming that its application did not mention and specify, and therefore did not cover, translation services in class 41. The UK High Court of Justice decided to raise a few questions to the European Court of Justice in the context of how Nice Classification class headings used in trademarks applications and registrations should be interpreted.

The referring Court, held that “class heading covers all” practice does not guarantee legal certainty and that according to Directive 2008/95 “trademark is sought to be identified by the applicant with sufficient clarity and precision” and “an applicant for a national trade mark who uses all the general indications of a particular class heading of the Nice Classification to identify the goods or services for which the protection of the trade mark is sought must specify whether its application for registration is intended to cover all the goods or services included in the alphabetical list of that class or only some of those goods or services” (paragraph 64 of the Judgement).

感謝ROUSE國際專利事務所提供

阿拉伯聯合大公國商標局正式啟動網路申請

在創新年(the Year of Innovation)的新創週 (2015年11月22-28)中，阿聯商標局宣布了他們新的網路申請制度，自九月開始試用，並且會正式在2015年12月15日開始。對當地專業人士的變化是顯著的，儘管這些變化對權利人是微乎其微的。

阿拉伯聯合大公國不是區域內第一個提供線上申請服務的商標局。自2013年10月，沙烏地阿拉伯商標局已經開始了網上備案制度的應用。近來持續有消息指出，沙烏地將會提供線上申請服務。阿拉伯聯合大公國商標局在2012年導入WIPO IPOS的管理系統進行商標局的業務管理，因此，其線上申請服務的運作應當有其穩定性。

線上系統可以透過經濟部網站找到連結[1]，初期階段只能處理該商標申請案申請作業以及商標續展的作業。其他部分的程序，例如審查，公開，領證等，暫時無法透過線上系統進行。

線上系統的建置，對於權利人而言並不會感受到變化。合法且進行翻譯的委任狀(PoA)，仍須在申請前準備，且非本地的申請人仍須委任本地代理人進行。目前仍然沒有跡象顯示規費會因為透過線上申請而減免；然而，其他國家/地區的商標局，例如科威特商標局，有傳聞指出會跟雖阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯商標局調漲規費的腳步，而提高該國的申請規費。

當地從業者會感覺到此變化。當地代理機構必須在線上系統中完成資料的填寫，並且上傳委任狀、優先權文件的副本，之後列印其申請文件，而隨著其他附件文件郵寄到商標局。在現行制度下，所有的申請文件都必須透過本地商標代理機構遞交紙本給商標局進行申請。新的線上系統感覺是把商標代理機構的資料傳遞工作轉移到商標局。這個新個程序有一個好處-商標局不再需要手動輸入資料，錯誤的機會相對減少。雖然短時間內就要實施這個計畫了，但沒有任何正確指示商標代理機構要如何支付商標申請的規費。然而公告發布有清楚的說明在2015年11月30日(星期一)之後，由於12月1號跟3號是政府官方假日，隨後於週末之後，在阿布扎比的商標局主辦公室或其他大公國的分支機構酋長將再接受紙本申請。

由於商標代理機構和商標局需要適應新的流程工作，可能會有一些不可預期的狀況發生，權利人應預期在12月的前幾週，其商標申請可能會有些延期。

原文: <http://www.rouse.com/magazine/news/on-line-filing-to-go-live-at-uae-trade-mark-office>

感謝ITOH國際專利事務所提供

2016年1月5日

日本智慧財產權法的部份修正案於2016年4月1日生效

日本特許廳（JPO）宣布，於2015年7月3日經由國會通過之日本專利法和商標法之部分修正案將於2016年4月1日生效。

修訂內容在本文(B)部分進行總結。在此次修法中，令人注意的是，主要是針對拒絕查定通知書（核駁理由通知書）的答辯期限（三個月）請求延展的程序進行了修改，以下本文 (A)部分將進行詳細說明。

請求延展提交答辯期限的程序改變

1. 根據現行法，進行延展的請求，必須在拒絕查定通知書（核駁理由通知書）的答辯期限（三個月）屆滿前提出請求，並付其官費(2,100日幣)。這樣的延展請求可以申請三次，以三個一月份的延展(連同原期限總共六個月)，如示圖1。

圖示 1

搖頭公仔可受那些智慧財產權的保護〈續〉                                                          實習律師 蘇思鴻
我國旅美知名的棒球投手甲在大聯盟屢創佳績，某乙看準當下商機，竟未得其同意，仿效該投手之身形樣貌，製作成造型可愛的搖頭公仔〈娃娃〉，並將該球員投球的英姿縮小成一吋相片大小，使用於其發行筆記本、拖鞋等商品，以增加商品的買氣，某乙的行為可能涉及那些智慧財產權？

爭點解析
名人的身形樣貌受智慧財產保護否？搖頭公仔受何種智慧財產權保障？將名人身形樣貌予以縮小，使用於商品上涉及那些智慧財產權？

結論：
本題將名人之身形樣貌予以縮小，使用於商品上，其情形類似於Air Jordan之商標，可以想見的是原則上可受商標權的保障，不過是不是可受商標權的保障仍要檢驗其是否符合商標的定義及商標之權利保護要件。據此，商標是一種在符合商標法第18條規定下，與商品或服務相結合之具識別性標識，除此之外需無商標法第30條所列各款事由，方得註冊取得商標權。故本題乙的行為涉及商標權，不過是否構成侵害商標權，端視是否已有相同或近似商標註冊於同一或類似的商品或服務，造成混淆誤認之虞，或是相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞而定。
 

【近 期 活 動 】

2018年新竹地方法院第一屆全球科技法律論壇

論全球營業秘密保護及專利訴訟實務

論壇時間：2018年12月7日

報名詳情請看: https://www.surveycake.com/s/dV8mO

從「笨蛋星巴克」事件，回顧詼諧仿作於英美商標、著作權實務上之爭議

一間名叫「Googel Ltd.」的中國公司(下稱Googel公司)於2006年5月29日向管理秘魯網域名稱最高層級「.pe」的組織「Red Cientifica Peruana」申請並獲得「youtube.com.pe」此網域名稱之註冊。不過，擁有世界著名影音分享網站「YOUTUBE」的谷歌公司(Google Inc.)認為Googel公司係惡意搶註其著名商標「YOUTUBE」，因此向世界智慧財產權組織(WIPO)仲裁暨調解委員會請求命Googel公司將youtube.com.pe此網域名稱轉讓給谷歌公司。

谷歌公司於仲裁程序中主張，其自2007年起就已將「YOUTUBE」此商標陸續在秘魯取得一系列的註冊，包括第9類、第35類、第38類、第41類及第42類。此外，其亦指出谷歌公司自2005年4月24日即已在美國使用「YOUTUBE」商標，並且於2006年1月30日向美國專利商標局提出商標註冊申請。再者，谷歌公司亦於世界各國取得「YOUTUBE」商標註冊，包括阿根廷、西班牙以及歐盟。基於上述事實，谷歌公司請求仲裁暨調解委員會於判斷是否核准本案網域移轉請求時，應一併考量谷歌公司於秘魯以及美國之「YOUTUBE」商標註冊事實，以符合美國及秘魯皆有簽署加入之「1929年商標暨商務保護泛美公約(General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection of 1929)」，亦即「華盛頓公約(Washington Convention)」之規範。再者，谷歌公司更進一步主張其早於2005年就已註冊「youtube.com」此網域名稱。因此，谷歌公司基於下列三點理由，主張Googel公司應將其網域名稱「youtube.com.pe」移轉給谷歌公司：

(1)   「youtube.com.tw」此網域名稱與谷歌公司之「YOUTUBE」商標雷同，有造成相關消費者混淆誤認之虞；

(2)   谷歌公司的「YOUTUBE」商標為著名商標，應受到較高程度的保障；

(3)   Googel公司惡意搶註谷歌公司之商標於網域名稱，意欲剽竊谷歌公司之商譽以獲取不當利益。

仲裁暨調解委員會審理本案後，肯認本案應適用華盛頓公約，但指出華盛頓公約第三條有所謂「國民待遇原則」之規定，亦即本案爭議發生地點秘魯之法律應一體適用於秘魯國民以及外國國民。然，查秘魯商標法(Andean Community Decision 486)係採商標登記主義，而與美國商標法所採之登記與使用並行主義不同，美國之規定較為寬鬆。因此，本案中應一體適用較為嚴格的秘魯商標法，而不需考量谷歌公司於美國就「YOUTUBE」取得商標註冊之事實。基於上述法律分析，仲裁暨調解委員會指出谷歌公司遲至2007年方於秘魯取得「YOUTUBE」之商標註冊，而Googel公司於2006年即已註冊「youtube.com.pe」網域名稱，可知其並非惡意搶註，故駁回了谷歌公司移轉網域名稱之請求。

參考資料

iPad商標在中國的訴訟地圖

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-02-29

壹、西元2000年

唯冠公司於中國申請註冊2個iPad商標及圖，並於2001年註冊成功，本次註冊商標有效期限為10年。

貳、西元2006年

壹、 新聞摘要[1]－唯冠訴蘋果 IPAD到底是誰的?

「中國法院網訊  …深圳唯冠是香港上市公司唯冠國際控股有限公司(簡稱”唯冠國際”)在中國大陸的子公司，2001年在中國工商行政管理總局商標局獲得”IPAD”兩個商標的註冊。2009年底，英國IP公司和唯冠國際在臺灣的子公司即唯冠電子股份有限公司(簡稱”臺灣唯冠”)簽署了商標轉讓協議，臺灣唯冠以3.5萬英鎊的對價向英國IP公司轉讓旗下所有商標，包括”IPAD”兩個商標。2010年2月，蘋果又與英國IP公司簽訂了一份《權利轉讓協議》，英國IP公司以10萬英鎊為對價，向蘋果公司轉讓有關商標(即臺灣唯冠)轉讓給英國IP公司的所有相關”IPAD”商標」的所有權利。如今，蘋果IPAD商標權的爭奪焦點就在於臺灣唯冠和深圳唯冠這兩個唯冠能否被視為一體? …」

貳、 商標與商譽

經過法定註冊程序之商標權與經過企業長期累積而成之商譽，兩者之價值應如何比較?商標權之經濟價值是否必定高於商譽?

商標保護制度之設立目的，除在保障該商標之創作外，也在維護市場之交易秩序，避免他人隨意仿冒他人商標，混淆消費者對商品來源、品質之判斷[2]。故有認為[3]，商標權制度本質上兼有公益之目的，商標權亦與單純私法財產權不同，經註冊登記之商標仍須經過企業經營、投資以建立商譽後，才會具有經濟上之價值。是以註冊商標之價值未必能勝過百年老店之商譽。

事實上，商標與商譽之關係是彼此依存的，商標之註冊係為了保護企業已具備或未來將具備之商業名譽，在一定期間內賦予企業對商標之專用權，但若商標權人持續一定期間未使用商標，其亦可能受到主管機關撤銷[4]廢止[5]。這也是植基於商標制度兼具維護市場秩序和商標所有權人權力之性質而來。

參、 代結論

商標權係經過法定註冊程序而受法律之保護之專用權利。商譽則係經過企業長期經營累積而形成之無形價值。在企業有註冊商標之情形兩者可能同時存在，但在企業未註冊商標之情形則無法受商標權之保障。企業可能在累積一定商譽後才註冊商標，也可能在註冊商標後才開始累積商譽。當兩者間產生衝突時應以何者為優先，涉及商標權人之保障以及市場公平交易秩序保護之問題。