眾律國際法律事務所

某公司總經理來所詢問，該公司運送美國之產品遭競爭對手以專利侵權為由，訴請美國ITC依照三三七條款發給禁制令，請問何謂ITC三三七條款，而廠商應如何應對？

答：

美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律，所以涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄[i]，相關訴訟能否成立與其舉證要求，類同我國民事訴訟。美國聯邦憲法第一條第八項規定，僅美國國會有權制定授予發明人專利權和授予著作人著作權的法律，但不包括授與商標專用權或其他智慧財產權。因此美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律，涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄，各州的州法院對此等案件並無司法管轄權。

由於專利案件都循民事訴訟由聯邦法院審理，複雜的專業知識配合美國所特有之發現程序（Discovery Procedure）與聯邦法院對專利能否因為沒有進步性而被宣告無效採 TSM 標準，專利訴訟時程進行緩慢 [1] ， 根據美國 1989 年的統計，美國聯邦地院平均要花費 31 個月（即兩年又七個月）來審結一件專利侵害訴訟， 更不易舉發專利無效，使得在美國進行專利訴訟案件更為困難。

[1] See Annual Report of The Director of The Administrative Office of The U.S. Courts: Twelve Month Period Ended June 30, 1989, Appc-5 (1989).

而美國關稅法第337條的立法目的，在防止美國產業遭受進口產品的不公平競爭而遭受損害，而美國國際貿易委員會(International Trade Commission，ITC)為一獨立而具準司法權力的行政機關，會內設委員六名，由總統提名，經參議院同意後任命之，每一黨派最多三人，一任九年，通常不得連任。為保持其政治中立，其主席必須每兩年由不同黨派委員中選任。

ITC 的主要任務就是為保護美國工業，針對不公平競爭之進口產品，防止對美國企業具損傷力之外國產品的輸入、銷售，及防止對美國智慧財產權的侵害。 所以，ITC侵權案能否成立的先決條件之一，就是原告必須先證明美國國內有相關產業確有遭到被告侵害。

ITC會內設行政法官辦公室（Office of Administrative Law Judge），一般案件負責提名三位行政法官（Administrative Law Judge），由委員任命其中一位進行初審，包括調查、審理及做「初步裁定」（Initial Determination）；另有不公平進口調查室（Office of Unfair Import Investigations），配有公設調查官（Investigative Attorney），負責在 ITC 決定調查前協助業者提出指控，並於受理調查後，依職權獨立進行相關調查，並依議題的不同，而同時或分別支持原告或被告。

美國ITC聯邦貿易法第三三七條調查程序如下：

1. 利害關係人向ITC提告。ITC 自接獲原告之控訴後，公設調查官必須於三十日內正式決定是否對此控訴案展開調查。

2. 假如 ITC 決定展開調查，則必須在聯邦告示板（Federal Register）公佈調查通知（Notice of Initiation）及調查範圍，並立即展開調查。該等被告如果是外國廠商則須於三十日內，美國國內進口商須於二十日內，向 ITC 提出答辯。ITC還必須於公佈調查後四十五日內決定達成最終裁定之目標日期。（ITC原規定須於一年內調查終結，較複雜案件則可延長至十八個月內終結，後因配合WTO談判的結果修法取消，但實際上ITC仍照此規定運行。）

3. 調查的程序須照美國行政程序法之規定進行。例如，必須對兩造發出通知，在ITC行政法官出席時進行公聽會，以利行政法官採證。一般案件，行政法官於調查展開五至七個月後，將舉行最後公聽會，並於展開調查後第九個月作成本案之初步裁定。就智慧財產權的案件而言，行政法官將就下列各點進行裁定：

i. 原告主張之專利等智慧財產權利之有效性。

ii. 原告主張之智慧財產權利是否因為被告之貨品進口而遭到侵害。

iii. 被告所提出之答辯內容之肯否；若需就侵害行為採取救濟措施，則應採取何種方式較為恰當。

4. 行政法官之調查程序一般包括：採證，正式公聽會，交互詰問，紀錄訴訟事實摘要書等。

5. 初步裁定後，行政法官必須將該裁定書送請 ITC 委員會作最終裁決(Final Determination)。此時，若 ITC 認為原告之控訴成立且採取救濟措施並不會損及公共利益，則 ITC 將於聯邦公報發布「禁止進口令」（Exclusion Order，對物之禁制令）或「拒斥令」（Cease and Desist Order，對人之禁制令）或同時發出前述兩種禁令，已全面禁止涉案產品進口並禁止美國進口商繼續銷售已進入美國市場的該項涉案產品。

6. 惟ITC在整個仿冒調查程序能作成裁定前，為了對美國的智慧財產權人提供更快速、有效的保護，得依原告的要求在九十日內（複雜案件一百五十天內）發布「暫時排除令」（Temporary Exclusion Order，TEO），TEO類似美國普通法院核發之暫時禁制令（Preliminary Injunction），而且有權讓美國海關立即遵令實行。因此，ITC之TEO與其它禁制令，比起取得聯邦法院確定判決或假處分／假扣押令，不但方便、經濟，更極為有效，為一極為成功之邊境阻絕措施，為廠商所樂用。

在發布TEO之前，ITC通常必須考量以下四個因素：

i. 原告控訴成功之機會

ii. 若不發布TEO，對美國國內產業會造成多嚴重之傷害

iii. 若發布TEO，則對被告會造成多大的傷害

iv. 發布TEO對公眾利益之影響為何

7. 此一對物之TEO處分，由美國海關直接執行，其效力不僅及於所有涉訟之列名被告，更可擴及未曾涉訟的國外其他生產者，惟被告得在向海關繳交擔保金後繼續進口。

8. 對於敗訴被告經命令排除的產品在違令進口者， ITC 得發布扣押與退運令沒收該產品，並對進口人楚以一萬元或相當於其進口價格或市價之罰鍰。

9. ITC 除於聯邦公報公告其裁定，並需送交美國總統一分裁定，並附帶說明其建議採取之措施。總統有六十天的時間考慮 ITC 的決定。倘若總統否決 ITC 之裁定（約5%），則本案就終結，不得上訴。若總統批准或未於六十天內未表示意見，則 ITC 的裁定就此確定。不服裁定者，可向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴，仍不服者，可上訴至美國聯邦最高法院（但美國聯邦最高法院是採取許可上訴制，並非所有上訴案件都能獲得美國最高法院的審理，審理比例約為1-2%）。

這種用法院的禁制令或美國國際貿易委員會（ITC）的排除令，讓侵權產品下市或扣押於海關的手段，許多專家學者都認為應該要有所節制，不但應該要考量裁罰之比例原則，更應考量該禁絕措施對於市場競爭與消費者選擇權益的影響才是，否則會造成美國消費者權利受損，而且廠商藉由此目的在消除外國廠商不公平競爭的機制，反而阻礙了科技創新的導入。

美國聯邦法院早就已經這樣做了，從2006年美國最高法院在eBay案上的裁決開始，即大幅提高了日後類似的侵權案例，對於被告自動實施禁制令的難度。在該eBay案以後，美國法院在下達禁制令前，必須先考慮這麼作對官司兩造以及消費大眾可能造成的傷害，不再輕易發出禁制令（其類似我國之假執行、假扣押、假處分制度）。專利訴訟聚焦於其應得利益與所失利益之補償，以及懲罰性之損害賠償，與終審賠償金額之強制執行。

而美國國際貿易委員會 ( ITC) 為一獨立而具準司法權力的行政機關，在理論上，ITC在對侵權產品下達排除令前，也應該考慮若這麼做，對於商業競爭以及消費者權益的影響才是。而且，以審查效率著稱的ITC，本質上就是個行政機關而不是司法機關，本來就應以達成美國廠商以及美國消費者的最大權益為重。如前所述，在發布TEO之前，ITC通常必須考量以下四個因素：

1. 原告控訴成功之機會
2. 若不發布TEO，對美國國內產業會造成多嚴重之傷害
3. 若發布TEO，則對被告會造成多大的傷害
4. 發布TEO對公眾利益之影響為何

只是以前可能比較注重（或完全偏向）美國提告廠商的利益，現在則會把有關美國公眾利益的部分，尤其是消費者權益的考量加重。至於會加到多重，仍須觀察，且仍屬個案衡量，不過，這決定總是要符合衡平與比例原則才是。

在多名重量級專家學者陸續於報刊為文做出類似的建議後，我認為ITC也會做出類似美國聯邦法院審慎發出禁制令的決定。也就是說，我認為ITC將不再如以往般，若判定侵犯美國廠商智財權，尤其是專利，就會近乎自動的核發排除令，將侵權貨品扣押於海關，並不准其進口。