眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 前言

在使用均等論的時候，其擴張範圍不可以包含專利權人在申請和維護過程中已經被限制或排除的事項，此稱為禁反言原則。實務上補充和修正的原因眾多，有些乃因不符專利要件的修正，有些則是單純文字錯誤的修正，究竟何者情況適用禁反言，各家仍有不同看法。美國基本上是採彈性禁反言的原則，也就是禁反言的程度為彈性，依專利權人在申請專利過程中說了什麼話以及其目的來決定限制程度的大小。以下就2002年Festo案討論美國法院對於禁反言原則的看法。

案件介紹

Festo為生產壓縮式裝置的公司，其有”磁性無桿式汽缸”專利，有氣缸和外套筒結構。在專利取得的審核過程中，其曾對專利申請範圍進行限制修正，表明外套筒由磁性材質構成和氣缸有一對單向密封環。後來SMC公司販賣一類似但不完全相同的產品因而被告，其中此產品使用一個雙向密封環且套筒由非磁性材質構成。Festo認為此為細微改變實質模仿的行為，基於均等論應為侵權。

CAFC判決

CAFC因為認為過去使用的彈性禁反言原則，會使當事人在法院判決時，無法明確知道均等論喪失的範圍為何，為了使以後判決上可有一致性的原則，因而採用全面禁反言這個較嚴格的原則，指在專利申請過程中所做的任何範圍限縮，只能依照字面意義來解釋。因此CAFC最後依字面解釋認為SMC並無侵權。

最高法院判決

最高法院認為禁反言是一種專利申請程序的專利權建構原則，依照程序中”已被取消或被駁回”的資訊來進行專利權建構。假如審查範圍限縮時僅能依字面來進行解釋，這就好像要求發明人具有預見未來的能力，可以知道未來其專利會以何種方式被侵權；然均等論便是認為專利權人無法預知其未來情況，所以才給予可將專利權範圍擴大的保障，假如要求禁反言僅能以字面意義來解釋，這與均等論的精神不符，因此最高法院認為仍應採用彈性均等論原則，以發明人在申請過程中所表態的立場、情事的背景情況來決定限縮修正範圍。最後重審後仍是認為SMC並無侵權。

結語

為保護專利權人因無法預知未來情況而遭惡意模仿，均等論給予發明人專利權擴張的保護。依此相同精神，美國法院認為禁反言也應該採彈性原則，依照發明人在申請過程中所表態的立場、情事的背景情況來決定限縮修正範圍。

參考資料

專利實務論 劉國讚 p410~p413