眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.03.06

一. 前言

依據專利法第五十八條：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。摘要不得用於解釋申請專利範圍」，申請專利範圍記載申請人具體請求保護的發明並界定其必要技術特徵，並為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單元，因此，申請專利範圍中之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。本文根據發明專利審查基準之發明專利實體審查一篇，對其作簡介。

二. 請求項之範疇

請求項區分為兩種範疇：物的請求項及方法請求項。物的請求項包括物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等。方法請求項包括製造方法或處理方法。而形式上為用途的請求項，應視為相當於方法請求項。

三. 記載應明確

請求項應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，以下為常見之不明確情況：

（一）範疇不明確：無法區分物的請求項與方法請求項者。

（二）說明書與請求項之記載不一致，而可能使請求項不明確，此外，若獨立項未敘明必要技術特徵，亦可能導致請求項無法為說明書所支持，或導致申請專利之發明違反可據以實現要件。

（三）無法界定發明技術特徵的不明確。

（四）以擇一形式界定發明所致的不明確：

請求項以擇一形式界定發明，但各選項不具類似的本質；或將上位概念特徵總括的內容與下位概念特徵並列，會導致請求項不明確。

（五）表現方式所致的不明確：

1. 請求項中使用負面表現方式。

2. 請求項中使用數值界定的用語，僅指出最小值或最大值，或包含0或100%之類似用語。

3. 請求項中使用「大約」、「接近」或類似用語。

4. 請求項中使用相對標準或程度不明的用語，例如「遠大於」、「低溫」、「高壓」、「難以」、「易於」、「厚」、「薄」、「強」、「弱」或類似用語。

5. 請求項中使用「視需要時」、「必要時」、「若有的話」、「尤其是」、「特別是」、「主要是」、「最好是」、「較佳是」、「例如」、「等」、「或類似的」或類似用語。

（六）以參數界定物或方法所致的不明確：

請求項中某些技術特徵無法以結構或步驟清楚界定時，始得藉由參數予以界定，或以多個參數為變數所組成的數學關係式予以界定。若非屬公知的參數而說明書未記載其量測方法，或所記載之裝置無法測量該參數，則因申請專利之發明無法與先前技術比較，應認定該請求項不明確。

（七）以功能、特性、製法或用途界定物所致的不明確：

物之技術特徵應以結構予以界定，若無法以結構清楚界定時，始得以功能、特性、製法或用途予以界定，而純功能或純用途的請求項會導致請求項不明確。

四. 記載應簡潔

請求項之記載應簡潔，除記載必要技術特徵外，不得對技術手段達成之功效、目的或用途的原因、理由或背景說明，作不必要之記載，亦不得記載商業性宣傳用語。

五. 為說明書所支持

（一）申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須是申請人在申請時已認知並記載於說明書中之發明，由於請求項為主張發明專利權範圍的基本單元，若請求項之範圍超出說明書揭露之內容，將使得超出部分之未公開發明具有排他性的權利，剝奪公眾自由使用的利益，進而阻礙產業發展。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支持。若說明書無法支持請求項，而說明書及圖式整體可以支持時，應依專利法第26條第2項之規定，將圖式揭露之內容載入於說明書中。

對於上位概念之請求項，雖然其總括的範圍較寬，若其獲得說明書之支持，並可據以實現者，應接受該上位概念之請求項。

（二）為說明書所支持與可據以實現要件之關係：

當一請求項之範圍過廣以至於無法為說明書所支持，通常其說明書之記載亦不夠明確且充分，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在部分範圍雖可實現但並無法實現全部範圍，即不符可據以實現要件。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利審查基準，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422897&ctNode=6680&mp=1