由Warner-Jenkison Co. vs. Hilton Davis Chemical Co.案討論在專利申請過程限縮專利權範圍,是否會因禁反言原則而排除均等論
案情背景:
- 上訴人(被告):Warner-Jenkison Co.主張,在申請專利的過程中,已經放棄得權利就不能再藉由任何理由取回,而且Graver Tank案所建立的均等論制度並不完整,而且均等理論違反當時的美國專利法第112條。
- 專利權人(原告):Hilton Davis Chemical Co.同意沒有字義侵權,但是有「均等論侵權」的問題。
- 系爭專利(公告號:4560746):Ultrafiltration process for purification of dyes useful in foodstuffs.
- 系爭專利揭露在超過濾的過程,於特定的壓力和酸鹼值(PH值),通過多孔薄膜而得到高純度的染料。
- 專利權人原本沒有限定PH值範圍,但是為了避開前案(PH值大於9),而在申請的過程中限縮專利權範圍到(PH值為6-9),然而沒有記錄、專利權人也沒有解釋為什麼要限縮到最低PH值等於6?
- 專利權人表示就算PH值到2.2也可以操作,但是沒有解釋為什麼要限制到6,個人猜測是撰寫專例說明書時的疏失,而為了自己的商業利益所以控告對方侵權。
- 在Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.案中,最高法院認為實施實質上相同的功能(Function),而產生與系爭專利物品或方法(Way)實質相同的結果(Result),則以「均等論」判定侵權。
年份 |
事件 |
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1985年 |
系爭專利在申請專利的過程中,審查人員發現重疊先前的專利,因此專利權人限制權利項的PH值元件。 |
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1986年 |
上訴人開發出PH值為5的超過濾製程,商業上使用時才發現侵權。 |
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1991年 |
專利權人控告上訴人因為「均等論」而侵權。 |
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兩造重疊的技術元件(左邊是專利權人,右邊是上訴人) |
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溶液在PH值6-9的範圍中 |
溶液在PH值5的範圍中 |
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於每平方英吋200-400磅的壓力下 |
於每平方英吋200-500磅的壓力下 |
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通過5-15 Angstroms的多孔薄模 |
通過5-15 Angstroms的多孔薄模 |
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先前技術:專利公告號4189380 |
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一種純化高分子溶劑顏色的過程,需要在超過濾的情況下,PH值9到13之間操作。 |
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爭點:專利權人為了迴避前案,而將權利項中的酸鹼值限縮於6至9之間,然而被告所研發的近似製程,是在酸鹼值於5的情況下操作,則是否構成均等論而侵權?
上訴人的主張:
- 均等論不符合法規的要求,因為當時的專利法第112條規定,專利的權力在於權利項涵蓋的範圍。
- 不論放棄的理由是什麼,在申請的過程中,任何放棄的權利項元件,即使和剩下的權利項均等,仍然必需排除任何取回元件的方式。
- 在專利申請過程中,專利權人已經限制PH值的元件在6到9之間,因此上訴人可以在這個範圍之外主張自己的權利,如果放棄的權利可以藉由均等論恢復,則不清楚的專利權力界線會傷害到社會大眾。
巡迴上訴法院對均等論的見解:
- 是否適用均等論需要客觀的調查每一個專利元件,法院同意,當廣義解釋均等論的時候,會牴觸法院主張專利權不能超過權利項的觀點。
- 然而均等論只適用在每一個權利項的元件,而不是整個系爭產品或製程,只要均等論不侵犯這個原則,就不會破壞權利項的核心功能 (the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole)。
- 如果產品或製程沒有字義侵權的意思,但是系爭元件和權利項的元件沒有實質上的差異,則視為侵權。
- 專利權人為區隔先前技術,而增加PH值最高等於9的限制,而且申請專利的紀錄並沒有揭露,增加限制的原因,但是不能確定,是否之後補充的修改理由可以避免禁反言原則?是否限縮權利的原因和避免前案無關?(It is impossible to tell whether the latter reason could properly avoid an estoppel.)
最高法院的見解:
- 因為巡迴上訴法院沒有完整的考慮啟動均等論要件,特別是關於禁反言原則,因此最高法院受理上訴案。
- 一個重要的判斷要件為,是否該領域的技藝人士就可以改變成份(the interchangeability of an ingredient)?
- 權利項紀錄的元件和取代的元件之間,只有表面上的不同(colorable only),而判斷因為均等論而侵權。
- 這是無可爭議地,專利權人為了避開前案而現縮權利範圍到PH值為6至9之間,但是申請過程中沒有記錄可以證實這個假設,則無法判斷是否為了避免禁反言原則而增加限制。
- 雖然紀錄並沒有揭露專利權人限縮的原因,但是如果專利權人可以證明,修改的目的和符合專利要件無關,則法院可以考慮排除適用禁反言。
- 然而當專利權人沒有任何合理的解釋,說明為什麼要限縮權利要件,則法院應該推測修改的原因,是為了避開前案而修改,則適用禁反言原則。
最高法院的主張:
- 均等論必須應用專利權利項的元件,並非整個發明。
- 專利權人增加PH的限制,需要排除均等論。
- 發回巡迴上訴法院重審,是為了確定降低PH值的限制之理由,是否足以避免禁反言。
- 這個假設,可以避免專利權人主張已經放棄的權利。
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