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由Warner-Jenkison Co. vs. Hilton Davis Chemical Co.案討論在專利申請過程限縮專利權範圍，是否會因禁反言原則而排除均等論

案情背景：

1. 上訴人（被告）：Warner-Jenkison Co.主張，在申請專利的過程中，已經放棄得權利就不能再藉由任何理由取回，而且Graver Tank案所建立的均等論制度並不完整，而且均等理論違反當時的美國專利法第112條。
2. 專利權人（原告）：Hilton Davis Chemical Co.同意沒有字義侵權，但是有「均等論侵權」的問題。
3. 系爭專利（公告號：4560746）：Ultrafiltration process for purification of dyes useful in foodstuffs.
4. 系爭專利揭露在超過濾的過程，於特定的壓力和酸鹼值（PH值），通過多孔薄膜而得到高純度的染料。
5. 專利權人原本沒有限定PH值範圍，但是為了避開前案（PH值大於9），而在申請的過程中限縮專利權範圍到（PH值為6-9），然而沒有記錄、專利權人也沒有解釋為什麼要限縮到最低PH值等於6？
6. 專利權人表示就算PH值到2.2也可以操作，但是沒有解釋為什麼要限制到6，個人猜測是撰寫專例說明書時的疏失，而為了自己的商業利益所以控告對方侵權。
7. 在Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.案中，最高法院認為實施實質上相同的功能（Function），而產生與系爭專利物品或方法（Way）實質相同的結果（Result），則以「均等論」判定侵權。

爭點：專利權人為了迴避前案，而將權利項中的酸鹼值限縮於6至9之間，然而被告所研發的近似製程，是在酸鹼值於5的情況下操作，則是否構成均等論而侵權？

上訴人的主張：

1. 均等論不符合法規的要求，因為當時的專利法第112條規定，專利的權力在於權利項涵蓋的範圍。
2. 不論放棄的理由是什麼，在申請的過程中，任何放棄的權利項元件，即使和剩下的權利項均等，仍然必需排除任何取回元件的方式。
3. 在專利申請過程中，專利權人已經限制PH值的元件在6到9之間，因此上訴人可以在這個範圍之外主張自己的權利，如果放棄的權利可以藉由均等論恢復，則不清楚的專利權力界線會傷害到社會大眾。

巡迴上訴法院對均等論的見解：

1. 是否適用均等論需要客觀的調查每一個專利元件，法院同意，當廣義解釋均等論的時候，會牴觸法院主張專利權不能超過權利項的觀點。
2. 然而均等論只適用在每一個權利項的元件，而不是整個系爭產品或製程，只要均等論不侵犯這個原則，就不會破壞權利項的核心功能 (the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole)。
3. 如果產品或製程沒有字義侵權的意思，但是系爭元件和權利項的元件沒有實質上的差異，則視為侵權。
4. 專利權人為區隔先前技術，而增加PH值最高等於9的限制，而且申請專利的紀錄並沒有揭露，增加限制的原因，但是不能確定，是否之後補充的修改理由可以避免禁反言原則？是否限縮權利的原因和避免前案無關？(It is impossible to tell whether the latter reason could properly avoid an estoppel.)

最高法院的見解：

1. 因為巡迴上訴法院沒有完整的考慮啟動均等論要件，特別是關於禁反言原則，因此最高法院受理上訴案。
2. 一個重要的判斷要件為，是否該領域的技藝人士就可以改變成份（the interchangeability of an ingredient）？
3. 權利項紀錄的元件和取代的元件之間，只有表面上的不同（colorable only），而判斷因為均等論而侵權。
4. 這是無可爭議地，專利權人為了避開前案而現縮權利範圍到PH值為6至9之間，但是申請過程中沒有記錄可以證實這個假設，則無法判斷是否為了避免禁反言原則而增加限制。
5. 雖然紀錄並沒有揭露專利權人限縮的原因，但是如果專利權人可以證明，修改的目的和符合專利要件無關，則法院可以考慮排除適用禁反言。
6. 然而當專利權人沒有任何合理的解釋，說明為什麼要限縮權利要件，則法院應該推測修改的原因，是為了避開前案而修改，則適用禁反言原則。

最高法院的主張：

1. 均等論必須應用專利權利項的元件，並非整個發明。
2. 專利權人增加PH的限制，需要排除均等論。
3. 發回巡迴上訴法院重審，是為了確定降低PH值的限制之理由，是否足以避免禁反言。
4. 這個假設，可以避免專利權人主張已經放棄的權利。