眾律國際法律事務所

職務發明

專利法第七條第一、二項規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第一項）前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。（第二項）」。

由於雇用人，有相當程度指示及監督權限，及投入相當設備及資力，因此於僱傭關係所生之職務上發明其成果歸屬之認定，宜從保障雇用人之立場為設計。此外如受僱人已申請取得專利權者，雇主亦得依同條規定，請求受僱人移轉返還該專利權。

另外基於發明人之權益之保障，專利法第七條第四項規定：「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」關於舉證責任之分配上，雇用人與受僱人就某項發明或創作是否於僱傭關係存續中所完成，或是否為職務上之發明或創作有所爭議時，應由雇主對此負舉證責任。

非職務發明

依專利法第八條：「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣（第一項）。受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。（第二項）雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。（第三項）」

考量非職務上之發明，雖完成於僱傭關係存續期間，但與僱傭關係之存在並無關聯或關聯微薄，原則上雇用人對於非職務上發明並無指示或監督之貢獻，亦未提供研發資訊、設備等成本，故專利申請權與專利權應歸屬於受僱人為宜。

另外專利法第九條規定：「前條雇用人與受僱人間所訂契約，使受僱人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。」目的乃在於保障於僱傭關係中經濟地位較低之受僱人方，避免因締約地位之不平等而喪失其所有之專利申請權或專利權。

所謂職務上發明係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。

依據台灣專利法第7條第1項之規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

台灣專利法第八條規定受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。

以及台灣專利法第九條規定前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。

關於受僱人發明制度，無疑問的應衡平保護提供技術思想完成創作發明之受僱人，以及提供資金、設備及人力等資源之僱用人。問題在於，如何設定衡平保護之基準及方法？相較於台灣專利法目前尚缺乏明確的職務發明獎勵法則，中華人民共和國專利法積極地訂定明確的職務發明獎勵實施細則，詳見以下表格。

有關兩岸「職務發明」規定之比較

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-21

前言

專利文件的語句文法複雜，使用一般翻譯機常常無法得到理想的結果。歐洲專利局因為開始收錄大量的中文專利，為了專利從業人員不要因語言隔閡而產生困難，因此推出了專門針對專利文件的中英互譯服務，中翻英部份對於我們華人在看英文專利的時候也會有些幫助，下面將進行簡單介紹。

一、操作步驟

1.連至http://worldwide.espacenet.com/

2.選取畫面右上方的搜尋方式(有smart, advanced, classification三種)

3.輸入欲搜尋的資料並選取目標文件

4.由右上方選單選擇想觀看的文件部分  

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-02

 前言

Canon因為回收業者將其具有專利權的墨水匣回收並販售，因而提出專利訴訟；雖然日本最高法院最後判定回收業者侵權，然則實質上，作為消耗品的專利產品是否應該允許回收，此問題應該不只牽涉專利權利，還牽涉環保、市場等層面，以下嘗試以各層面進行討論，並思考政策上的可能制定方向。

技術發展層面

專利制度藉提供發明人專利排他性以使發明公開，而使他人得以理解發明而促進技術發展。以此來看，給予具有專利權的墨水匣商品保護是必要的，然而若是允許回收墨水匣，可促進將不能重複使用的墨水匣改進成可以重複使用，以此來看允許回收未必全無好處。

市場層面

若回收開放，對於真品的銷售必然會有一定程度的衝擊，但是真品仍會有一定的市佔率，因為回收產品必須要以用過的真品作為回收產品的材料。以此來看，開放回收仍可能使專利權人從專利產品獲得合理的利潤。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-02

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，即購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本最高法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司(以下稱原告)有墨水匣專利權，Recycling assist公司(以下稱被告)在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，原告認為被告侵權，被告則主張專利權耗盡抗辯。

判決

最高法院認同高等法院的判決結論，認定專利權未耗盡成立，但不認同其理由。最高法院認為，將欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造時，專利權人得容許行使專利權。至於究竟上述專利製品是否認定為重新製造，需考慮交易之實情綜合判斷，如專利製品的屬性、替換部材在專利製品中的技術功能以及經濟價值等因素。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-28

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，即購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本高等法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司(以下稱原告)有墨水匣專利權，Recycling assist公司(以下稱被告)在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，原告認為被告侵權，被告則主張專利權耗盡抗辯。

判決

判定專利權未耗盡的場合有兩種，第一種是以社會或經濟立場來判斷，專利製品的耐用期間過了而進行再使用的情況；第二種是以技術立場來判斷，在替換專利製品的部材時，其中牽涉到專利的發明本質部份。墨水匣當墨水用完時，社會並未共識其耐用期限已過，因此此案件不適用於第一種場合。至於第二種場合，經Canon表述，墨水匣在墨水用完後，乾燥墨水將會阻斷墨水匣的特殊界面結構，其利用毛細原理使墨水匣界面部份不會溢出墨水，為發明本質部分，而被告重新填充墨水時，會先將乾燥墨水洗淨才填充墨水，因此法院認為，被告在替換專利製品的部材時會牽涉到專利的發明本質部分，判定專利權未耗盡。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-28

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本地方法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司有墨水匣專利權，Recycling assist公司在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，Canon認為Recycling assist侵權，Recycling assist則主張專利權耗盡抗辯。

判決

法院認為墨水匣於墨水用完後並未破損，而其主要專利內容部份，即利用毛細原理使墨水匣界面部份不會溢出墨水，在墨水使用完畢後仍然殘存。此外，回收墨水匣的比例不低，在未來比例仍可能提高，於環保頗有幫助。因此法院認為專利權耗盡成立。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-27

前言

專利法第57條指出，在專利申請前已使用，或完成必須之準備者，即使其落在專利的範圍內，相關使用者仍可以使用原技術範圍的相關技術而不侵權，此稱為先使用權；在申請專利實體審查的時候，新穎性要件要求專利範圍不可以包含申請日之前所有能為公眾得知的資訊，從此角度來看，若有技術在專利申請前已被使用且不為保密狀態，則此專利無法通過新穎性審查，因而便沒有先使用權的問題，由此我們可以發現先使用權和新穎性之間有些緊張關係，以下進行相關討論。

先使用權和新穎性的矛盾

中國蘇州鋼鐵廠在1985年初設計了具有波紋狀爐頂爐牆的加熱爐，之後一發明人申請了”一種內壁多凸起式火焰爐爐型”的專利並得以通過，其技術手段為相同，故蘇州鋼鐵廠提起專利權無效之訴。蘇州鋼鐵廠認為，若有除申請人之外的任何不負保密義務的人在專利申請之前實施了相同的技術內容，就意味著該技術內容已經喪失了新穎性，而此觀點的確符合專利法條對於新穎性的規定，然則審查委員會最後判定，蘇州鋼鐵廠有先使用權，但駁回專利權無效之訴，其認為究竟是否為公眾所知，需要通過實體證據來予以證明。

概念討論

在先使用可以分為在先秘密使用與在先公開使用，在先公開使用會破壞後發明的新穎性，而在先秘密使用則被歸入先使用權的範疇，因此究竟要用新穎性還是先使用權作為準則，可由是否公開使用來分別。然則究竟如何判別為公開使用，我們或許可從專利制度的基本精神來推敲：專利制度藉由授予發明人的獨占實施權保障，使其願意公開相關技術而使公眾得以享受此發明的相關益處。由此可以看出，當相關技術能使公眾得以享受到相關益處時，此時授予專利才會具有意義。因此，專利準則雖然認為技術處於公眾可能接觸並得知的狀態，便為先前技術而可破壞新穎性，但實際上如果技術沒有真的被寫成公開文件、發表、或是公開討論，基本上公眾是不會享受到益處的，不應被認為能破壞新穎性的先前技術。實務上的審查基本上符合此精神，審查官要以新穎性核駁一發明時，必須要能夠提出刊物上公開的先前技術作為引證文件。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-27

概念

為保障發明人在申請專利時，無法預料到未來其發明被第三人以特別方式模仿，即刻意避開但實質實施的情況，專利相關規定認為，在解釋專利權範圍時，得以將範圍擴大到等同於原技術特徵的均等範圍，不僅限於原申請範圍的文義範圍，此稱為均等論。有時情況為系爭對象落入申請專利範圍的文義範圍，但系爭對象以實質不同的技術手段達成相同功能，在此時應判定系爭對象未落入專利權範圍，此稱之為逆均等論。此原則的目的在於避免申請專利範圍的不當擴張而超脫專利權人發明的合理範圍。逆均等論又可稱為消極均等論、表同實異論或均等相異論。

實務應用

當系爭對象基於全要件原則等原則判斷後認定落入專利的文義範圍時，被告可以藉由主張適用逆均等論來使系爭對象不落入專利的文義範圍。從程序來看，為先判定系爭對象落入專利文義範圍後，才審查逆均等論的判定是否成立(可參考下圖)。在實務專利侵害訴訟中很少人會主張逆均等論來防禦，理由有二：一者，當主張適用逆均等論時，就已經承認系爭對象落入專利的文義範圍了，但是在專利侵害訴訟中仍有許多其他手段可以做為防禦，如主張未侵權專利、專利無效、禁反言、先前技術阻卻。這些手段都是奠基在系爭對象並未落入專利文義範圍的假設上，最多僅是承認系爭對象落入專利的均等範圍，因此就防禦手段的順序而言，應該先對於系爭對象未落入申請專利範圍進行未侵權專利等主張，接著在系爭對象落入專利均等範圍的假設下進行禁反言、先前技術阻卻等主張，最後才是在系爭對象落入專利文義範圍的假設下進行主張，也就是說，逆均等論應該是專利侵害訴訟中的最後防禦手段。二者，當系爭對象已經被判定為落入專利文義範圍後，若被告主張適用逆均等論時，則被告須負起舉證責任，提出逆均等論成立的表面證據，這在實務上極難做到。CAFC目前尚未有基於逆均等論而判定不侵權的判決。

結語

基於均等論的理論基礎，逆均等論的出現是十分自然並能補足均等論未論及的部份。然則實務上逆均等論無論在程序上的考量還是主張成立難度的考量上都不易使用，因而使得逆均等論在實務上並不常見。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-26

前言

為了避免企業因有某些關鍵技術的專利而可能造成不法獨占市場的情況，專利法有特別規定一些情況得以強制授權於競爭對手，使市場可以維持正常的競爭情況。美國對於強制授權的判斷基準，主要使用關鍵設施理論(Essential facilities doctrine)，其認定當一獨占事業在具備以下四個要件的情況下，拒絕競爭對手使用系爭關鍵設施，而這個拒絕行為，可以將其獨占力量由一生產階段延伸到另一階段，或由一個市場延伸到另一市場，則法院得以反托拉斯法要求獨占事業以無歧視條件提供該關鍵設備，以避免不法市場獨占發生：

一、獨占事業控制關鍵設施

二、競爭對手事實上或從合理角度上看，沒有能力重製該關鍵設施

三、獨占事業拒絕該競爭對手使用該關鍵設施

四、獨占事業當時有能力提供該關鍵設施