眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

簡介

Machine-or-Transformation test(M-O-T test)是美國在處理專利遭遇到發明可能不為可專利客體時，最常使用的測試方法；其為一基本準則，可以當作所有技術領域的審查基準。此測試要求，一個方法發明必須(1)由一種特定的機器(machine)所執行，這種機器實行方法必須是新穎且非輕易可以達成的(not trivial)，或是(2)將一物品(article)轉換(transform)到另一種狀態或成為另一種物質。能通過此測試便認為發明為可專利客體，但此測試並非唯一測試，有可能未能通過此測試但仍被認為是可專利客體。此測試大致提供了一個明確的審查基準，然而在某些情況下仍然會發現有爭議的空間。以下介紹可能的爭議處：

物品(article)是什麼

一般認定物品為一物體(physical object)，如一塊橡膠。但有些時候物品也可以被認為是某些電子訊號，通常代表某種物理行為，而代表貨幣的電子訊號並不算在其中。由此來看，物品並不是一個無瑕疵的用語，一個物件(subject matter)應該是比較適恰的用語。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

前言

專利制度的成立目的在於藉由保護新發明，使發明公開而能避免重複研發且方便公眾據以實施，以促進產業發展。在准予專利時，除了保護新發明外，亦要考量是否有濫用或可能造成獨占的情況，而在科技研發不斷進展的同時，許多技術方法也不斷地在改變；在考量以上因素後，究竟何者為可專利客體，便不再僅是簡單的問題。以下就我國和美國的可專利適格性做一簡單比較。

美國的可專利適格性基準

美國專利基本上給予較寬容的標準，認為”任何在太陽下，任何人為的事物皆可為可專利客體；”而認定不可為可專利客體的有自然現象(Natural Phenomenon)、抽象概念(Abstract Idea)、自然準則(Law of Nature)。在經過一段時間被認為審查基準過於浮濫之後，處理有可專利適格性問題的案例時，便改以使用M-O-T測試(Machine-or-Transformation test)為基準，即發明整體必須能將一物件轉換至另一種狀態或成為另一種物質。此測試雖不為唯一準則，但基本上此測試為可專利適格性的主要基準。

我國的可專利適格性基準

我國認為發明為利用自然法則的技術思想之創作(專 21)，因此發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段，此稱為發明具有技術性(technical character)。除了自然現象、抽象概念等不得為可專利客體外，另有規定法定不與發明專利之項目(專 24)來規範可專利客體的範圍。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

前言

隨著生醫領域的研究進展，過去專注於尋找診斷、治療疾病的解決方案，已漸漸轉成尋找預防或者專一性高的個人化診療的方法。當生醫技術在處理疾病的方法逐漸改變的同時，其可專利適格性也逐漸變成一個值得討論的議題。

現況簡介

生醫科技在過去的發展，多以製藥、檢測儀器或是DNA的檢定與萃取為主；對於這些發明，皆是以一種新物件的概念來審視，因此在可專利適格性上並沒有什麼太大問題。然而在最近基因解碼以及電腦軟體的蓬勃發展下，當今生醫技術研究方向，是以透過各種演算法，比對基因資料庫中的遺傳密碼資訊，找出疾病與基因間的關係後，設計出一套治療方法系統，可以依照個體的不同情況施以其適合的治療。因此對於研究成果的專利申請，由過去對核苷酸本體進行專利主張，變由對於核苷酸序列的新用途(一種新方法)進行主張。在這樣的情況下，法院對於生醫技術可專利性適格性判斷標準開始出現爭議。

Mayo v. Prometheus案例討論

Prometheus有一種可以治療免疫引發的腸胃異常的藥物，病患吃下藥物後，可以產生一種具有療效的代謝物，但此代謝物同時也具有毒性副作用，因此Prometheus研究出可讓代謝物具有療效但又不具毒性的最佳用藥範圍並申請方法專利。其專利內容簡介如下：

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-14

前言

一般專利法認為，抽象構想(abstract idea)並不具備可專利性，而我國專利審查也認為，非利用自然法則者，例如必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動使能執行的規則、方法或計畫，不符合發明的定義。由此看來，商業方法基本上不是可專利客體。然而在科技、商業模式不斷快速變化的現代，商業方法在某些時候似乎對於人類技術進展有所幫助的且值得給予專利保護。或許我們可以看看一些美國的判例來理解其對於可專利適格性的判斷標準。

美國案例討論

一、Hotel Security Checking Co. v. Lorranine Co.

此案中提出一種使用紙筆記錄來核對出納者和服務生帳務的管理方法。判決最後認為此發明使用的技藝(核對相關的管理方法)為已知，而執行方式(紙筆紀錄)並沒有新穎之處，因此認定此發明不具新穎性而無效。

二、State Street Bank v. Signature Financial Group Inc.

Signature Financial Group有一透過電腦執行的軟體系統專利，此系統可讓基金管理人將數個基金組合成一具有合夥關係的投資組合，以達到降低管理成本的功效。State Street Bank因為想要進行類似業務，談判破裂後便起訴無效此專利。最終判決認為，經由M-O-T測試可發現，裝有此軟體的機器可在輸入資料後產出有用、具體且有形的結果(例如：價格百分比、成本)，因而使該發明成為可專利客體。先前判決引用Hotel Security Checking Co. v. Lorranine Co.認為商業方法不為可專利客體，但之後判決認為此案是因為欠缺新穎性，而非商業方法不得專利。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-14

前言

在專利申請時，為了申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索與審查上的便利，專利法規定兩個以上發明應各別提出申請。不過當兩個以上發明在技術上有互相關聯性的話，則得以併在一案中提出申請。

概念

當二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請(專 32)，此即稱為發明單一性。所謂屬於一個廣義發明概念者，指兩個以上的發明在技術上互相關聯。技術上互相關聯，指請求項中的發明包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵使發明在新穎性、進步性上相對於先前技術有所貢獻(專施 23)。

審查注意事項

一、審查時會探究每一請求項是否包含相同或相對應的特定技術特徵，使每一請求項所載的發明互相關聯。

二、具有同一廣義發明的發明，通常為以下六種樣態，不過其他可能樣態仍甚多，非以以下樣態為限：

眾律國際法律事務所 專利工程師暨法務專員林春宏

美國柏克萊加州大學 分子生物學士

美國柏克萊加州大學 資訊管理 碩士

加拿大英屬哥倫比亞大學 法律博士

2012-12-13

Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc.

眾律國際法律事務所 專利工程師暨法務專員林春宏

美國柏克萊加州大學 分子生物學士

美國柏克萊加州大學 資訊管理 碩士

加拿大英屬哥倫比亞大學 法律博士

2012-12-13

眾律國際法律事務所 專利工程師暨法務專員林春宏

美國柏克萊加州大學 分子生物學士

美國柏克萊加州大學 資訊管理 碩士

加拿大英屬哥倫比亞大學 法律博士

2012-12-13

Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-13

前言

在撰寫專利說明書的時候，藉由不同的附屬項依附關係，將可以造成不同的結構與效果。適當的結構規劃將可以得到較好的實務效果，附屬項的依附結構可分成以下三種：

一、鏈狀結構

鏈狀結構指後一項附屬項依附在其前一項請求項，以此依序排序成類似直鏈狀的請求項依附關係。舉例來說，請求項1為獨立項，請求項2到4為附屬項，請求項2依附在請求項1上，請求項3依附在請求項2上，請求項4依附在請求項3上。

二、環狀結構

環狀結構指所有附屬請求項皆依附在一個獨立請求項。舉例來說，請求項1為獨立項，請求項2到4為附屬項且皆依附在請求項1上。

三、樹狀結構

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-13

專利檢索時，很多時候未必能得到預期的結果：有的時候可能會檢索到過多專利，但其精確率卻不高；有的時候卻可能檢索不到足夠的資料。合理地使用技巧可以幫助我們得到較佳的結果，以下分別介紹各技巧：

一、確認檢索欄位

不同資料庫的檢索欄位，其定義、功能和範圍皆不完全相同。瞭解各檢索欄位的意涵以及特性，將可幫助我們以較有效率方式得到想要結果。

二、布林邏輯運算元

利用AND、OR、NOT等布林邏輯運算元來串聯與檢索主題相關的數個概念集合，將可以適切地表達出欲檢索的專利範圍。

三、切截

此技巧主要用在英文字詞的檢索，使用方式為切去字頭、字尾或是單字某部份並允許可檢索到所有可以補上欠缺部分的單字。有分開放式切截或固定式切截兩種。以開放式左切截為例，搜尋”$scopic”將可能得到”microscopic”、”macroscopic”等單字結果。而以固定式右切截為例，搜尋”academ??”將可能得到”academic”、”academia”等補上兩字母單字的結果。