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眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

壹、案件背景：                                                                    

Tessera, Inc. v. International Trade Commission  (Fed. Cir. 2011)

原告Tessera向美國國際貿易委員會（ITC）起訴，主張被告Elpida Memory, Inc.等18家公司違反美國關稅法第337條之規定，其係侵害原告之美國發明專利U.S. Patent No. 5,663,106。ITC宣告被控侵權產品部分來源為Tessera之被授權人，因此Tessera公司的專利權利耗盡，被控侵權者未違反美國關稅法第337條之規定。原告不服，遂向ITC申請覆核，委員會作出最終決定（Final Determination），維持行政法官認為不違反美國關稅法第337條之見解，認系爭專利已發生權利耗盡之裁定。原告不服，遂上訴聯邦巡迴上訴法院（CAFC）。

貳、法院判決：

一、本案爭點：

(一)、U.S. Patent No. 5,663,106號專利是否因有權販賣（Authorized Sale）而引發專利權利耗盡？

(二)、被授權人未依期繳付約定之權利金是否會影響先前之專利授權？

歐洲專利權之範圍

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專利工程師暨法務 簡敏丞

歐洲專利經申請而正式獲准後，即賦予專利申請人之專利權保護，其包括行使即處分專利之權利，此乃歐洲專利公約創設之本質，接續探討該專利權之權利客體、專利權之內容及專利無效。

 一、歐洲專利權之客體

該公約主要是確立單一程序之統籌及受理歐洲專利申請與授予，可專利之要件必須以該公約之規定為準據。但較有問題部分，則對於專利之客體及決定專利權的制度有所不同，每一個制度對於請求專利部分涵義(La teneur des revendications)之法律作用均有不同之概念。因此對於解釋專利權的範圍區分為

二，其一為自由主義或放寬主義(Système large ou libéral)，其二則為嚴格主義(Système strict)，歐洲專利公約採取上述兩制度間之折衷，公約第六十九條一項規定 : 『歐洲專利公約或歐洲專利之申請所賦予之保護範圍依請求專利部分之涵義而定。

歐洲專利之審查程序

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專利工程師暨法務 簡敏丞

    歐洲專利審查程序相當繁重，主要是確保質的方面之確定性及時間方面之迅速性。歐洲專利局之職權主要是專利權之授與，而專利權之全部無效或是部分無效，則屬於各國之國內主管機關管轄。

      歐洲專利局將調查司與審查司分開，調查司設置於荷蘭海牙，審查司則設於德國慕尼黑。歐洲專利自提出申請(le dépôt de la demande) 且文件齊全，申請部門即刻給與申請日(Une date de dépôt )，並將申請案交由調查司，同時審查司則負責確認先前技術是否存在，並做成調查報告寄回受理申請之部門。當文件欠缺時，受理申請案的部門得以申請案不合規定予以駁回。當文件齊備、調查報告亦確立時，則可不待專利權之授予，在公約之規定期限內予以公告。(歐洲專利公約第八十條及第九十三條規定)

 一、請求審查

         審查司不會自動從是審查工作，必須申請人有請求審查之意思表示，才能進行審查程序，而請求審查之申請應該於歐洲專利公報(Bulletin Européen des Brevets)陳述調查報告之公告日起六個月內，以書面為之。審查費未繳前，其請求視為未提出，該請求亦不得撤回。假若於請求審查之申請期限內未提出申請者，該專利申請則視為撤回(歐洲專利公約第九十四條規定)。專利公告前，申請人未獲通知調查報告而請求審查時，則有兩到四個月的聲明期限，是否維持其請求，未於期限內聲明者，視為撤回其申請(歐洲專利公約第九十六條第一項、第三項)。假若不符合公約之規定，審查司得要求申請人限期內提出答辯理由書，逾期未提出者，亦視為申請之撤回(歐洲專利公約第九十六條第二項及第三項)。 專利之審查係由三個技術人員合議為之，必要時尚可以加上一名具有法學資格之審查員。最終以投票方式決定是否准駁該專利，遇有同票之情形則由主席決定。(歐洲專利公約第十八條)

 二、申請案之准駁

簡析台灣智慧財產法院之體系

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專利工程師暨法務 簡敏丞

台灣自2002年1月1日加入世界貿易組織，須遵守TRIPs相關規範，暨而修訂相關的智慧財產法律，並設立智慧財產權專屬的法院，以提升處理相關案件效率及法官之專業性。並於2007年1月9日由立法院三讀通過<<智慧財產案件審理法>>，同年3月5日三讀通過<<智慧財產權法院組織法>>，上述兩法於2008年7月1日施行。

 智慧財產法院依法掌理關於智慧財產權之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審理事務，該法院具體管轄案件區分為四類 :

     一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或是公平交易法所保護的智慧財產權益所產生第一審及第二審之民事訴訟案件。

     二、因刑法第253條至第255條、第317條及第318條之罪或是違反商標法、著作權法、公平交易法第35條第1項關於第20條第1項及第36條關於第19條第5款之案件，而不服地方法院依通常、簡易審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。(但不包括少年之刑事案件)

台灣現行智慧財產權法制暨簡易區別著作權法、商標法、專利三法

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專利工程師暨法務 簡敏丞

  台灣現行關於智慧財產業務的主管機關是經濟部智慧財產局，該局職掌包括下列八大事項 :

一、專利權、商標專用權、著作權、積體電路電路布局、營業秘密及其他智慧財產權政策、法規、制度之研究、擬訂及執行事項。

二、專利案件之審查、再審查、異議、舉發、撤銷、消滅及專利權之管理事項。

三、商標申請註冊、異議、評定、廢止案件之審查及商標權之管理事項。

專利權之侵害與救濟

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專利工程師暨法務 簡敏丞

台灣2003年修正專利法後，已經全面的除罪化，所以目前專利法中已經沒有刑罰之規定，因此專利侵害只能依民事救濟之方式。

 台灣專利法第84條第1項規定 : 『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止。』因此，在專利權受到侵害的時候，有三種請求權，依序為損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權。而前者係指過去之侵害，中者係指現在之侵害，而後者則指對於未來之侵害防範。

       對於上述請求權人之限制，以具有該專利權之專利權人為主，而經由專利權人授權後之專屬授權人及契約另有約定之情況，均可請求之。(專利法第84條第2項)而請求的方式具有下列三大項 :

一、銷毀或其他處置(專利法第84條第3項)

商標權之侵害及救濟

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專利工程師暨法務 簡敏丞

壹、民事責任之侵害行為及法律效果

     一、一般侵害之行為

台灣商標法第61條第2項明文規定:『未經商標權人同意，而有第29條第2款規定情形之一者，為侵害商標權。』而第29條第2項所規定之各款，即對於商標權排他效力之規定，必須要得到商標權人之同意，否則即為侵害商標權人之商標權，其包括下列情形 :

        (一) 於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。

著作權之侵害與救濟

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專利工程師暨法務 簡敏丞

    侵害智慧財產權是否應負刑事責任，從有智慧財產權之概念至今仍熱烈討論，TRIPs對於智慧財產權法的刑罰規定亦有所要求，因此對於著作權之侵權除了基本的民事損害賠償，亦有刑法的規範。民事侵權行為制度主要以使被害人的損害能夠迅速而完整的填補為主，而刑法則具有嚇阻侵害行為的發生及達到預防危害發生之效果。茲將侵害著作權之民事及刑事責任分別如下敘述 :

 一、民事責任

    民法第18條第1項、第195條第1項分別規定了人格權受侵害之請求權，而著作權法第85條第1項則規定 : 『侵害著作人格權者，負損害賠償責任。雖非財產上之損害，被害人亦得請求賠償相當之金額。』而著作權法為民法之特別規定，應優先適用於民法。

 著作權人對於人格權被侵害時，可要求之民事救濟方式如下 :

    (一) 金錢賠償。(法律無明文規定，因此由法官斟酌決定)

歐洲專利之實質要件 – 可專利性之分析

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專利工程師暨法務 簡敏丞

歐洲專利公約對於發明有直接且積極的定義，以確定歐洲專利授與之實質要件，並對於不可專利之發明作出列舉性之補充，以構成歐洲法之可專利性(la brevettabilité)完整體系。

 一、可專利性之發明

歐洲專利公約第五十二條第一項對發明客體定義係延續一九六三年史特拉斯堡公約，其對於發明客體定義為 : 『歐洲專利將授予任何新而包括發明步驟且可得為產業上利用之任何發明』就上述法規而言，可專利之發明須具備四要件 :

  1.須為發明.

  2.該發明須為新穎.

歐洲專利公約簡介

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專利工程師暨法務 簡敏丞

西歐工業先進國家自從十九世紀國際交通發達及國際貿易興盛後，對於專利及商標之保護，包括各國國內法之制定及國際條約之締結均不遺餘力，如何突破專利權及商標權的屬地主義保護之限制，則為西歐各國最大的羈絆。

 歐洲各國由於地理上相鄰近且文化背景差異不大、經濟體制統合等趨勢，對於發明專利的保護，假若一項歐洲專利能夠獲得多國保護，便能使該專利不受國境、社會、政治及各國傳統觀念之差異所影響。

 一八八三年有關工業財產權保護的巴黎公約(La Convention d’Union de Paris)採取屬地主義，但該公約所規定之國民待遇原則及優先權原則，對於專利權之超國家的概念，則有深厚的影響。畢竟專利制度採屬地主義與獨立原則，對於經濟生活上具有工業利用價值的發明，難以有效且一致性之保護，多國性專利權與超國家專利的概念因此而產生。

 暨一九四七年法國與荷蘭、比利時、盧森堡簽屬公約後，於一九五零年在海牙設立專利國際學院(L’institut international des Brevet)，該學院專門從事先前技術(L’état antérieur de la technique)之研究，並提供給締約國該發明是否具備新穎性之意見。而史特拉斯堡公約的簽訂(1953.12.11、1954.12.19及1963.11.27)，統一了各國申請專利的格式、確立發明專利之國際分類及統一專利權等因素(含可專利性及專利保護發明主旨)。此外尚有自由市條約(Le Traité de Libreville)與專利合作條約P.C.T均對於歐洲專利制度之創立具有先導作用。