眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

   有關美國新舊法之比較，美國舊法102條f-g款規定任何人可獲得專利除非－非真正發明人（f款）以及誰是真正發明人的認定（g款）之規定。美國新法無相關之規定。然而，在102b(2)所認定的除外條款中，亦可作為判斷先後發明之申請案是否有效。 本文作者將分別從是否為發明人對專利有效的認定以及先發明後申請之專利有效性，來出判我國及美國對先發明的重要性認定差異。

第一部分 : 是否為發明人

法源:

美國專利舊法102(f)及(g) 規定，如下:

任何人可獲得專利除非－

(f) 他並非真正被認為可專利標的之發明人。

(g) (1) 基於135或291款衝突程序，另一發明人證明該專利申請人在提出發明前，該發明已在國內或在第104條中規定的北美自由貿易協定國家或世界貿易組織成員國之他人完成該發明，且該發明並未被放棄、查禁或是隱匿者。

(2)在決定系爭發明的優先順序時，除了需考慮發明構想與該發明實現之日外，亦需考慮先於他人構想而晚於他人實現者，在他人構想之前之合宜努力(reasonable diligence)。

美國新法未有相對應之法規。

我國相較於美國對於誰是先發明者，相關法條如下 :

第5條

　　專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

第96條 第5款

發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。
　　第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。

        綜上所述，在美國舊法，是否為真正發明人將影響，專利有效性。而美國新法已無此部分。而在我國，若非法律明定或契約明定外，專利申請權屬於發明人。因此，若非真正發明人則可依第5條主張專利申請權之歸屬。若職務上之發明，則發明人僅享有姓名表示權或恢復名譽之權，無法影響專利有效性。在美國舊法時代之案件，發明人的研發紀錄為證明先發明的重要依據。

第二部分 先發明後申請之專利有效性之初探

承上述法源及

美國專利新法102(a)(2)項規定「任何人可獲得專利除非-在所請求之發明的有效申請日之前，該所請求之發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（例如由另一發明人提出之該專利或專利申請案之有效申請在所請求之發明之有效申請日之前）之內容之中[1]」

     美國新法有關公開、公告、與視為公開之專利案或申請案的除外條款，規定於第102條(b)款(2)項，如下:

102b(2):

於一專利申請案或專利案之「揭露」，該「揭露」不基於102(a)2[2]而被認定為先前技術，若

(A)申請標的(subject matter)乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得；

(B)申請標的(subject matter)，在其有效申請之前(含)，該標的已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露；或是

(C)申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention)，

在所請求之發明的有效申請日（含）之前，已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務。 

我國專利新法有關相同發明有兩申請案狀況，規定於:　

第31條前三款
　　相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。
　　前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。
　　各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果；屆期未申報者，視為協議不成。

基於上述，可分為兩種情況，如下:

前提

1.僅考慮先發明人是否有揭露之情事，不考慮其他專利要件之舉發，

2.申請日已考慮優先權日[z1] 

Ａ: 真正發明人未提出專利申請，而是由他人提出申請

    我國 : 先申請原則。在我國，若非法律明定或契約明定外，專利申請權屬於發明人。因此，若非真正發明人可依第5條主張專利申請權之歸屬。若職務上之發明，則發明人僅享有姓名表示權或恢復名譽之權，無法影響專利有

             效性。  

    美國 :

             舊法: 發明原則。該申請案無效。

             新法: 先發明申請原則。除非先發明者有先揭露之情況或在他國有先申請後公開之情況。否則該後申請案有效。

B: 真正發明人提出專利申請，他人亦提出申請

   我國 : 先申請原則。同一天申請者，協調。協調不成均不給予專利。

            (不考慮是否有揭露情況)
  

    美國 :

           舊法: 先發明原則。先發明後申請者，專利有效。

           新法: 先發明後申請者，專利無效，除非證明該先申請案屬除外              

                   規定102(b)款(2)。先申請案，需先發明之他人須證明有先揭露之情事或先申請而後公開(新法102條a款)，方可主張該先申請案無效。

           綜合上述，在美國舊法時代之案件，發明人的研發紀錄為證明先發明的重要依據。新法時代，發明人直接或間接提供給他人之揭露或公開揭露之資訊，將成為是否該先申請案是否作為前案的除外條款。

 參考資料 :

[1]美國專利法　３５ＵＳＣ　１０２ａ（２），（２０１３／４月更新版）　　

[2]102a(2)在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（且可追溯國內外優先權）內容之中

1. 美國專利法

2. 我國專利法

3. 美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易