眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.03 

 前言 :

      美國專利新法102(a)(2)項規定「任何人可獲得專利除非-在所請求之發明的有效申請日之前，該所請求之發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（例如由另一發明人提出之該專利或專利申請案之有效申請在所請求之發明之有效申請日之前）之內容之中[1]」。此新增條文在舊法並未規定，其類同於我國申請在先公開在後之規定。

       此外，美國在新法第102條(b)款(2)項規定了第102條(a)款(2)項的除外狀況。本文作者欲比較美國申請在先公開在後與對應我國相關條文之差異。

 法源概論 :

       美國新法有關公開、公告、與視為公開之專利案或申請案的除外條款，規定於第102條(b)款(2)項，如下:

 102b(2):

 於一專利申請案或專利案之「揭露」，該「揭露」不基於102(a)2[2]而被認定為先前技術，若

 (A)申請標的(subject matter)乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得；

 (B)申請標的(subject matter)，在其有效申請之前(含)，該標的已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露；或是

 (C)申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention)，

 在所請求之發明的有效申請日（含）之前，已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務。

            我國專利新法對應於美國第102條(b)款(2)項之相關法源如下　：　

       第23條　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

       須注意美國有效申請日之認定，規定於美國專利新法100條包含

       (A)含有請求項之申請案之申請之日、(B)基於119、365(a)(b)之主張優先權之優先權日或基於120、120或365(c)臨時申請案、連續案等，主張其早期申請日。

　　不同於美國，我國申請日為文件齊備之日[3]，為主張國際優先權[4]或國內優先[5]者，專利要件之審查以優先權日為準。

承上表，以下就兩部分討論:　

Ａ:　申請在先公開、公告在後（視為公開）、公開、公告之專利或專利申請案 : (舊法無、新法102條b款(2)項)之除外分析

 新法102條b款(2)項 :

  102b款(2)項(A)，排除了發明人或共同發明人本身申請在先公開在後之專利申請案（視為公開案）或公開案、公告案

  102b款(2)項(B)，排除了基於本次所請求之發明的發明人或共同發明人所公開之公眾資訊，而申請的申請在先公開或公告在後之專利或申請案（視為公開案）、公開或公告案。

  102b款(2)項 (C)，排除了申請在先公開或公告在後之專利或申請案（視為公開案）、公開或公告案與本次所請求之發明為同一擁有權人之狀況。

Ｂ、美國與我國新法之差異分析　：　

  我國排除在外的前案必須是國內的發明或新型之申請案且必須是同一申請人之案件，不考慮國外申請在先公開或公告在後之國外案件。

  反觀美國，由於新法規定國內外申請在先公開或公告在後(視為公開之案件)、公開、公告之專利或申請案，均可視為新穎性核駁之前案。除了直接或間接從發明人或共同發明人所取得資訊或公開資訊而申請的案件。

  新法102b款(2)項 (C)類同於我國，排除該專利或專利申請案與本次所請求之發明須為同一擁有人(類同我國申請人)

   綜合上述，本文整理前案認定與否與克服前案的方式，如下：

前提：

 １、申請日為已考量國內或國際優先權或臨時申請等主張可能之最早（有效）申請日

 ２、對於國外內之定義須視申請國而變換

  3、 假定前案均符合所有專利要件

情況一、國內、外，一公開或公告的專利案或專利申請案，其公開或公告日在本次發明（或我國新型）申請日之前。

 ａ、在美國、我國均會構成前案。

 ｂ、克服前案的方法　：　

     在美國，若可證明該案之內容是直接或間接取自於發明人或共同發明人、或是早就於該案申請前已直接或間接由本案之發明人或共同發明人公眾揭露、或可證明該案與本案是同一擁有權人或有受讓予同一人的義務。

     在我國無法克服此類前案。

情況二、國外申請在先、公開或公告在後之專利或專利申請案。

 ａ、申請美國案會構成前案。申請我國不構成前案。

 ｂ、克服前案的方法　：　

      在美國，克服此類前案方式同上。

情況三、國內申請在先公開或公告在後的專利或專利申請案。

ａ、申請美國案會構成前案。申請我國案亦構成前案。

ｂ、克服前案的方法：

       美國：同上

       我國：需為同一申請人才能克服。

參考資料及連結：

[1]美國專利法　３５ＵＳＣ　１０２ａ（２），（２０１３／４月更新版）　　

[2]102a(2)在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（且可追溯國內外優先權）內容之中

[3]專利法第２５條

[4]專利法第２８條

[5]專利法第３０條