眾律國際法律事務所

捐獻原則(Principle of Donation)為美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)於2002年在Johnson & Johnston Associates, Inc. v. R. E. Service Co., Inc一案中完全確立的原則。其目的是為防止「等同原則」被濫用而建立的制度。之所以如此規定，是考慮到專利申請人有時為了更容易地獲得授權，權利要求採用比較下位的概念，而說明書及附圖又對其擴張解釋。專利權人在侵權訴訟中主張說明書所擴張的部分屬於等同特徵，從而不適當地擴大了專利權的保護範圍。比如甲為專利權人，權利要求書中記載的內容是：「受保護的技術方案由『Ａ＋Ｂ＋Ｃ』三個技術特徵限定，其中特徵Ｃ的內容為『使用鋁片』。」 但在專利說明書中，對特徵Ｃ的描述為「最好使用鋁片，亦用不鏽鋼片替換」。倘若乙擅自實施技術方案由「Ａ＋Ｂ＋Ｃ’」三個技術特徵限定。其中特徵Ｃ’的內容為「使用不鏽鋼片」，乙行為也不成立等同侵權。原因在於即使乙使用該技術時，「特徵Ｃ」與「特徵Ｃ’」是等同特徵，而在說明書中「使用不鏽鋼片」這一特徵僅在說明書（或實施例）中被描述，在權利要求書中並未記載。因此，這一項技術方案則被視為由專利權人自願捐獻給了公眾。

2010年1月1日起施行的《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》規定的捐獻原則：對於僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵害專利權糾紛案件中將其納入專利權保護範圍的，中國人民法院不予支持。比如在中國一案例中，權利要求中限定了「大豆粉」，而在被控侵權方法中限定的是「豆腐渣粉的大豆纖維D」。該案中國最高院的觀點是「說明書已經將大豆粉與大豆『提取物粉』作為兩種並列技術方案予以公開，由於專利權人未將大豆『提取物粉』納入涉案專利權利要求的保護範圍，應當視為其已將大豆『提取物粉』的技術方案排除在涉案專利的保護範圍外。」換言之，依據司法解釋第五條的規定，因為權利請求未記載說明書或者附圖描述的技術方案，不屬於等同特徵限定的專利權保護範圍，權利人對於該「大豆粉」與「大豆提取物粉」等同主張不能成立。可見，屬於大豆「提取物粉」的「豆腐渣粉的大豆纖維D」也被排除在專利的保護範圍之外。

綜上，如果專利人僅在說明書及其實施條例中描述了一項技術方案，但權利要求書並未記載，則在他人使用該項技術方案時，不能適用「等同原則」認定該技術方案與在權利要求書中記載的一項技術方案等同，從而認定他人構成等同侵權。該技術方案則被視為由專利權人自願捐獻給了公眾。

參考資料來源：

Johnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046, 2002 U.S. App. LEXIS 5171, 62 U.S.P.Q.2D (BNA) 1225 (Fed. Cir. Mar. 28, 2002)

裁定書 (2017)最高法民申5147號 (2017年12月28日)

中國大陸最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋