案例一、美國聯邦巡迴上訴法院晚近SUNOCO專利侵權訴訟一案

范國華／主持律師、吳尊傑／法務專員

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編按：本文收錄於《商標專利就是競爭力》（5月號）

2022年4月29日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）對伊利諾伊州北區地區法院關於Venture Inc. （以下簡稱「Venture」）涉嫌侵害Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. （以下簡稱「Sunoco」）所有之專利權的判決部分維持、部分撤銷、部分廢棄以及發回重審。

原告Sunoco公司起訴被告Venture，聲稱其丁烷混合系統的運營侵犯了原告美國專利號7,032,629（以下簡稱「629專利」）、6,679,302（以下簡稱「302 專利」）和 9,606,548（以下簡稱「548專利」）的請求項。Venture反訴，聲稱原告專利沒有受到侵犯，並主張原告專利無效且不可執行。一審判被告需支付原告Sunoco公司200萬美元的損害賠償金，並且增加兩倍到達600萬美元。被告Venture對地區法院的判決提起上訴，質疑「(I) 駁回其在銷售阻卻（On-Sale-Bar）上的抗辯；(II)確定其侵犯了我們自此無效的兩項專利；(III) 兩個專利請求項的解釋，以及(IV)增加損害賠償的決定。」但在交叉上訴中，原告（交叉上訴人）Sunoco公司亦對下級法院不授予其合理特許權使用費或利潤損失損害賠償的決定提出質疑。

丁烷通常被添加到汽油中，原因有兩個：首先，由於丁烷的揮發性增加，有助於汽車在低溫下更容易啟動，而且丁烷比汽油便宜。然而，由於丁烷在溫暖氣候下燃燒時會造成空氣污染，因此丁烷限值由環境保護署確定，並在全年波動，具體取決於地區。汽油製造商可以在將原油精煉成汽油的整個過程中的任何時候添加丁烷，但在過程後期​​將其混合可以使煉油廠將汽油運送到具有不同丁烷限制的不同地區，以最大限度地提高丁烷的含量。如果在工藝的早期添加丁烷，所有汽油都必須符合煉油廠生產汽油的最嚴格地區的要求。因此，原告（交叉上訴人）Sunoco公司的專利「描述了一種系統和方法，用於在分配過程結束之前的任何時間點將丁烷與汽油混合：就在分配到將汽油運往消費加油站的油罐車之前。」

「銷售阻卻」（On Sale Bar）

在上訴中，上訴人Venture聲稱 629專利的請求項2和 302專利請求項2、3和16在「任何人都無權為已『出售』的『發明』申請專利的原則下無效。提交專利申請前一年多（即關鍵日期之前）。」（Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 57 (1998)）。CAFC引用Helsinn Healthcare S.A.案的理由認為，要讓 上訴人Venture 「佔上風」，它「需要證明，在關鍵日期之前，Sunoco公司的專利發明既是（1）商業要約出售的客體，又是（2）準備申請專利（Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharms）。或者，CAFC援引Allen Eng'g Corp.一案認為「Sunoco公司可以通過證明銷售的發生『主要是為了實驗目的』來否定銷售阻卻抗辯。」

2000年2月7日，即「關鍵日期」的前兩天，發明人的公司MCE Blending （以下簡稱「MCE」）提出向Equilon Enterprise LLC （以下簡稱「Equilon」） 出售一種自動丁烷混合系統，並將其安裝在底特律的Equilon的工廠。CAFC不同意地區法院得出結論認為「出售Sunoco公司專利發明的主要目的是進行實驗，因此它認為分析的第一個方面沒有得到滿足，並且沒有考慮第二個方面。 」

首先，CAFC援引Petrolite Corp一案認為，Equilon交易是否主要是實驗性的還是出於商業目的是一個法律問題，需要根據周圍環境的總體情況進行分析。

CAFC隨後轉向Equilon和MCE之間的協議文本，並指出它明確將交易定性為銷售，沒有提及實驗目的。此外，CAFC的理由是「締結協議的背景部分加強了銷售的商業特徵」，並特別關注指出MCE已「開發」相關技術和設備、Equilon希望購買它以及MCE是有興趣出售、安裝和提供所有必要的丁烷。

交叉上訴人（原告）Sunoco公司辯稱，該協議不要求Equilon為MCE的系統支付任何費用。然而，CAFC拒絕了對協議的這種解釋，並指出雖然協議確實將安裝成本分配給了MCE，但這並不意味著Equilon沒有為該系統交換任何價值。地區法院承認該協議的兩個不同部分，一是考慮安裝本發明，另一個涉及丁烷供應。CAFC拒絕採取這一立場，而是認為該協議是購買丁烷以換取設備，因此該協議構成了對發明的銷售。CAFC將此處的協議與Helsinn判決中的協議進行了類比，並指出在這兩種情況下，協議都具有「商業契約的所有特徵」。

法院繼續解釋說，與Helsinn案類似，該協議「代表」雙方之間的協議，以給予和轉讓買方支付或承諾給予的財產權作為對價。向賣方支付所買或賣的東西。

交叉上訴人（原告）Sunoco引用了協議「設備測試」部分中描述的安裝前測試和安裝後測試作為協議的主要目的是實驗性質的證據。然而，CAFC沒有被說服，理由是這次測試的目的不是「對系統的設計進行試驗」，而是確保「設備滿足最低運行標準」。因此，CAFC得出結論認為，這單獨的規定不足以證明主要是實驗目的。因此，CAFC推翻了下級法院關於629專利請求項2和302專利請求項2、3和16的實驗性使用裁定，並將案件發回下級法院考慮分析的第二個方面。

解釋申請專利範圍（Claim Construction）

上訴人Venture還對302專利的請求項16-17和629專利的請求項31的結構提出了質疑。關於請求項16-17的爭議圍繞「丁烷流的蒸汽壓」的定義展開。交叉上訴人（原告）Sunoco公司辯稱，該術語不需要解釋，而是應該賦予其普通含義。在解釋申請專利範圍的聽證會上，有爭議的術語被解釋為「通過從丁烷流中獲取的測量值確定的蒸汽壓力」。在即決判決中，地區法院裁定「請求項16沒有明確要求確定這種『實際』丁烷壓力」，並認為以其他方式解釋請求項16-17會使諸請求項變得多餘。此外，地區法院得出結論，Venture侵犯了請求項16-17，因為它「使用了丁烷蒸氣壓的值——要麼從丁烷流的採樣中確定，要麼通過使用假設值確定。」在上訴中，CAFC確認了地區法院對302專利的請求項17 的解釋和侵權認定，在說明書中沒有發現任何證據證明將請求項限制為實際測量是合理的。

629專利的請求項31的結構爭議集中在當事人對是否必須使用收到的「第一次測量」來「計算」混合率的分歧。Venture的非侵權論點基於它沒有侵權的論點，因為它收集蒸汽壓力只是為了記錄保存目的，而不是為了計算混合率。下級法院得出結論，CAFC同意上訴，第31專利請求項並不要求實際使用測量來計算比率。因此，CAFC維持了下級法院關於Venture侵犯了629 專利的請求項31的裁定。

損害賠償金的增加（Enhanced Damages）

地區法院列舉了增加交叉上訴人Venture損害賠償的四個原因：第一，「看起來Venture有效地複制了專利系統」；第二，地區法院裁定律師John Manion提供的意見書（Manion Opinion）沒有給Venture；第三，Venture的「不太理想」的訴訟行為；最後，Venture在訴訟開始後擴大其丁烷混合業務。在上訴中，CAFC推翻了地區法院提高損害賠償的決定，指出下級法院基於其對Manion 意見的不當處理明顯濫用了裁量權。CAFC認為，上訴人Venture依賴Manion 意見具有善意基礎，因此撤銷了地區法院提高損害賠償的要求。

交叉上訴

最後，在交叉上訴中，交叉上訴人Sunoco公司（原告）對地區法院拒絕利潤損失賠償及其合理特許權使用費裁決的決定提出質疑。CAFC沒有發現明顯濫用自由裁量權，確認了地區法院的合理特許權使用費裁決和拒絕利潤損失損害賠償的決定。

資料來源：

Logan Murr, CAFC Clarifies Experimental Use Exception, Reduces Damages in Partial Reversal of Sunoco Patent Infringement Win, IpWatchingdog. https://www.ipwatchdog.com/2022/05/03/cafc-clarifies-experimental-use-exception-partial-reversal-sunoco-patent-infringement-decision/id=148831/。

Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. v. U.S. Venture, Inc., No. 20-1640 (Fed. Cir. 2022).