眾律國際法律事務所

根據審查基準，申請專利範圍(即請求項)得分項記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，請求項為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單位。依記載形式之差異，請求項分為獨立項及附屬項兩種，兩種請求項僅在記載形式上有差異，對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響。

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵（專施18.II）；亦即獨立項應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵，於物之發明為結構特徵；於方法發明為條件及步驟等特徵。

附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵（專施18.III後段），並另外增加技術特徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。附屬項得避免相同內容重複記載，簡潔、明確區分附屬項與被依附之請求項，且易於認定其申請專利範圍。附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵，故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式，其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內。

為使讀者更快速了解獨立項及附屬項之差異，假設一組申請專利範圍如下所示：

0. 一種書桌，包含一桌面(A)以及四桌腳(B)。
0. 如申請專利範圍第1項所述之書桌，更包含一抽屜(C)，設於該桌面之下。
0. 如申請專利範圍第1項所述之書桌，更包含一書架(D)，設於該桌面之上。

由上述可知，申請專利範圍第1項是獨立項，並且其特徵為A+B；而申請專利範圍第2及3項為附屬項，其特徵分別為A+B+C以及A+B+D。換言之，附屬項可以認知為一種減少撰寫文字的一種簡潔寫法方法，並且包含了所依附申請專利範圍之所有技術特徵。

綜上，獨立項以及直接或間接依附該獨立項之附屬項可視為一組申請專利範圍。其中，獨立項具有最大的權利保護範圍，而附屬項是基於該獨立項的特徵限縮。因此，若是獨立項具有可專利性時，其附屬項亦具備可專利性，而獨立項不具有可專利性時，其附屬項不一定不具備可專利性。因此，就專利工程師的角度，常常會適度的擴大原發明之構想，使用多數的上位概念構築獨立項，接著一步一步限縮權利保護範圍，並且限縮至產品本身或更小的保護範圍，藉此，當審查委員核駁該件專利申請時，才較能推知該件專利申請可核准範圍為何。

參考資料

專利審查基準

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫

從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(四)

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

案例7：美國IMS v. HAAS案

系爭請求項：

1. A programmable microcomputer control apparatus for controlling the relative motion between a tool and a workpiece comprising: …

interface means for transferring a control program and control parameters from an external medium into said alterable memory and for recording the control arameter contents of said memory onto an external medium; …

系爭請求項簡述：

一件發明專利申請案在經過發明人的努力，從構思發明開始，接著經過重重的實驗乃至於成功，將發明技術本身轉換為說明書及圖式，遞交申請書、說明書及圖式至智慧局，審查人員的把關，說明書的補充修正，終究最後智慧局發出核准通知，這一段漫長的過程，往往會花去至少3~5年的時間。此時，發明人或許會想了解，花了這麼多的時間所申請並得到的專利權，甚麼時候才可以用來保護自己的權益呢?

    根據專利法第51條規定，「申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。」由此可見，專利權生效日需具備下述條件：

    一、繳納證書費及第一年年費

    二、公告之日起算

此時，專利權人應會有所疑惑，因為本國專利法為了促進產業發展，設有早期公開制度，也就是專利申請案在申請日後18個月若沒有法定排除事項時，就必須公開。再者，由於法律規定專利權必須於繳納證書費及第一年年費，並經公告後始具備專利權。因此，在公開至公告這段期間中，實際上並沒有專利權之適用。

有鑑於此，立法者於專利法第40條更明文規定，「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。」藉此，在滿足專利法第40條的條件下，專利權人於發明專利公開後至公告前之期間，亦可得到保障。

然而，在實務上，判斷公開至公告間之補償並無法直接判斷得知，因為發明專利在經過核駁答辯之過程後，常常會牽涉到申請專利範圍的修正，所以會造成核准公告的申請專利範圍與公開時的申請專利範圍不同。因此，在判斷公開至公告期間之補償，仍需要審酌該件發明專利的整個申請流程，始能確定之。

至於從申請日開始到公開前的期間呢?本國專利法並未規定此段期間的補償，應是基於該件發明專利申請案並未公開，所以他人實施與該件發明專利相同之技術時，並無從得知該技術已被申請。

從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(一) 

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

一、前言

「專利」不僅僅是產業界以及學術界用以評估競爭力的關鍵性指標，專利侵權訴訟同樣在商業戰爭中扮演著相當重要一環。在判斷待鑑定對象是否侵害一專利時，於實務上，首先需要解釋所述專利的申請專利範圍，方能比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。申請專利範圍除了可以是專利專責機關審酌衡量申請專利之技術是否具備新穎性與進步性之重要憑藉外，更是司法機關解釋與判斷專利權範圍之依據，故申請專利範圍實為專利申請與專利侵害實務上最主要之法律文件。

本報告主要以「手段功能用語(means plus function)」表示技術特徵之申請專利範圍為例，根據我國專利法、專利法施行細則、專利審查基準彙編、判決，並參考美國的聯邦巡迴法院判決、美國專利審查程序手冊，透過討論本國判例、訴願委員會的決定與美國聯邦巡迴法院的判決，歸納出手段功能用語之解釋與應用原則，並歸納出中文專利說明書利用手段功能用語界定申請專利範圍時應該注意之事項。

二、現況分析

侵權種類概述 

簡析台灣智慧財產法院之體系

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

台灣自2002年1月1日加入世界貿易組織，須遵守TRIPs相關規範，暨而修訂相關的智慧財產法律，並設立智慧財產權專屬的法院，以提升處理相關案件效率及法官之專業性。並於2007年1月9日由立法院三讀通過<<智慧財產案件審理法>>，同年3月5日三讀通過<<智慧財產權法院組織法>>，上述兩法於2008年7月1日施行。

 智慧財產法院依法掌理關於智慧財產權之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審理事務，該法院具體管轄案件區分為四類 :

     一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或是公平交易法所保護的智慧財產權益所產生第一審及第二審之民事訴訟案件。

     二、因刑法第253條至第255條、第317條及第318條之罪或是違反商標法、著作權法、公平交易法第35條第1項關於第20條第1項及第36條關於第19條第5款之案件，而不服地方法院依通常、簡易審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。(但不包括少年之刑事案件)

台灣現行智慧財產權法制暨簡易區別著作權法、商標法、專利三法

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

  台灣現行關於智慧財產業務的主管機關是經濟部智慧財產局，該局職掌包括下列八大事項 :

一、專利權、商標專用權、著作權、積體電路電路布局、營業秘密及其他智慧財產權政策、法規、制度之研究、擬訂及執行事項。

二、專利案件之審查、再審查、異議、舉發、撤銷、消滅及專利權之管理事項。

三、商標申請註冊、異議、評定、廢止案件之審查及商標權之管理事項。

專利權之侵害與救濟

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

台灣2003年修正專利法後，已經全面的除罪化，所以目前專利法中已經沒有刑罰之規定，因此專利侵害只能依民事救濟之方式。

 台灣專利法第84條第1項規定 : 『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止。』因此，在專利權受到侵害的時候，有三種請求權，依序為損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權。而前者係指過去之侵害，中者係指現在之侵害，而後者則指對於未來之侵害防範。

       對於上述請求權人之限制，以具有該專利權之專利權人為主，而經由專利權人授權後之專屬授權人及契約另有約定之情況，均可請求之。(專利法第84條第2項)而請求的方式具有下列三大項 :

一、銷毀或其他處置(專利法第84條第3項)

專利侵害鑑定原則 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-07-05

專利侵害鑑定分為兩階段，分別為「解釋申請專利範圍[1]」與「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)」。

而全要件原則、文義讀取、均等論、逆均等論與禁反言，皆是在進行專利侵害之鑑定時，所不可或缺的重要相關理論。

1. 全要件原則(All-Elements Rule)：係指請求項中每一技術特徵均對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。

2. 文義讀取：就請求向之文字意義作解釋，以了解期所指稱之技術特徵是否具體表現在被告之客體中。

3. 均等論(Doctrine of Equivalents)：學理上，均等論係指系爭產品或方法與權利人已取得之專利，在目的功能、技術手段、達成效果上皆實質相同。

例如：申請專利範圍之構成要件為A+B+C，被控侵權之物品以D置換C(替代性實施方法)，成為A+B+D，若D與C實質上之功能相同，亦可達成實質上相同之效果。

權利金相關實務：巨擘科技vs荷蘭飛利浦一案 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-26

壹、案件背景：

智慧財產法院民事判決98年度民專上更(一)字第9號

雙方於86年6月23日簽訂可錄式光磁碟和約2.01，並於合約內約定巨擘科技得使用荷蘭飛利浦公司所授權之專利於中華民國製造被授權產品，並於其他有專利權之國家就此製造之產品為使用、出租、銷售或為其他處分之權利。而後因該產品市場價格下降，而權利金佔其出售價格比例越來越高，巨擘科技認本案有情事變更原則之適用而主張減少權利金，然荷蘭飛利浦公司則主張巨擘科技應當按照合約內容給付所約定之權利金，並按約定之月利率給付遲延利息。

貳、法院判決

(一)本案爭點

1. 系爭合約含授權金條款是否有效？

2. 本件有無情式變更原則之適用？

專利侵權之相關實務判決 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-25

壹、審理流程簡介

按智慧財產組織法第3條第1款與第3款之規定，依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟案件，或因專利法所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件，由智慧財產法院管轄。又依民國97年4月24日院台廳行一字第0970009021號事件函知內容，民事有關事件為智慧財產法院管轄之部分為：(1)不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件；(2)當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權者，如係基於同一原因事實而不宜割裂，均為智慧財產權訴訟。

智慧財產民事訴訟事件審理模式為：(1)一審為民事訴訟；(2)兩造均為本國人(原告為專利權人，被告為行為人)；(3)原告未申請更正申請專利範圍；(4)被告為專利權有效性抗辯；(5)配合案件流程管理制度。

在第1次言詞辯論期日前，兩造應依民事訴訟法第266條之規定提出各項事實及法律上爭點、理由及證據，暨提出調查證據或命當事人或第三人提出文書、物件之聲請，俾利於準備程序訂定審理計畫。又若當事人認應提出之文書涉及營業秘密，得依智慧財產案件審理法第11條及第12條之規定聲請核發秘密保持命令。

在準備程序中，係整理爭點和訂定審理計畫，其主要準備工作為：

1. 依民事訴訟法第268條之1整理並協議簡化爭點（例如申請專利範圍之解釋、權利有效性、侵權與否、損害賠償額計算之爭執等）。

專利侵害之保全 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-22

壹、專利侵害之簡介

近年來，各個科技公司的競爭，由市場佔有率的爭奪延伸到法院的專利訴訟，藉由專利訴訟的進行，讓對方廠商因定暫時狀態處分，以禁止對手產品的上市。據統計，美國聯邦地方法院專利訴訟案件，自2000年突破2,000件後，2009-2010每年訴訟事件約3,000件，平均一天8件，至2011年專利訴訟案達4,000件。而兩大手機廠商蘋果與三星在荷蘭海牙法院的專利訴訟，也在近日作出判決，同時間HTC亦在2012年6月15日，向美國ITC要求重新審視從Google借得的5項專利，由此可查知各個科技大廠間的專利權爭奪與其訴訟的越演越烈。

台灣亦有億光與日亞化學，泰博科技與訊映科技等之類專利訴訟。在此就專利侵權之部分作介紹。在一專利侵權案件中，原告為了保障自己的權利，除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之禁止請求權。而專利侵害之民事救濟方法可分為事前與事後之救濟，事前救濟為專利侵害之保全，事後救濟為專利權人之請求權行使。按專利法修正理由，專利侵權之民事事後救濟方式，依其性質可分為二大類型，而排他妨害之禁止請求權其性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，是不以專利侵權行為人有故意或過失為要件。按專利法第96條之規定，禁止請求權之態樣有二：(1)發明專利權對於侵害其專利權者，得請求除去之；(2)有侵害之虞者，得請求防止之。

貳、保全程序

保全之概念有狹義與廣義之分，狹義之保全係指民事訴訟法第522條、第532條、第538條及第538條之1等民事保全程序。廣義之保全者系指包括狹義保全以外，法律規定之各種暫時性或緊急性之救濟程序。

聲請人在提出定暫時狀態處分聲請時，必要的程序要件為：(1)倘若聲請人為專利權人則應提出專利證書、專利說明書公告本及釋明相對人構成侵害事時之證據；(2)倘聲請人為被控侵權人則應提出證據釋明其未就相對人所主張之專利構成侵害之事實；(3)保全必要性之釋明。

專利侵權案件之審理法院為智慧財產法院，一審雖為民事訴訟，但其保全程序規定仍與民事訴訟法所規定的有所不同：(1)釋明不足不得以供擔保代替之；(2)提高聲請人之釋明責任；(3)法院得開示心證

專利侵權行為與不正當競爭—美國華盛頓州《反不正當競爭法》與我國公平交易法

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-04-11

壹、 前言

專利作為企業競爭有利工具之一，專利權人常利用專利的獨占性及其衍生的經濟價值，或藉以排除市場之競爭者，或藉以收取高額授權金。對於專利侵權人並得以訴主張損害賠償責任。

但專利侵權行為，若涉及生產製造銷售等行為，是否會同時構成不公平競爭?

貳、 美國華盛頓州《反不正當競爭法》[1]

智慧財產侵權警告函之注意事項

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-03-22

壹、 前言

實務上，智慧財產權人在其權利遭受侵害時，除會採取專利舉發、商標異議等行政救濟措施外，並會對加害人甚致其相關之交易對象發出警告函，請求其中止侵害行為，以免侵害狀況繼續擴大。

然而，警告函之發出是否有時間、方式上之限制?在事實狀況不明之前提下，任意散發警告涵是否有權利濫用之虞?

貳、 智慧財產權與公平交易

智慧財產權設立之目的，在於以立法方式賦予權利人排它性、獨占性之保障。然而，凡權利均有其行使上之界限，逾越合理範圍之行使即會構成「權利之濫用」。