眾律國際法律事務所

專利的邊境保護措施

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-05

一、前言：

為強化對專利權之保護，加強執行專利權邊境管制措施，即專利權人得提供保證金或相當之擔保，書面向海關申請查扣有侵害其專利權之虞之進口物;被查扣人得提供反擔保以廢止查扣。

二、專利：

專利法第九十七條之一至第九十七條之四明文規定專利權邊境管制措施。

專利權人有正當理由懷疑有侵害其專利權之物進口，為防止造成損害，得申請海關查扣該侵權物。申請查扣之程序應以書面申請，並解釋清楚侵害之事實並提供保證金或擔保，以顧及申請人與被查扣人雙方權益。海關受理申請人申請，實施查扣，有義務書面通知申請人及被查扣人。被查扣人可提供二倍保證金或相當之擔保請求廢止查扣。海關依申請所為查扣，著重專利權人行使侵害防止請求權之急迫性，至於查扣物是否為侵害物，尚不得而知。海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依申請同意其檢視查扣物。查扣物經確定判決認屬侵害專利權之物者，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

專利法第九十七條之二規定海關廢止查扣的措施和條件：一、申請人於海關通知受理查扣之翌日起十二日內，未依第九十六條規定就查扣物為侵害物提起訴訟，並通知海關者。海關得視需要延長十二日，不區分工作日或例假日。二、申請人對查扣物為侵害物所提訴訟經法院裁判駁回確定者。三、查扣物經法院確定判決，不屬侵害專利權之物者。四、申請人申請廢止查扣者。五、被查扣人繳交保證金或擔保。廢止查扣事由，均屬可歸責於申請人之情形，對當事人兩造權益造成影響之訴訟程序進行可能之結果，依訴訟程序先後排列。

專利法第九十七條之三規範查扣所生之保證金的返還問題及損害賠償，其請求返還之事由及受償範圍。查扣物經法院確定判決不屬侵害專利權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供保證金所受之損害。申請人就其繳交之保證金，被查扣人就其所繳交之保證金，與質權人有同一權利。但所規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，優先於申請人或被查扣人之損害受償。有下列情形之一者，海關應依申請人之申請，返還按所規定繳納之保證金: 一、申請人取得勝訴之確定判決，或與被查扣人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。二、因廢止查扣，致被查扣人受有損害後，或被查扣人取得勝訴之確定判決後，申請人證明已定二十日以上之期間，催告被查扣人行使權利而未行使者。 三、被查扣人同意返還者。有下列情形之一者，海關應依被查扣人之申請，返還其所繳納之保證金: 一、因廢止查扣，或被查扣人與申請人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。二、申請人取得勝訴之確定判決後，被查扣人證明已定二十日以上之期間，催告申請人行使權利而未行使者。三、申請人同意返還者。查扣物經法院確定判決不屬侵害專利權之物者，申請人理應賠償被查扣人因查扣所受之損害；申請人提供保證金在擔保被查扣人因查扣或提供反擔保所受之損害；被查扣人提供保證金，在擔保申請人因被查扣人提供反擔保而廢止查扣後所受之損害，所以申請人的保證金與被查扣人的保證金，與質權人有同一之權利。所規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，屬實施查扣及維護查扣物所支出之必要費用，為法定程序主張權利所應支出之有益費用，故明定應優先於申請人或被查扣人之損害受償。

專利法第九十七條之四規定申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由經濟部會同財政部訂定「海關查扣侵害專利權物實施辦法」。

專利的授權

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-05

一、前言：

專利授權意指專利權人同意讓其專有排他的專利權利授予被授權人實施，以進行製造、販賣與使用。

二、專利授權的意義：

專利的排他權可經由授權契約讓與授權人實施其專利，並允諾不起訴被授權人侵權的一種協議。

關於「實施」的定義，我國專利法第五十八條第二項、第三項明文規定：「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。」所謂「物之發明」，包括物品發明與物質發明。實施該發明的具體行為有製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口。行為人只有從事這五種行為中至少一種，才有侵權的行為。所稱「為販賣之要約」，包括意圖銷售專利產品之行為，如於物品上標示售價並陳列、於網路、報章雜誌或其他傳播媒體為廣告等。

三、專利授權的種類：

1. 專屬授權：專利權人將其專有之製造、販賣、為販賣之要約及使用之排他權利全部且無限制地授予被授權人實施。

2. 非專屬授權：專利權人保留其再授權或另授權他人的權利，僅一部分或有限制地授予非專屬被授權人實施其專利 ;專利權人仍有權自己使用其專利並且繼續將專利的實施權轉讓給他人。

專利的舉發

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-03

專利的舉發

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-03

一、前言：

如果通過核准而公告的專利案，被發現：(1)違反專利法所規定的專利要件，即產業利用性
、新穎性、進步性(專利法第21至24條); (2)違反一發明一專利原則(專利法第31條第32條第1項);(3)

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-04

一、前言

民國56年在關稅法第十五條，早訂定關於侵害專利權、商標權及著作權之物品不得進口輸入，而商標法、著作權法分別已修正制定相關之邊境保護措施，迄今專利法尚未予以修正，以有效禁止外國侵權競爭產品之進入我國，未能具體落實專利權之邊境保護。

二、邊境保護措施

Apple於2010年向我國知名大廠HTC提起專利訴訟，於隔年12月向美國國際貿易委員會ITC訴請「禁止進口令」，導致HTC新款手機延後上市錯失龐大商機。國際大廠因專利訴訟申請禁止進口之案例屢見不鮮，而各國邊境保護之法源依據，如美國「關稅法337條」、歐盟「有關保護智慧財產權之邊境措施規則」、日本「關稅法及關稅法施行令」、韓國「不公平國際貿易行為調查及工業損害賠償法」以及中國大陸「知識產權海關保護條例」。

我國關於「專利法增訂部分條文草案」(專利邊境保護措施條文)，經立法院於103年1月3日三讀通過，103年1月22日總統令公布，由行政院核定自103年3月24日施行。

專利工程師 劉淑貞

2014-09-01

發明/新型專利之申請專利範圍

1. 前言：

申請專利之發明/新型的權利保護範圍，是由申請專利範圍所記載之文字所界定，作為日後權利主張之依據此為我國專利法或世界各國專利法所明定之原則。簡言之，申請專利之發明/新型，指於申請專利範圍中請求保護之申請標的（subject matter）。從而，申請專利範圍如何撰寫，實為專利申請實務中最重要的環節。

二、申請專利範圍之記載要件：

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-28

一.     前言

雇用人提供資源與環境，支付薪資給予受雇人，而受雇人提供心智與勞力，而為平衡雇用人與受雇人間之權益平衡關係，專利法於第七~九條明定其權利歸屬問題，本文依據經濟部智慧財產局出版之「專利法逐條釋義」對其作簡介。

二.     職務上發明

專利法第七條規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。

一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人可實施其發明、新型或設計。

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-27

一.   前言

本文依據專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」對專利權之取得、維持、異動、消滅、撤銷及回復作簡介。

二. 專利權之取得

申請專利經核准審定或處分後，申請人於審定或處分書送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後始予公告，並自公告之日起授予專利權。

而專利申請人有延緩公告專利之必要者，可於繳納證書費及第1年專利年費時，於申請書中載明理由申請延緩公告，延緩期限不得超過3個月。

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-25

一.   前言

因專利法於103年1月22日公布，增訂第九十七條之一至第九十七條之四專利權物邊境保護措施相關規定，有關申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，授權由主管機關會同財政部定之，故擬具「海關查扣侵害專利權物實施辦法」，並於於103年3月24日之行政院公報中發布，列舉其要點如下：

二.   第二條要點：

1. 第一項明定申請查扣疑似侵權物之申請方式、受理機關及應檢附之資料。又新型專利是採形式審查，並未經過實體審查，故另規定應檢附新型專利技術報告，以作為權利有效性之客觀判斷資料。

2. 第二項依專利法第九十六條第四項之規定，專屬被授權人在被授權範圍內，對於侵害專利權者，亦可行使損害賠償、排除侵害及防止侵害請求權，故可申請查扣之人包括專利權人及專屬被授權人。

3. 第三項明定申請查扣應檢具文件及資料不齊時，海關應通知申請人補正，並明定補正前，通關程序不受影響，以資明確。

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-11

六. 舉發審查

舉發之審查，原則上是就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查，審查時須先整理爭點，審查人員於舉發聲明範圍內，依雙方攻擊防禦之書面理由及證據進行審查。

另，於舉發聲明範圍內，審查人員如認為系爭專利明顯違反本法規定之事證或於獲知法院審理之已知事證時，可發動依職權審查，就舉發人所未提出之理由及證據加以審酌。

（一）審查之基本原則

舉發程序之進行，包括舉發之提起、答辯及審定，均應以書面為原則，必要時雙方當事人可利用面詢、實驗或實施勘驗等方式補充說明或補強證據。

舉發審查採行職權原則，除了賦予專利專責機關依職權主導舉發審查程序之進行外，亦適度加強專利要件之實質審查時依職權探知及調查證據之權能。

（二）爭點整理

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-11

一.  前言

專利法設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉公眾之協助，專利專責機關就已公告的專利案再予審查，使專利權之授予更臻正確無誤，本文依據專利審查基準之舉發審查一篇，對其作簡介。

二.  舉發之提起

於專利權存續期間內，任何人認為有專利法所定可提起舉發之事由者，均可備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據提起舉發；但專利權人自為舉發者，因與本法規定舉發程序之進行均是以兩造當事人共同參與為前提，並應踐行交付專利權人答辯程序，故上述之「任何人」並不包含專利權人自己在內；而於專利權當然消滅後，則限於利害關係人對專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，始得提起舉發。

三. 法定舉發事由

專利之行政救濟簡介

專利工程師 鄧旭敦

2014-02-24

一. 前言：

行政救濟就是指人民向行政機關針對所做的處分進行抗辯或反對之表示，即人民對行政機關不服的爭議處理，凡是公法上的案件，就需給予可以行政救濟的機會，強調的是能夠解決公法上的爭議的可能性，例如：訴願的先行程序、訴願和行政訴訟的制度。凡是行政機關所為的行為，可能會違背了法規或逾越法規所容許的範圍或不當的措施，為了補救這些偏差行為即產生了「行政救濟」的制度。

二. 專利之行政救濟：

專利申請案若遭遇程序審查處分不受理，或是公告後遭到舉發的情形，若不服者，可於30日內提起訴願，若訴願被駁回，則應於2個月內向智慧財產法院提起行政訴訟第一審，再不服智慧財產法院之判決者，可再向最高行政法院提起行政訴訟上訴審，並以其判決為最終判決。

而專利申請案審查中若經再審查核駁，專利權人可於再審查審定書送達30日內向經濟部提起訴願，自此與前述程序相同，最終可走到最高行政法院之判決。

對潛在侵權者提起專利訴訟、發警告函之前，應作哪些準備

 眾律國際法律事務所  實習律師邱冠文

一、前言

知識經濟時代下，新興技術的取得即代表商機和企業的成長，因此專利權之管理與企業之營收發展息息相關，企業對自身所掌握之專利權，宜於內部建立專責部門加以管理，並於發現市場上有侵害專利之跡象時，針對相關事證加以蒐集，以便提供管理階層作是否進一步提起訴訟或和解等商業策略上之判斷。本文就專利權人可採取之法律上攻擊手段和蒐證上之證據類型及相關應注意事項介紹如下。

二、專利權人確保權利之步驟

一、前言

經濟部智慧財產局於103 年 01 月 16 日發布「專利審查基準第五篇第一章」部分規定修正，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容定並比較前後之差異。


二、專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發修正要點：

(一) 提起舉發之事由之法定舉發事由一節中，關於同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，並於嗣後取得發明及新型專利權者之內容，配合102年6月13日生效施行之專利法第32條規定，增修2.3.1之(11)，成為(11)、(11-1) ~ (11-3)。並於本節第1段及第2段之間，增加一段敘述，說明增列之理由（2.3.1節）。
 
(二) 舉發聲明一節中，按專利法第32條修正條文明定一案兩請改採權利接續，不論是發明專利權之接續或新型專利權之當然消滅，均為全案概念；另參考中國大陸一案兩請權利接續相關規定，專利權人聲明放棄實用新型專利權，亦採全案消滅之作法，故依本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載(11-2)及(11-3)之舉發，不得就部分請求項請求撤銷專利權，而應請求撤銷全部請求項（2.4.1節）。

職務發明

專利法第七條第一、二項規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第一項）前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。（第二項）」。

由於雇用人，有相當程度指示及監督權限，及投入相當設備及資力，因此於僱傭關係所生之職務上發明其成果歸屬之認定，宜從保障雇用人之立場為設計。此外如受僱人已申請取得專利權者，雇主亦得依同條規定，請求受僱人移轉返還該專利權。

另外基於發明人之權益之保障，專利法第七條第四項規定：「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」關於舉證責任之分配上，雇用人與受僱人就某項發明或創作是否於僱傭關係存續中所完成，或是否為職務上之發明或創作有所爭議時，應由雇主對此負舉證責任。

非職務發明

依專利法第八條：「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣（第一項）。受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。（第二項）雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。（第三項）」

考量非職務上之發明，雖完成於僱傭關係存續期間，但與僱傭關係之存在並無關聯或關聯微薄，原則上雇用人對於非職務上發明並無指示或監督之貢獻，亦未提供研發資訊、設備等成本，故專利申請權與專利權應歸屬於受僱人為宜。

另外專利法第九條規定：「前條雇用人與受僱人間所訂契約，使受僱人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。」目的乃在於保障於僱傭關係中經濟地位較低之受僱人方，避免因締約地位之不平等而喪失其所有之專利申請權或專利權。

所謂職務上發明係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。

依據台灣專利法第7條第1項之規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

台灣專利法第八條規定受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。

以及台灣專利法第九條規定前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。

關於受僱人發明制度，無疑問的應衡平保護提供技術思想完成創作發明之受僱人，以及提供資金、設備及人力等資源之僱用人。問題在於，如何設定衡平保護之基準及方法？相較於台灣專利法目前尚缺乏明確的職務發明獎勵法則，中華人民共和國專利法積極地訂定明確的職務發明獎勵實施細則，詳見以下表格。

有關兩岸「職務發明」規定之比較

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-02

 前言

Canon因為回收業者將其具有專利權的墨水匣回收並販售，因而提出專利訴訟；雖然日本最高法院最後判定回收業者侵權，然則實質上，作為消耗品的專利產品是否應該允許回收，此問題應該不只牽涉專利權利，還牽涉環保、市場等層面，以下嘗試以各層面進行討論，並思考政策上的可能制定方向。

技術發展層面

專利制度藉提供發明人專利排他性以使發明公開，而使他人得以理解發明而促進技術發展。以此來看，給予具有專利權的墨水匣商品保護是必要的，然而若是允許回收墨水匣，可促進將不能重複使用的墨水匣改進成可以重複使用，以此來看允許回收未必全無好處。

市場層面

若回收開放，對於真品的銷售必然會有一定程度的衝擊，但是真品仍會有一定的市佔率，因為回收產品必須要以用過的真品作為回收產品的材料。以此來看，開放回收仍可能使專利權人從專利產品獲得合理的利潤。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-27

概念

為保障發明人在申請專利時，無法預料到未來其發明被第三人以特別方式模仿，即刻意避開但實質實施的情況，專利相關規定認為，在解釋專利權範圍時，得以將範圍擴大到等同於原技術特徵的均等範圍，不僅限於原申請範圍的文義範圍，此稱為均等論。有時情況為系爭對象落入申請專利範圍的文義範圍，但系爭對象以實質不同的技術手段達成相同功能，在此時應判定系爭對象未落入專利權範圍，此稱之為逆均等論。此原則的目的在於避免申請專利範圍的不當擴張而超脫專利權人發明的合理範圍。逆均等論又可稱為消極均等論、表同實異論或均等相異論。

實務應用

當系爭對象基於全要件原則等原則判斷後認定落入專利的文義範圍時，被告可以藉由主張適用逆均等論來使系爭對象不落入專利的文義範圍。從程序來看，為先判定系爭對象落入專利文義範圍後，才審查逆均等論的判定是否成立(可參考下圖)。在實務專利侵害訴訟中很少人會主張逆均等論來防禦，理由有二：一者，當主張適用逆均等論時，就已經承認系爭對象落入專利的文義範圍了，但是在專利侵害訴訟中仍有許多其他手段可以做為防禦，如主張未侵權專利、專利無效、禁反言、先前技術阻卻。這些手段都是奠基在系爭對象並未落入專利文義範圍的假設上，最多僅是承認系爭對象落入專利的均等範圍，因此就防禦手段的順序而言，應該先對於系爭對象未落入申請專利範圍進行未侵權專利等主張，接著在系爭對象落入專利均等範圍的假設下進行禁反言、先前技術阻卻等主張，最後才是在系爭對象落入專利文義範圍的假設下進行主張，也就是說，逆均等論應該是專利侵害訴訟中的最後防禦手段。二者，當系爭對象已經被判定為落入專利文義範圍後，若被告主張適用逆均等論時，則被告須負起舉證責任，提出逆均等論成立的表面證據，這在實務上極難做到。CAFC目前尚未有基於逆均等論而判定不侵權的判決。

結語

基於均等論的理論基礎，逆均等論的出現是十分自然並能補足均等論未論及的部份。然則實務上逆均等論無論在程序上的考量還是主張成立難度的考量上都不易使用，因而使得逆均等論在實務上並不常見。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 前言

日本在應用均等論時，認定均等論必須符合五個要件，其中學理以及概念與美國所用之原則大致相同。然而其中第一個要件要求，均等論可以擴張的範圍必須為專利發明的非本質部份，稱之為技術思想同一性，此與美國原則有些差異。究竟什麼是發明本質部份？或許我們可由以下”卡發行系統”案件討論來看出。

“卡發行系統”案件

原告專利是一個可用來發行各種會員卡的卡發行系統，特別可以應用在有多個分店的錄影帶出租店。其利用特殊設計的資料傳訊技術，可讓使用者即使在沒有人的分店裡仍能申請和拿取會員卡，如此便能節省大量業務人力。

發明系統為一母店和至少一個無人分店，其中當子店有人想要申請會員卡的時候，利用一特殊設計的”硬拷貝”裝置，將使用者有附署名之駕照等身分證件資訊傳送到母店，經母局人員確認後再回傳確認訊息於分店並發行會員卡給使用者。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 概念

在申請專利時，雖然發明人可以儘可能爭取較大的權利範圍，但是在公開發明後，若有人想要模仿，可以在適當研析專利範圍後，刻意地避開請求項文義但實質上實施該發明，因而避免侵權。以此角度來看，僅是原先的權利範圍對於發明人的角度仍是不夠。均等論是在如此的情況下產生，基於保障專利權人利益，避免他人對於發明技術僅稍做非實質的改變而避免侵權，在解釋專利權範圍的時候，得以將範圍擴大到等同原技術特徵的均等範圍，而不僅限於原申請專利範圍的文義範圍。

美國均等論的原則

一、替換技術特徵

在擴大專利權範圍時，不要求所有技術特徵要完全相同，而是判斷對於所屬技術領域的技術人員來說，侵權人所採用的技術特徵和專利權範圍的技術特徵是否具有可替換性。判斷時會考慮，專利發明和被控侵權客體的對應技術特徵是否”以基本上相同的方式，實現基本上相同的功能，產生基本上相同的效果”，這被稱為”功能-方法-效果”(function-way-result)原則。

二、全要件原則

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

在應用均等論的時候，其專利權擴張範圍不可以包含該發明專利的先前技術，也因此，當一產品(以下簡稱系爭對象)被控落入另一個專利(以下簡稱系爭專利)的權利均等範圍時，被告可以主張先前技術阻卻，即主張系爭對象其實是屬於系爭專利的先前技術，來阻止均等論的權利擴張以避免落入系爭專利的權利範圍。在實務上，判定先前技術阻卻是否成立並不容易，因為當如此爭議發生的情況，往往系爭對象、系爭專利和相關先前技術之間的差異會很小，而法院在判決先前技術阻卻是否成立，往往是判定系爭對象和相關先前技術的差異是否比系爭對象和系爭專利的差距還來得小。然則如此判定往往會流於主觀，以下就專利審查的新穎性和進步性要件審查來討論另一種判定準則。

以新穎性要件看先前技術阻卻判定準則

若先前技術阻卻成立，則代表系爭對象隸屬於相關先前技術的範圍。以此角度來看，若是假設系爭對象在沒有系爭專利的情況下，其申請專利無法通過新穎性要件審查，也因此我們可以使用新穎性審查基準來判斷系爭對象是否通過測試，假如未通過的話則先前技術阻成立。

以進步性要件看先前技術阻卻判定準則

依照前述討論，我們一樣可以以進步性審查基準來測試系爭對象是否通過測試，若是未通過測試的話則先前技術阻卻成立。