眾律國際法律事務所

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-11

六. 舉發審查

舉發之審查，原則上是就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查，審查時須先整理爭點，審查人員於舉發聲明範圍內，依雙方攻擊防禦之書面理由及證據進行審查。

另，於舉發聲明範圍內，審查人員如認為系爭專利明顯違反本法規定之事證或於獲知法院審理之已知事證時，可發動依職權審查，就舉發人所未提出之理由及證據加以審酌。

（一）審查之基本原則

舉發程序之進行，包括舉發之提起、答辯及審定，均應以書面為原則，必要時雙方當事人可利用面詢、實驗或實施勘驗等方式補充說明或補強證據。

舉發審查採行職權原則，除了賦予專利專責機關依職權主導舉發審查程序之進行外，亦適度加強專利要件之實質審查時依職權探知及調查證據之權能。

（二）爭點整理

由於舉發之審查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定爭點，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。其中，爭點是由請求項、舉發理由（包括舉發事由）及證據三者所構成。爭點如不明確，將導致不能充分瞭解爭點之內容，無法據以為正確之判斷，此時可行使闡明權以確認舉發人真意。

以下為爭點之態樣：

1. 舉發聲明中所載之請求項不同，構成不同爭點。

2. 舉發理由中所載之事由不同，構成不同爭點。

3. 證據不同，構成不同爭點。

4. 證據之不同組合，構成不同爭點。

5. 證明同一待證事實之多件證據，構成一爭點。

（三）爭點審查

經整理爭點後，應就爭點逐一審查，就舉發聲明範圍內之請求項，審查舉發人之舉發理由及證據、專利權人之答辯意見、面詢或實施勘驗之結果等，據以判斷爭點成立與否。

（四）舉發證據之審查

舉發證據是舉發審查時，使審查人員認定舉發人主張事實之真偽之一切資料，其審查除專利法已有規定之事項應予適用外，其他如舉證責任、證據能力、證據力、證據調查、證據採認原則等概念，於民事訴訟法、行政訴訟法、行政程序法等皆有相關規定，其中有關爭點範圍內就證據之職權調查等直接適用行政程序法規定，而舉證責任、證據資料、證據方法、證據採證等，亦可於性質相容的情況下，類推適用民事訴訟法、行政訴訟法之相關規定。

（五）職權審查

當專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時，審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，可於舉發聲明範圍內發動職權審查。

以下為可發動職權審查之時機：

1. 因舉發聲明範圍內之請求項間之依附關係或審查順序上之邏輯關係，不發動職權審查會導致審查結果矛盾者。

2. 舉發理由僅主張系爭專利某請求項不具進步性，於進步性審查過程中，明顯知悉該請求項違反創作定義或為法定不予專利之事項者。

3. 舉發理由僅主張舉發聲明範圍內之請求項不具進步性，但因請求項之內容明顯不明確而無法確定其保護範圍，以致無法據為比對進步性之基礎者。

4. 審查人員明顯知悉舉發證據與通常知識或其他案件證據之組合，可證明系爭專利舉發聲明內之請求項不具專利要件者。

5. 確定之民事判決可供參酌，即相關之民事侵權訴訟判決內容有系爭專利請求項無效之理由或證據者。

七. 舉發審定

舉發審定為行政處分，其審定之效果是就舉發聲明範圍內之各請求項分別作成，因此，舉發案經審查全部請求項舉發不成立或部分請求項不成立者，該全部專利權或部分請求項之專利權應予維持，仍然自始有效。

而任何人曾就同一專利權提起舉發，經審定舉發不成立者，就同一事實同一證據有一事不再理之效果，不得再為舉發。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利審查基準，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422899&ctNode=6680&mp=1