眾律國際法律事務所

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-18

一.   前言

本文依據設計實體審查基準之專利要件一章，對其與發明專利差異之處作摘要。

二. 產業利用性

若申請專利之設計為透過視覺訴求之創作且於產業上有被製造或使用之可能性，即具備產業利用性，並不限於該設計之創作已實際被製造或使用。但若申請專利之設計為無法再現之創作，則不予專利。

三. 新穎性

當與申請專利之設計相同或近似之設計未構成先前技藝的一部分時，稱該設計具有新穎性。

（一）新穎性之審查應就說明書及圖式所揭露申請專利之設計與單一先前技藝進行比對，不得就該設計與多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份引證文件中之部分技藝內容的組合，或與其他形式已公開之先前技藝內容的組合進行比對。

當申請專利之設計所揭露的外觀與引證文件中單一先前技藝相對應之部分相同或近似，且該設計所應用之物品相同或近似者，應認定為相同或近似之設計，不具新穎性。

（二）判斷設計之相同或近似時，審查人員將模擬市場消費型態，而以對該設計所應用之物品具有普通認知能力的消費者為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之設計與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。

其中，相同物品指用途、功能相同者。而認定申請專利之設計所應用之物品時，應以圖式所揭露之實際內容並對照設計名稱所記載之物品為判斷基礎。

而外觀的相同、近似指若依選購商品時之觀察與認知，申請專利之設計所產生的視覺印象會使普通消費者將其誤認為該先前技藝，即產生混淆、誤認之視覺印象者，其判斷方式包含：整體觀察、肉眼直接觀察比對與綜合判斷等。

四. 創作性

該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，且未產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及之設計，不具創作性。

其中，先前技藝不包括在申請日及申請後始公開或公告之技藝，並應注意，審查創作性時之先前技藝並不侷限於相同或近似的物品。

（一）審查原則

設計專利是保護透過視覺訴求之創作，其創作內容在於應用在物品的外觀設計而非物品本身。故創作性之審查以圖式中揭露之點、線、面所構成申請專利之設計的整體外觀為對象，判斷其是否易於思及，至於設計所應用之物品，僅須考量該物品與先前技藝物品的異同，不須要考量物品本身的創作性。

創作性審查時，可以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份引證文件中之部分技藝內容的組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容的組合，判斷申請專利之設計是否易於思及。

（二）判斷基準

1. 申請專利之設計的範圍

若說明書及圖式所揭露之內容包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」者，申請專利之設計的外觀是以「主張設計之部分」予以界定，而「不主張設計之部分」不得用於界定申請專利之設計外觀，但可用於解釋該外觀與環境間之位置、大小、分布關係，亦可用於解釋申請專利之設計所應用之物品。

2. 是否為易於思及之判斷

申請專利之設計與主要引證比對時，若其二者之差異僅是參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計的整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定該設計為易於思及，不具創作性。

例如，該差異僅就非近似物品做直接模仿或轉用等手法，包括模仿自然界形態、著名著作或直接轉用其他技藝領域之先前技藝；或該差異僅就習知設計之外觀做簡易之變化手法，包括就其他先前技藝之直接置換、組合，改變位置、比例、數目，或運用習知設計之簡易變化，僅是利用該等簡易手法所做之創作且無法使該設計的整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定該設計為易於思及。

而視覺效果是否特異，可就申請專利之設計所包含形狀、花紋的新穎特徵、主體輪廓型式、設計構成、造形比例、設計意象、主題型式或表現形式等設計內容與先前技藝進行比對。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利審查基準，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422885&ctNode=6680&mp=1