眾律國際法律事務所

從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(四)

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專利師 楊智成

案例7：美國IMS v. HAAS案

系爭請求項：

1. A programmable microcomputer control apparatus for controlling the relative motion between a tool and a workpiece comprising: …

interface means for transferring a control program and control parameters from an external medium into said alterable memory and for recording the control arameter contents of said memory onto an external medium; …

系爭請求項簡述：

此專利提供一種interface means (介面裝置)，讓NC工具機的操作者可透過介面裝置直接輸入控制參數來決定NC工具機的作動。詳言之，首先，NC工具機的記憶體中儲存著與NC工具機作動方式有關的各個data block (資料區塊)。操作者可在interface means上根據display means (顯示裝置)的提示，透過data entry means(資料輸入裝置) 逐步輸入各資料塊所需的參數。另外，根據此專利的說明書的揭示，程式碼係儲存在tape cassette中，並透過tape cassette transport進行存取。

地方法院的判決：

IMS(被授權使用此專利生產NC工具機的的公司)控告HAAS(另一家生產NC工具機的公司)侵權一案的爭點主要在於interface means與data block兩個元件。首先，地方法院認為，請求項中的interface means是手段功能用語，在參照此專利的說明書之後，進一步判定HAAS的floppy disk drive與此專利所揭露的tape cassette transport並不均等。另外，有關data block的部分，地方法院亦認為此專利所揭示的控制參數並不包含HAAS所使用的G碼或M碼。因此，HAAS並未侵犯IMS的專利權。

CAFC的判決：

首先，CAFC同意地方法院的見解，認為請求項中的interface means是手段功能用語，並具有兩個功能(transferring control parameter與recording control parameter)。然而，判斷HAAS是否侵權IMS的interface means時必須先判斷兩者的功能是否相同，然後再判斷兩者在結構上是否構成美國專利法第112條第6段的"均等範圍"。據此，CAFC判定，由於HAAS的floppy disk drive明顯亦具有transferring與recording的功能，因此判定兩者結構是否均等便成為侵權是否成立的關鍵。關於兩者的結構是否均等，CAFC作出一個非常重要的見解 — 若請求項以手段功能用語的方式撰寫，但若是說明書中對應的結構對整體發明的重要性很低，則應給予說明書中對應的結構較大的均等範圍(換言之，在此條件下，不適合嚴格比較兩者的結構)。另外，CAFC進一步指出，所謂「均等範圍」並非只是嚴格的結構均等，判斷時不應只是把焦點放在結構上。最後，CAFC認為，所屬技術領域中具通常知識者可輕易地透過替換兩者，因此兩者均等。另外，關於data block的部分，CAFC認為，在此專利的請求項中，data block並非以手段功能用語的方式撰寫，故不屬於美國專利法第112條第6段的規範中。最後，CAFC駁回地方法院的判決。

案例8：智慧財產法院(99,行專訴,47)

本案係有關於實務上舉發以手段功能用語表示之申請專利範圍。判決書中提到：

系爭專利申請專利範圍第1項揭示：「一種元件裝卸裝置，其包含:

(a)一元件槽座的環座，其包括定義在一具有一中心之板的多個孔，該等孔係垂直於該板子的平面，該環座的中心與該板的中心係同心的；

(b)藉旋轉該板而使環座繞其中心旋轉的機構；

(c)在環座旋轉所經的路徑中，用以承收一元件流路並使元件歸位於槽座中之機構；

(d)用以將元件固持於其槽座中的半真空吸引機構；

(e)在環座旋轉所經的路徑中，用以充份地將槽座內元件電氣接觸以對元件進行測試之機構；

(f)複數個儲盒；

(g)在環座旋轉所經的路徑中，用以將各測試後的元件自其槽座中噴出並將元件導引至數個儲盒中選定的一儲盒之機構；以及

(h)用以偵測未被噴出方式所噴出之元件的機構。」

其中技術特徵 (b)、(c)、(d)、(e)、(g)及(h)為手段功能用語，…，故技術特徵(b)之範圍應解釋僅能包含有說明書第9頁第2-4行、第10頁第18-21行以及圖1及圖3；技術特徵 (c)之範圍應解釋僅能包含有說明書第19頁第4行至第20頁第1行以及圖1、3、10、10a及14；技術特徵 (d)之範圍應解釋僅能包含有說明書第9頁第18行至第10頁第13行以及圖5、6及16；技術特徵 (e)之範圍應解釋僅能包含有說明書第11頁第14行至第15頁第5行以及圖7-9；技術特徵(g)之範圍應解釋僅能包含有說明書第16頁第6行至第17頁第14行以及圖3、11及12；技術特徵(h)之範圍應解釋僅能包含有說明書第22頁第13行至第23頁第7行以及圖3、3a及3b。

系爭專利申請專利範圍第17項技術特徵(c)、(d)、(h)皆為手段功能用語，上開證據均未揭示前揭技術特徵於解釋其範圍時應包含於發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料及其均等範圍，據此，如附表項次17所示證據組合之擇一均難以證明系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1至17項之技術內容與原告所提出舉發證據之差異並非為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。

 小結

在判斷是否落入手段功能用語的均等範圍時，必須先判斷功能是否相同，再考量結構是否均等。以上述案例8之舉發案為例，僅管手段功能用語的所有功能用途皆已經被引證案所揭露，但說明書中所記載對應於該功能之結構、材料及其均等範圍未被揭露時，仍不能指稱以手段功能用語表示之申請專利範圍不具進步性。另外，若是說明書中對應的結構對整體發明的重要性很低，則應給予說明書中對應的結構較大的均等範圍。

案例9：智慧財產法院(99,民專上,5)

本案係有關於實務上不被視為手段功能用語之例子。判決書中提到：

系爭專利申請專利範圍僅1 項：「…，該中繼齒輪(30)在一導引板作用下可在針板座(6)上自由轉動」。其中一造指稱申請專利範圍第1項中所載之「導引板」為功能性元件，而適用專利法施行細則第18條第8項之解釋方法。

法院認為：該「導引板」之記載並非手段功能用語，從系爭專利申請專利範圍第1項所載之「該中繼齒輪在一導引板作用下可在針板座上自由轉動」，已可理解該導引板應涵蓋所屬技術領域中具有通常知識者已知可導引中繼齒輪樞轉的所有結構，而無專利法施行細則第18條第8 項之適用

案例10：智慧財產法院(98,民專上,22)

本案係有關於實務上不被視為手段功能用語之例子。判決書中提到：

系爭專利申請專利範圍第1項所示：「至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗，用以感測流經該冷陰極螢光燈電路之電流」以及「一控制器，用以至少部分依據流經該冷陰極螢光燈電路之電流而調整該電壓源」，顯非手段功能用語。

被上訴人自承「感測阻抗（impendance）之定義包含用於感測之電阻與電容、電阻與電感及其組合」，足徵「至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗，用以感測流經該冷陰極螢光燈電路之電流」一詞，顯非未詳述其他元件之結構、材料或動作，故其根本非一手段功能用語。復查，「至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗，用以…」本身亦非單純的「…手段（或裝置）用以…」之用語記載，且「至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗，用以感測流經該冷陰極螢光燈電路之電流」之內容，對該領域具通常知識者而言，其記載亦足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，因此亦顯不符專利審查基準之手段功能用語記載之條件，故其根本非一手段功能用語。

小結

由上述案例9、10可知，僅管申請專利範圍中的元件是用手段功能用語表示，若所述技術領域具有通常知識者都可以了解所述裝置對應到的所有結構，則實務上仍不會被視為一種手段功能用語界定的元件，從而不能適用專利法施行細則第18條第8項之解釋方法。

提出的解決方案：

專利侵害之鑑定流程，首先是解釋申請專利範圍，其次為比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。故解釋申請專利範圍的原則至關重要。手段功能用語申請專利範圍之解釋，提出的解決方案如下：

1. 少用手段功能用語：先前已敘述，使用手段功能用語反而限縮權利保護範圍。因此除非當技術特徵無法以結構、材料或動作充分作界定，或者以結構、材料或動作作界定不如以功能或功效作界定來得明確的情形下，才使用手段功能用語。另外，欲使用手段功能用語撰寫專利說明書的人員，有義務告知客戶了解手段功能用語在解讀申請專利範圍，後續侵權判斷中的效果。

2. 了解基本判斷原則：專利法課予申請人撰寫說明書時，應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施的義務。因此申請人欲以手段功能用語撰寫申請專利範圍時，使用的文字至少需「形式上」符合。若想規避手段功能用語，故意使用型式上不符合的文字用語，且僅記載特定功能，未記載足以達成該特定功能的完整結構。日後有侵權侵害糾紛時，法院仍有可能認定為手段功能用語。

3. 說明書撰寫應更為完善以獲得完善保護：由於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。因此申請人欲獲得較完善的保護，須於發明說明中的實施例敘述對應於該功能之結構、材料或動作，越完善越好。申請人若沒有在發明說明中的實施例敘述對應於該功能之結構、材料或動作，將導致所屬技術領域中具通常知識者無法理解或想像出具體，使得申請專利範圍不明確。由於在解釋申請專利範圍時必須包含發明說明中所述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，因此，以手段功能用語撰寫申請專利範圍時，說明書務必充份揭露各種實施例，以免後續侵權解釋時，權利範圍的主張不夠完整。

4. 少用贅語：同一請求項中，申請人已敘述完整結構後，再加上手段功能用語，或者將裝置加以純功能性的描述。除了需要承受申請專利範圍不明確而有被撤銷的風險外，此時手段功能用語本質上應只是幫助理解該發明因結構所帶來的功效。未來涉及侵權鑑定判斷時，因請求項已有完整結構之敘述，故功能性用語不列入侵權限定要件。

5. 補救措施：若是申請人已提早警覺或發現到實施例不充分，或者發現申請時未考慮到某些實施例，可能導致後續侵權解釋手段功能用語的權利範圍時，被限縮在實施例中對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，對專利權人不利，而想追加或補正實施例。但此時已屬於加入新事項的情況，補充或修正應不被允許。認為藉由國內優先權制度補充實施例可彌補上述的不足，也許是個解決方案。雖說這樣似乎不是國內優先權制度建立的本意，但給了申請人因使用手段功能用語所帶來天生的不利，而可行的一種補救措施。

參考資料:

1.      Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element    

2.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181

3.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183

4.      專利判決解析   陳啟桐   專利師雜誌

5.      功能記載之申請專利範圍之解釋    劉國讚   專利師雜誌

6.      手段功能用語之解釋與應用   劉爾順   世新大學法學院碩士論文

7.      智慧財產法院判決書 (98,行專訴,41)

8.      台中地方法院判決書 (96,智,13)

9.      智慧財產法院判決書 (97,民專訴,18)

10.    智慧財產法院判決書 (97,民專訴,22)

11.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,19)

12.    智慧財產法院判決書 (99,行專訴,47)

13.    智慧財產法院判決書 (99,民專上,5)

14.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,22)