眾律國際法律事務所

 (前文請參照進步性的判斷方法(一))

至於進步性的審查基準，實際上的審查是如何為之呢?審查基準中明載，「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術，判斷該發明為顯而易知時，即應認定該發明為能輕易完成者，不具進步性。若申請人提供輔助性證明資料，得參酌輔助性證明資料予以判斷。判斷請求項中所載之發明是否具進步性時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明。」簡言之，若是在先前技術可以「明顯」合併的情況下，就必須考慮結合後的先前技術，是否可以讓該發明所屬技術領域中具有通常知識者得以輕易完成所請之發明，此外，得參酌輔助性證明資料判斷。

首先就結合後的先前技術說明如何判斷，其可分為五步驟：

．步驟1：確定申請專利之發明的範圍；

．步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；

．步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

．步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；

．步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

依據上述步驟判斷進步性時，審查基準指出應注意下列事項：

(1)相關先前技術所揭露的內容，指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。

(2)若該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用其他相關技術領域中之技術手段能解決申請專利之發明所欲解決之問題時，則其亦具有該其他相關技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。

(3)確定相關先前技術時，應考量下列事項：

(a)申請專利之發明與先前技術在技術領域的關連性；

(b)申請專利之發明與先前技術在所欲解決之問題的關連性；

(c)申請專利之發明與先前技術在功能或特性上的關連性；

(d)從先前技術可預測申請專利之發明的合理程度。

相關先前技術與申請專利之發明通常必須屬於相同或相關的技術領域，兩者所欲解決之問題相近，而有共通的技術特徵；即使兩者所屬之技術領域不相同或不相關，只要兩者有共通的技術特徵，而能發揮申請專利之發明的功能時，亦得認定為相關先前技術。

(4)依前述步驟5判斷進步性時，應以申請專利之發明的整體為對象，若發明之個別技術特徵的組合在功能上並無關連時，則得就各個技術特徵與先前技術分別比對。

(5)依前述步驟5判斷進步性時，申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時的通常知識及相關先前技術，認定會促使其轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明者，應認定該發明能輕易完成。

(6)依前述步驟4所得到之差異有下列情形之一時應認定申請專利之發明能輕易完成，不具進步性：

a.具有差異之技術特徵係自相關先前技術轉用者

若具有差異之技術特徵係由某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域，且未產生無法預期的功效者，即屬相關先前技術之轉用。

b.具有差異之技術特徵係屬通常知識之等效置換

具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且未產生無法預期的功效者，即屬等效置換。

c.具有差異之技術特徵為相關先前技術中所建議之技術

若相關先前技術中未明確記載該具有差異之技術特徵，但該技術特徵屬於該先前技術所揭露之範圍者。例如為解決問題，相關先前技術已揭露技術特徵的電位必須高於鐵離子，雖然所記載之實施例未包含鉛，但由於鉛的電位高於鐵係已知之事實，在其他先前技術並未指出鉛不適於應用在該發明的情況下，且該發明未產生無法預期的功效時，應認定申請專利之發明中所載的鉛屬於相關先前技術中所建議之技術。

前開段落係審查基準中之闡述，實務上在接到審查委員之審查意見通知函時，主要都是對申請專利之發明與先前技術的比較做答辯，也就是針對「技術領域的關連性」、「所欲解決之問題的關連性」、「功能或特性上的關連性」以及「先前技術可預測申請專利之發明的合理程度」。

其中，又以「所欲解決之問題的關連性」、「功能或特性上的關連性」為主要使用的答辯方式，因為「技術領域的關連性」以及「先前技術可預測申請專利之發明的合理程度」往往會因人而異，或許在步驟3中已明白說明需確認申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，實際上卻相當難確認。更具體而言，申請專利之發明到實際審查時，往往已經經過3年了，確認3年前的技術水準誠屬不易，再加上審查委員專精技術領域並不相同，以其主觀所認知的「具通常知識者」也大不相同。由於上述種種原因，將導致於實務上通常不往此方向答辯。

至於，「所欲解決之問題的關連性」、「功能或特性上的關連性」，由於通常在先前技術以及申請專利之發明中會說明該技術所欲解決之問題以及其技術特徵之功能或特性為何，因此，較能客觀的說明兩者之差異處，並且也較能說服審查委員。

申請專利之發明是否具進步性，主要係依前文中進步性之判斷步驟進行審查；若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌。

何謂輔助性證明資料，審查基準指出多種樣態：

一、發明具有無法預期的功效

無法預期的功效包含產生新的性質或在數量上的顯著變化。若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期的功效，而其係請求項中界定該發明之技術特徵所導致時，該無法預期的功效得佐證該發明並非能輕易完成。因此，即使申請時的通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明，但若該先前技術並未揭露轉用、置換、改變或組合後會產生無法預期的功效時，則申請專利之發明仍非能輕易完成。

舉例而言，先前技術揭露當在攝氏200~500度時，產物的產量會隨溫度上升而增加。而申請專利之發明則揭露在攝氏350~380度時，產物的產量會隨溫度上升而有一突發性成長，由於此突發性成長並未被預期，所以該申請專利之發明將具有無法預期之功效。 

二、發明解決長期存在的問題

申請專利之發明解決先前技術中長期存在的問題或達成人類長期的需求者，得佐證該發明並非能輕易完成。 

三、發明克服技術偏見

申請專利之發明克服該發明所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深柢固之技術偏見，而採用因技術偏見而被捨棄之技術，若其能解決所面臨之問題，得佐證其並非能輕易完成。

四、發明獲得商業上的成功

依申請專利之發明所製得之物在商業上獲得成功，若其係直接由發明之技術特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，得佐證該發明並非能輕易完成。

實務上，通常是以發明具有無法預期的功效做進步性的輔助性主張。發明解決長期存在的問題或是發明克服技術偏見，則較類似於進步性的判斷方法(二)所提到申請專利之發明與先前技術在比對「所欲解決之問題的關連性」。至於發明獲得商業上的成功，應證明其商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應證明商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致，故此輔助性主張也可能會有主觀上之認定不同。

綜上，進步性之判斷方法最主要的就是先看先前技術是否得以明顯結合，接著判斷結合後的先前技術與申請專利之發明的差異性，並且可利用輔助性證明資料主張其進步性。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準