眾律國際法律事務所

台灣專利法規與中國專利法規之異同(1)

眾律國際法律事務所 專利部副總經理鄭裕涵
2012-06-01

前言

台灣與中國大陸所處的地緣關係相當接近，所使用的官方語言都是中文，並且台灣與中國大陸的基本專利精神與立法概念是類似的。但，在實際閱讀過台灣與中國大陸的專利法、施行細則(中國大陸稱為實施細則)與審查基準(中國大陸稱為審查指南)後，兩岸的相關專利法規的差異點除了程序名稱上的用語遣詞不同之外，仔細比較兩岸的相關專利法規，還能發現其實存在著很多基本法定規範的差異性，這在兩岸專利相關法規中即各自代表了程序上的不同意義。

以下將逐一介紹兩岸在專利法規上的相同與差異之處。

擬制新穎性V.S. 抵觸申請

以台灣及中國的發明專利做為說明：

台灣現行專利法第23條：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

中國現行專利法第22條第2款：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。」

台灣專利法第23條為擬制喪失新穎性之相關規定，而中國專利法第22條第2款的最後一句為抵觸申請之相關規定，上述兩岸專利法條之意旨皆為將先申請案以法律擬制(legal fiction)為後申請案之新穎性審查範圍，若後申請案的申請專利範圍內容違反上述的法條規定，即不准予專利權。

台灣與中國在此一規定的專利法條，由字面描述可以直接看出用字遣詞的差異，接著再進一步比對兩岸對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的判斷準則。

台灣專利法對於擬制喪失新穎性的判斷原則有四：

1. 先申請案的申請日係早於後申請案的申請日，但先申請案的公開或公告日是在後申請案的申請日之後。

2. 以後申請案之申請專利範圍比對先申請案的說明書及圖式內容。

3. 先申請案與後申請案之申請人必須是不同之申請人。

4. 先申請案應為專利權人以外之人申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國內發明或新型專利申請案。

中國專利法對於抵觸申請的判斷原則有四：

1. 先申請案的申請日係早於後申請案的申請日，但先申請案的公開或公告日是在後申請案的申請日之後。

2. 以後申請案之申請專利範圍比對先申請案的權利要求書、說明書及圖式內容。

3. 先申請案與後申請案之申請人為同一申請人或是不同申請人。

4. 先申請案必須是向國務院專利行政部門提出申請。

以台灣與中國對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的法條規定與判斷原則第1點、第2點而言，兩岸的規定是相同的：若先申請案有撤回、視為撤回或不受理等情事而未公開或公告，則不得據為判斷後申請案擬制喪失新穎性；先申請案與後申請案的比對基礎為，後申請案的申請專利範圍與先申請案的專利文件的全文內容進行比對，並非是先申請案的申請專利範圍與後申請案的申請專利範圍進行二者的比對。

並且，以台灣與中國對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的法條規定與判斷原則第4點來看，兩岸的規定是相同的：在台灣的審查基準第5章中清楚載明，若是申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國外專利案，不能據以認定先申請案不具擬制喪失新穎性的先前技術；在中國專利法第22條第2款中明確記載先申請案必須是向國務院專利行政部門提出過申請。也就是說，做為擬制喪失新穎性/抵觸申請的專利前案，不得為國外的專利申請案，必須是該國/地區的專利申請案。

反之，台灣與中國對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的規定差異在於上述判斷原則的第3點：

中國專利法第22條第2款在2009年修法之前的判斷標準是：指有”他人”就同樣的發明或者實用新型在申請日前向國務院專利行政部門提出申請，並記載在申請日以後公布或公告的專利文件中，才構成抵觸申請；本人就同樣的發明或者實用新型在申請日前提出專利申請的，後申請案並不喪失新穎性。

中國在2009年之前的規定與台灣現行專利法的規定相同，在擬制喪失新穎性/抵觸申請的判斷上是採用相對新穎性的判斷標準。但中國在2009年修法後，將”他人”修改為”任何單位或者個人”，將抵觸申請的判斷原則改為採用絕對新穎性的判斷標準。也就是說，在中國就同樣的發明或者實用新型在申請日前提出專利申請，並記載在申請日以後公布或公告的專利文件，其申請人不論是本人/本單位或是任何人/任何單位於同日申請的同樣發明創造，皆構成抵觸申請，並且讓後申請案喪失新穎性。

綜上所述，案件於審查階段或是舉發/無效階段時，若對該專利申請案或該專利權有引用相關法條時，應先確認所附之先前技術文獻與證據的申請日期、公開/公告日期、申請國等案件資訊，並根據系爭案件為台灣專利申請或是中國專利申請，確定先前技術文獻/證據的申請人適格性，避免在該國引用了錯誤的證據文獻主張該法條。

一案兩請之規定

台灣與中國對於新型專利申請/實用新型專利申請並不進行實質審查，僅進行形式審查，因此審查所耗費的時間較發明專利申請要來的短，若新型專利申請/實用新型專利申請的形式沒有違反法定標的，授權的時程自然較發明專利申請需要經過實體審查階段要來的快。

基於同一發明僅能給予一個專利權，而該專利權是給予最先提出申請者的原則，若同一申請人就同樣的發明創造分別授予發明專利權與新型專利權，無疑是違反上述的”同一發明僅給予一個專利權”的原則，如此將有違社會公平，也會造成權利主張上的混亂，因此台灣與中國皆制定有相關專利法規，以規範此一情事的發生。

台灣現行專利法第31條第2項：「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」

台灣現行專利法第31條第4項：「同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」

中國現行專利法第9條第1款：「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。」

在台灣的實務做法是，對於同一申請人於同日對同一發明創造申請發明專利又申請新型專利的情況，若是發明專利在實體審查階段或是已獲准專利權階段，智慧財產局或任何人發現同一發明創造同時申請了發明專利與新型專利而提出異議(官方發出通知或任何人提出舉發請求)，此時申請人必須擇一，否則均不予專利。

若申請人選擇發明專利，並撤回新型專利申請或是新型專利權被撤銷，該發明專利繼續進行實體審查或是維持發明專利權的續存；若申請人選擇新型專利，並撤回發明專利申請或是發明專利權被撤銷，則維持新型專利權的續存。

也就是說，無論申請人選擇發明專利或是新型專利，另一專利勢必被撤回或撤銷，將導致另一專利權利自始不存在，如此並無法完整提供給申請人較為立即性的專利權保護，只能透過發明專利於申請後18個月公開時，採取臨時性的補償救濟，避免他人在此一發明專利權公開到核准專利權的期間，侵害該申請人的權利。

然而，在中國對於一案兩請的規定就與台灣不甚相同。在中國現行的實施細則第41條中明確規定，同一申請人在同日對同樣的發明創造既申請實新型專利又申請發明專利的，應該在申請時主動的分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利。若發明專利申請經審查後沒有發現駁回理由，國務院專利行政部門應通知申請人在期限內聲明放棄實用新型專利權，方可授予發明專利權，而該實用新型專利權係自公告授予發明專利權之日起終止。

詳細而言，在中國提出一案兩請的專利申請請求，申請人必須於申請的同時主動提報，於二專利申請案的申請書上分別填寫另一專利申請的存在，並在公告授予發明專利之日起聲明放棄實用新型專利權，如此同一發明創造在發明專利權尚未核准前，先以實用新型專利權獲得保護，在發明專利權獲准後，即改以發明專利權接續予以保護，達到該發明創造之專利權的無縫接軌，對申請人的權益將不造成太嚴重的影響。

然而，中國的發明專利是採請求審查制度，在獲准發明專利權之前，是需要通過審查委員針對申請案所載之技術方案的實質審理。如此，發明專利在獲准其專利權的過程中，可能會下述幾種情形：

0. 發明專利申請所載之權利要求皆具備專利性，無需任何修改即獲准其專利權；
0. 發明專利申請所載之部分權利要求具備專利性，申請人經過併項修改或是刪除不具專利性的權利要求，而獲准其專利權；
0. 發明專利申請所載之權利要求不具備專利性，但說明書中記載具備專利性的技術方案，申請人經過將說明書內容修改至權利要求中，而獲准其專利權。

上述的情形1、2，所核准的發明專利的權利要求範圍與另一先核准的新型專利的權利要求範圍相同，因此申請人於該發明專利核准之日必須選擇其中一專利，而被迫放棄另一專利，似乎對申請人的專利運用策略未達最完善的保護；而上述的情形3，所核准的發明專利的權利要求範圍已與另一先核准的新型專利的權利要求範圍不同，並非屬於同樣的發明創造，因此申請人於該發明專利核准時並不需要選擇其中一專利，而可以使兩個專利權共存。

就上述情況1、2而言，若欲使兩個專利權共存，以利智權運用策略更為靈活，申請人可考慮在發明專利核准之前的時間點，提出其中一專利的權利要求範圍修改的請求，使二專利的權利要求被視為是不同的發明創造。

【參考書籍資料】

專利法逐條釋義 經濟部智慧財產局 民國98年6月 ¹

審查基準 2004年版²

審查基準 2006年版³

審查指南 2010年⁴

《中華人民共和國專利法》解釋及實用指南 中國民主法制出版社 2009年⁵