眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.03.05

一. 前言

依據專利法第二十八條，在外國第一次依法申請專利後十二個月內，能就相同發明向我國申請專利時主張國際優先權，以及第三十條所規定，於我國先申請發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請之說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型主張國內優先權。本文根據發明專利審查基準之優先權一章，對其作簡介。

二. 國際優先權簡介：

（一） 申請人在與我國相互承認優先權之國家（互惠國）或世界貿易組織（WTO）會員國第一次申請專利，以該申請專利之發明為基礎，於十二個月內在我國就相同發明申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日。

（二）「相同發明」之判斷：兩發明之記載形式及實質內容完全相同，或是兩發明之差異僅在於文字的記載形式，或差異僅在於部分相對應之技術特徵者。

三. 國內優先權簡介：

（一）國內優先權制度之目的是為使申請人於提出發明或新型申請案後，得以該申請案為基礎，再提出修正或合併新的申請標的，而能享受和國際優先權相同之利益，此種修正或新的申請標的，當以修正的方式提出時，常被認定為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而若運用國內優先權，則仍有機會合併成一申請案，從而取得總括而不遺漏之權利。

國內優先權制度僅適用於發明專利與新型專利，不適用於設計專利，且發明專利與新型專利之間，可互為主張優先權之基礎案。申請案主張國內優先權後，先申請案將自其申請日後滿十五個月，視為撤回，以避免重複公開及重複審查。

（二）國內優先權之態樣

1. 後申請案就先申請案之原發明或新型主張優先權：

先申請案就發明A申請專利，而後申請案在先申請案之申請日後十二個月內亦就發明A申請專利，並以先申請案為基礎主張國內優先權，此時因專利權期間是自後申請案申請日起算，故可獲得專利權期間屆滿之日延後最多一年之效果。

2. 增加實施例支持原申請專利範圍(實施例補充型)。

3. 上位概念抽出型：

申請人依據先後完成的實施例先後分別提出申請，申請專利範圍可申請上位概念涵蓋先申請之下位實施例，以取得較廣範圍之權利。

4. 符合發明單一性條件之併案申請型：

申請人將依序完成的實施例分別提出申請案，若該等申請案間符合發明單一性之規定時，可將兩申請案彙總為後申請案，並主張優先權。

（三）主張國內優先權的專利申請案審查時，須判定該優先權主張的效果能否被認可，此時應對申請專利範圍中的每一請求項逐一判斷，而各項的優先權效果是否被承認，將影響各該請求項之准駁。

（四）注意事項

1. 先申請案為未完成之發明或新型，無法認可其優先權之主張。

2. 若先申請案為生物材料或利用生物材料之發明，後申請案主張國內優先權時，須注意先申請案是否已依專利法之規定寄存生物材料。

3. 主張國內優先權時，先申請案自申請日後滿十五個月視為撤回，即使後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案仍全部視為撤回。若欲保留未主張優先權之部分不被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分申請分割，此一情況，分割案不得再被主張優先權，但修正後之先申請案仍可被後申請案主張國內優先權。

4. 先申請案曾主張喪失新穎性或進步性之例外，後申請案仍可自先申請案申請日後十二個月內主張國內優先權，依國內優先權制度，後申請案有取代先申請案中相同發明之效果。

5. 先申請案為分割案時，不得被主張國內優先權，但已主張國內優先權之後申請案，仍可申請分割，且其分割案可援用原優先權日。

6. 被主張國內優先權之先申請案，於被視為撤回之前，即使有提出修正本，於判斷是否認可優先權時，仍以先申請案取得申請日之專利說明書、申請專利範圍或圖式為比對基礎。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利審查基準，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422905&ctNode=6680&mp=1