相同發明案之官方程序處理
眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元
2014-09-26
相同發明之審查對象是以每一個請求項為對象,逐項去做審查,分別去做新穎性、進步性等可專利性之審查。倘若甲、乙兩份說明書雖均為敘明物之製造以及物的發明,甲說明書以裝置之製造方法為請求項,乙說明書以裝置為請求項,甲、乙二說明書則被認定為不同發明。
呈上,相同發明之發明,參酌說明書、申請專利範圍、圖式、通常知識等,判斷準則,依內容是否決定請求項是否(1)完全相同;(2)差異僅在文字記載形式或是可直接無歧異的得知之技術特徵;(3)差異僅在文件之相對應技術特徵的上下位觀念;(4)可以依通常知識即能直接置換的技術特徵。
舉例來說,甲發明之請求項為下位概念,而以乙發明之請求項為上位概念,則倘若甲發明先申請,則乙之發明會被認為甲之相同發明;反之,乙先申請,並不會使得甲之發明被認定為乙之相同發明。
倘若,甲乙二發明為相同發明。相同發明之審查原則,若為甲乙二發明為不同申請日,則若申請人相同,優先適用擬制新穎性之規定,而待先申請案公開公告後,再進行後申請案之審查,並應考量先申請案於申請過程中之變動過程,考量後申請案核駁之原審查意見審查範圍的正確性,以利於後申請人之後續修正及申復。若申請日相同,則敘明為相同發明,發出審查意見通知。
而若甲乙二發明之申請人不同且相同申請日時:
(1)均尚未公告:已無其他核駁理由者,則應指定限定期限內,要求申請人申復雙方協議之結果,若屆期不申復,核駁所有申請案。而申請人於指定期限內申報協議結果,且撤回其他相關申請案後,應就申報之協議結果准其專利。
(2)若一申請案已公告:應通知所有申請人指定期限,要求申復雙方協議專利權結果,依尚在申請案之修正、申復情形後續續行;若協議仍不成或是未回報協議結果,則核駁全部申請案。
參考資料:
中華民國 審查基準
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