眾律國際法律事務所

專利權消滅之簡介

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

一、前言

專利法第七十條，規定專利權當然消滅之事項，以下根據專利法逐條釋義摘要簡介之。

二、專利權當然消滅

如何有助於專利請求項撰寫

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

發明專利請求項，得以一項以上之獨立項申請之，而項數之多寡以及獨立項之組數會影響申請人需繳納各國專利規費的金額有關，例如：依中華民國之規費規定，於申請實體審查時請求項十項為一個基本額度(七千元)，而超過十項者，每項酌加收八百元。若為節省申請之規費考量時，專利撰稿時，妥善運用獨立項與附屬項之組合，並注意各項技術特徵相互的鋪陳架構。

請求項撰寫之架構大致分為專利標的(subject matter)、前言(preamble)、連接詞(transition)、元件(element)。

獨立項應敘明專利標的之名稱，以及發明人所認定的主要技術特徵；前言部份若需要指明專利標的之功能者；連接詞分為開放式用語以及封閉式用語，主要為標明主要技術特徵的組成元件是否得有其他額外之元件存在，撰寫時使用開放式用語，於爭端解決時，比對該請求項功效之產生，其他元件存在無礙於該請求項之涵攝；反之，若使用封閉式用語，則僅限於該請求項中所列舉之所有元件，該功效之發生不得有其他元件之存在。而獨立項中之元件，則是由該份發明專利之主要技術特徵之所有要件所組成。

對於撰寫者人之鋪陳獨立項，以申請時，通常知識者依據先前技術者，所撰寫架構之專利範圍，若過廣，則使獨立項限於說明書之實施例無法支持、或是習知技術被涵蓋進去；而若過於窄，雖申請時，雖易於獲證，然發明人主張該項權利時，會發現，各項權利項之限制條件過多，致技術公開給公眾學習。

對於獨立項之撰寫，於發明人與撰稿人間訪談時，敘明各該限制條件屬於必要技術特徵，亦或者是僅是產生輔助之功效，而非屬 “必要”者，則可置於附屬項，均有助於鋪陳請求項之架構。

專利請求項之功能性用語

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

專利請求項之目標，常見以物、或是方法二類去做撰寫，物之發明，主要以物之結構去描述；而方法之發明，主要是以步驟為請求項之元件去描述；但若以上述二類的撰寫方式描述，較不適合請求項精簡、確實之要求時，有時也會以功能性用語，撰寫專利範圍。

以功能性用語撰寫專利範圍時，必須於說明書實施例段落，記載相對應之步驟或是流程敘述，才能達到說明書明確且有具體揭露的要求，而在解釋以該功能性用語撰寫之專利範圍時，應包含該實施例段中，說明書敘述相對應段落之說明所能包含到實施該功能性用語之實施方式。

        依審查基準之分類中，又分為手段功能用語、以及步驟功能用語。手段功能用語系用於物之請求項中，其用語為「手段(裝置)，用以…(記載功能)」，說明書實施例段落，記載該功能之相對應之結構或是材料等；而步驟功能用語擇系用於方法之請求相中，其用語為「步驟，用以…(記載功能)」，而說明書中應記載請求項中該功能之功能的動作，且應為複數個技術特徵組合之發明。

        判斷是否為手段功能用語之流程，

1. 1.          該請求項記載技術特徵的記載形式是否為「手段(或是裝置)用以(means for)…」、「步驟用以(steps for)…」。
2. 2.          該請求項之「手段(或是裝置)用以…」「步驟用以…」用語，是否有記載特定功能性用語，亦即該習知技術領域中之特定功能性用語。
3. 3.          該請求手段功能用語，不得于該請求項中，記載詳述之步驟、結構或是材料。

于撰寫專利請求項時，手段功能用語僅是一種撰寫之工具，在特定技術特徵

相同發明案之官方程序處理

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-26

相同發明之審查對象是以每一個請求項為對象，逐項去做審查，分別去做新穎性、進步性等可專利性之審查。倘若甲、乙兩份說明書雖均為敘明物之製造以及物的發明，甲說明書以裝置之製造方法為請求項，乙說明書以裝置為請求項，甲、乙二說明書則被認定為不同發明。

呈上，相同發明之發明，參酌說明書、申請專利範圍、圖式、通常知識等，判斷準則，依內容是否決定請求項是否(1)完全相同；(2)差異僅在文字記載形式或是可直接無歧異的得知之技術特徵；(3)差異僅在文件之相對應技術特徵的上下位觀念；(4)可以依通常知識即能直接置換的技術特徵。

        舉例來說，甲發明之請求項為下位概念，而以乙發明之請求項為上位概念，則倘若甲發明先申請，則乙之發明會被認為甲之相同發明；反之，乙先申請，並不會使得甲之發明被認定為乙之相同發明。

        倘若，甲乙二發明為相同發明。相同發明之審查原則，若為甲乙二發明為不同申請日，則若申請人相同，優先適用擬制新穎性之規定，而待先申請案公開公告後，再進行後申請案之審查，並應考量先申請案於申請過程中之變動過程，考量後申請案核駁之原審查意見審查範圍的正確性，以利於後申請人之後續修正及申復。若申請日相同，則敘明為相同發明，發出審查意見通知。

        而若甲乙二發明之申請人不同且相同申請日時：

Novelty: Online Article as Prior Art

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-25

1. 1.          內容簡介

 美國專利法102(a)、(b)規定，無下列情形之一者，專利可以獲證，(a)在專利申請人發明及申請之前，已在本國為他人習知或使用，或在國內外已獲准專利或在印刷刊物上登載者(or described in a printed publication)，或(b)在美國申請一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上登載，或在國內為公開使用或販售者；規定欠缺新穎性者不得獲證，而其比對的標準為習知技藝，透過專利或是印刷刊物登載公開，若與習知技藝比對，欠缺新穎性，則不具可專利性；可以為訴訟當中兩造常就該證據是否可以為適用於先前技藝的載體爭執，一旦為比對新穎性或是進步性適用的載體，欠缺新穎性、進步性的機會就大增。

原意可為唯有可對外傳播之載體才能夠傳遞先前技術，但是，在專利法立法時，傳遞資訊大量印製書刊，原可以登載先前技術的載體，由人手書寫擴及至印刷刊物，將資訊傳遞非限於人手書寫規定於專利法內，無思及有其他載體存在的可能性，卻導致後續的專利訴訟，許多問題會產生於是否可為“印刷刊物”，而必須去解釋”印刷刊物”字眼。

兩造常會回推至，專利法的法源基礎，(美國憲法第一條第八款第八項)，國會有權授予政府，為促進科學與實用技藝的進步，對作家和發明家的著作與發明，在一定期限內給予專利權的保障[1]，與人民用排他權的利益交換人民的技術，若是公眾可得為之的公開資訊，國家自然不需要拿排除他人製造、使用販賣的權利，與專利權人交換資訊，藉此理由，最高法院由國會立法理由或是其他判決先例各種情境下，針對一些爭議性的“印刷刊物”字眼做出一些解釋，原判決先例很多是在圖書館藏案例是否可為“印刷刊物”的載體，而在網路雲端時代來臨，網路資訊更為蓬勃，線上刊物可否為“印刷刊物”，字面而看線上刊物，也許並非印刷物，可否成為先前技術的載體，然網路傳遞資訊比實體資訊傳遞的更為快速，此問題更形重要，較難去驗證具體個案是有誰讀取該資訊，為求節省司法資源，不需要在每個個案中，在一個個論述是否可為“印刷刊物”，將其判斷標準統一建立起來也變成重要。

1. 2.          案例解析：Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc. , 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 201)

2.1      案件說明（Caption）

美國專利之忠實揭露訊息義務(duty of disclosure)

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-22

由於專利權的取得會涉及公眾利益，因此，美國專利依規定，要求各個專利申請人必須陳報對於可專利性有實質影響性的資訊(duty to disclose information material to patentability)，忠實地(in good faith)向專利局陳報相關資訊。

        若於專利仍處於申請階段時，該訊息之義務都拘束專利申請人，直到各該涉及之專利範圍被刪除或是撤回。倘若現存之專利請求項，與該訊息對於可專利性無實質影響力，則可以不用陳報；反之，則仍須提報該資訊。

依規定相關需陳報之揭露訊息如下：各該對應案官方檢索報告中之引證案，以及於申請時，申請人認為與該專利申請案最接近之任何資訊或是前案。

各該次揭露中第一次IDS資訊之揭露時間，官方規定提報IDS資訊，依申請程序上之規定，不得於晚於其他相對應案官方引用該引證案之三個月，若合於相當規定則可以少付官方規費(IDS提報費用)。

而若非英文之文件是對應案官方所引用之文件或是專利說明書，則需提出全文英文翻譯或是指明相對應與各該有關段落之翻譯。

韓國專利局專利全文翻譯工具介紹：

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-23

相較於EPO官網之翻譯工具，對於韓國專利多僅只提供摘要之翻譯，韓方官網所提供之專利翻譯為說明書全文翻譯(除圖式外)，可以節省一筆不小之翻譯費用，以下簡述該翻譯工具之操作流程。

Step 1：進入韓國專利檢索首頁，並輸入專利號

Step2:選取Unexam. Full Text 或是 Publ. Full Text，再點擊Machine Translation，即可取得該專利相對應之英文翻譯文件

日本專利局專利全文翻譯工具介紹：

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-23

以往於美國官方提報IDS引證專利家族其他國家官方引證案有關之日文前案時，相較於EPO官網之翻譯工具，對於日本專利多僅只提供摘要之翻譯，日方官網所提供之專利翻譯為說明書全文翻譯(除圖式外)，業界常用日本官方之官網上之翻譯工具提報，如此可以節省相當大一筆翻譯費用，以下簡述該翻譯工具之操作流程。

Step 1：進入日本專利檢索首頁，點擊如下圖紅字圈選處之PAJ連結

美國專利法中關於外太空發明的規定

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

一、前言：

解釋美國專利法中關於外太空發明的規定。

二、美國專利法第105條關於外太空發明的規定：「

35 U.S.C. 105 Inventions in outer space.

美國專利法名詞解釋(二)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

三、解釋名詞：

        美國專利法第100條定義名詞：「100 定義 除非文字另外提到，當使用在此篇時

        (a)專有名詞『發明(invention)』意指發明或發現。

        (b)專有名詞『過程(process)』意指過程、技術或方法，並包含一個已知過程的新使用、機器、製造、物質的組成或材料。

        (c)專有名詞『美國(United States)和這個國家(this country)』意指美利堅合眾國、其領土和屬地。

        (d)字詞『專利權人(patentee)』包含不只被授予專利的專利權人，還包括專利權人的法定繼承人。