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眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

0. 說明：由於美國國際貿易委員會對於專利侵權案件，其審理程序及時間較為快速，加上ITC裁定的效果可直接發生作用於被控侵害專利之貨物上，因此，對於以美國為主要銷售市場的外國公司而言，無疑是最嚴重的威脅，該公司極有可能不但因而喪失已有的在美國市場占有率，甚至因而被迫完全退出該市場。

0. 組織功能：ITC乃一獨立、非政黨、準司法之聯邦行政機關；ITC並非一決策單位，也非司法法庭，亦不涉及貿易條約之協商。而其中與智慧財產權最為相關的是依關稅法第337條之規定，受理進口貿易中涉及專利、商標或著作權侵害等情事或不公平競爭之申訴案件。ITC依據關稅法第337條對於特定進口貿易程序，根據當日人之聲請而啟動，舉行聽證會，以調查涉及不公平之進口貿易，而一但被ITC認定進口貿易業務違法，ITC即可以做出決定，建議美國總統對進口商品核發禁制令型態之行政命令。該些行政命令包含排除令（exclusion order）、停止令（cease and desist order）與扣押或沒收（ seizure or forfeiture）。而排除令又分為一般排除令與限定排除令，前者乃要求美國海關禁止所有侵權物品之入關；後者則僅要求禁止相對人所生產之侵權物品入關。而停止令則係強制相對人停止對其侵權產品在美國境內的一切商業活動。  

0. 進行流程：ITC受理申訴案件後à半數記名評定是否啟動關稅法第337條之調查程序à行政法官進行聽證調查程序（審理時間相當快速，避免讓承審行政法官認定舉證不足或抗辯無效）à行政法官做出初步裁決（initial determination ）à當事人可依19 C.F.R Part 210.42(h)向ITC提起覆審請求àITC做出最終裁決（final determination ）à轉呈總統裁定。

購物網站標錯價格之法律問題

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專利工程師暨法務 簡敏丞

由於網路購物之方便，帶動一波直接由網路下單購物的熱潮，但是往往由於人員、系統或是行政作業流程之疏失，導致網站將商品價格標錯之情況時有所聞，業者與消費者間的後續處理，也是因業者態度而有所異，少數為了保障商譽的業者願意承擔損失，但絕大多數的業者都不太願意認帳，紛紛將責任歸咎於入口網站、補償些許折價卷或贈品、或將標錯價之風險、庫存不足之風險、出貨不及之風險，在網路上直接註明保留出貨或是接受訂購權力由公司決定。因此消費者似乎除了內心抗議之外，亦須要了解些許法律常識。

 假若消費者已經訂購網站上所出售的商品，但是業者卻不願意出售，這種情況下此買賣契約是否已經成立?假若契約已經成立，則雙方當事人均受到契約的約束，而履行義務。

 民法上對於契約的成立，其規定為:『當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。』(民法§153)

雙方當事人意思表示一致的情況有三種 :

 (前文請參照進步性的判斷方法(一))

至於進步性的審查基準，實際上的審查是如何為之呢?審查基準中明載，「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術，判斷該發明為顯而易知時，即應認定該發明為能輕易完成者，不具進步性。若申請人提供輔助性證明資料，得參酌輔助性證明資料予以判斷。判斷請求項中所載之發明是否具進步性時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明。」簡言之，若是在先前技術可以「明顯」合併的情況下，就必須考慮結合後的先前技術，是否可以讓該發明所屬技術領域中具有通常知識者得以輕易完成所請之發明，此外，得參酌輔助性證明資料判斷。

首先就結合後的先前技術說明如何判斷，其可分為五步驟：

．步驟1：確定申請專利之發明的範圍；

．步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；

．步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

．步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；

．步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

依據上述步驟判斷進步性時，審查基準指出應注意下列事項：

(1)相關先前技術所揭露的內容，指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。

從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(四)

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專利師 楊智成

案例7：美國IMS v. HAAS案

系爭請求項：

1. A programmable microcomputer control apparatus for controlling the relative motion between a tool and a workpiece comprising: …

interface means for transferring a control program and control parameters from an external medium into said alterable memory and for recording the control arameter contents of said memory onto an external medium; …

系爭請求項簡述：

 專利法第22條第4項規定，「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」其中，「發明雖無第一項所列情事」係指新穎性之判斷，而專利法第22條第4項係規定發明專利應具備進步性之原則。

審查基準中明載，「雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性（包括擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。」換言之，當審查委員審查一申請專利範圍時，必須先審究新穎性，若是在符合新穎性之規定時(也就是專利法中「發明雖無第一項所列情事」)，始審究該申請專利範圍之進步性，

然而，前開段落不斷提到的「進步性」，究竟何為「進步性」呢? 審查基準中明載，「審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成。惟前述技術內容的組合，在請求項的申請日（主張優先權者為優先權日），對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，必須是明顯（obvious）的情況下，始得為之。」換言之，若是使用多份引證文件的技術組合，使得所屬領域具有通常知識者得以明顯結合以輕易完成申請發明之技術內容，則該申請發明就不具備進步性。

至於何謂「明顯」?審查基準中舉出三種判斷樣態如下：

(1)就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯。

(2)就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域。若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。

(3)就組合之動機而言，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容，則其技術內容的組合係屬明顯。例如一先前技術與教科書或工具書所揭露之技術內容的組合，或一份文件與其內容已明確敘及之另一份文件或已明確敘及以其他形式公開揭露之技術內容的組合

簡言之，「明顯」的判斷方式主要在於比較該些先前技術中，是否可推及以解決申請發明之問題、技術領域是否相關、是否有組合該些先前技術之動機，只要有其中一項不符合明顯之判斷方式，則可視為技術內容的組合並非明顯，也就是該些先前技術並無法結合以核駁申請發明之進步性。 

參考資料

(前文請參照新穎性的判斷方法(一))

至於新穎性的判斷基準，審查基準中主要列出四項方法判斷，其中包含：一、完全相同；二、差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；三、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；以及四、差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。

一、    完全相同：
    審查基準說明，「完全相同係指申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異，也就是說先前技術已經揭露了與申請專利之發明一模一樣的技術。」

二、    差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵
    審查基準載明，「申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。」
    該段文字所述係表示，若申請專利之發明與先前技術比對時，僅是形式上有差異，但是實質上並無任何差異時，則申請專利仍不具備新穎性。另外，此處亦舉出兩者技術若是於上下位概念的情況與新穎性之判斷方式，判斷方式可參閱「三、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」。

三、    差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念
    此處所述之上位概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明。
    若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為「用銅製成的產物A」，會使申請專利之發明「用金屬製成的產物A」喪失新穎性。

消費者保護法 - 網路購物 – 七天猶豫的迷思

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專利工程師暨法務 簡敏丞

 1944年所制定的消費者保護法並未訂定網路買賣之事項，僅規定郵購買賣，並無網際網路買賣的適用。直到2003年1月22日才公布施行修正郵購買賣的定義，將其定義為 : 『指企業經營者以廣播、電視、電話、傳真、型錄、報紙、雜誌、網際網路、傳單或其他類似之方法，使消費者未能檢視商品而與企業經營者所為之買賣』(消費者保護法§2 - 10款)。

 但並非所有在網路上完成要約及承諾的買賣行為都適用消費者保護法，假若交易前已經檢視要交易的標的物，就算是企業消費者利用網路協商達成協議，也不適用消費者保護法，因此消費者保護法規範的交易型態只限於消費者未檢視的要約，並經過企業經營者能諾的契約。

 而大眾常會誤會只要是交易都有七天猶豫期及無條件解約的權利，筆者需要再次提醒七日猶豫期及無條件解約權只有在沒有看過或檢查過要購買的商品，而經過企業經營者答應賣之情況。至於其他的網路交易行為就算沒有消費者保護法的適用，也具民法的適用。

 企業依照消費者保護法§18、消費者保護施行法§16 I及消費者保護法§19 I之規定，企業經營者為郵購買賣或訪問買賣時，應將其買賣之條件、出賣人之姓名、名稱、負責人、事務所或住居所告知買受之消費者。企業經營者應於訂立郵購或訪問買賣契約時，告知消費者本法第十八條所定事項及第十九條第一項之解除權，並取得消費者聲明已受告知之證明文件。郵購或訪問買賣之消費者，對所收受之商品不願買受時，得於收受商品後七日內，退回商品或以書面通知企業經營者解除買賣契約，無須說明理由及負擔任何費用或價款。該法立法目的主要是為了保護消費者在遠距離交易之情況下，無法辨識或檢視物品之權益，但假若賣方在交易過程中已經提供消費者充足的資訊或試用機會時，該條文應略作目的性限縮，而限制消費者無條件解除權之行使，對於產品或服務有瑕疵，仍然回復一般民法的適用。

通常而言，當一件發明案在經歷審查委員的實質審查，最容易遇到的情況就是審查委員認為該件發明案不具備新穎性或進步性。本文將針對新穎性的判斷方法簡略介紹。

專利法第22條第1項規定，「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」簡言之，若是發明申請案在申請前就已經被公開，則該件申請案將不具備新穎性。

在審查基準第二篇第三章專利要件中，更明白詳細的說明新穎性的判斷及審查方法，其中，在審查時必須符合兩項原則，一、逐項審查；二、單獨比對。

何謂逐項審查?審查基準中明載，「新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」也就是說，審查請求項之新穎性時，必須一個一個判斷之，不得因獨立項不具備新穎性，就直接判斷附屬項亦不具備新穎性。

何謂單獨比對?審查基準中明載，「審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。為更詳細揭露引證文件中所揭露之技術特徵，在該引證文件中明確敘及另一參考文件時，若該參考文件在引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件應被視為引證文件的一部分，亦即引證文件與參考文件共同揭露之先前技術仍屬單一文件中所揭露之先前技術。同理，引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術，均應被視為單一文件中所揭露之先前技術。此外，使用字典、教科書、工具書之類的參考文件解讀引證文件中之用語，該參考文件亦被視為引證文件的一部分，屬單一文件中所揭露之先前技術。」換言之，若是單一引證文件就足以揭露請求項之所有技術內容，那麼該請求項就不具備新穎性。另外，若是要使用額外的引證文件時，必須是原引證文件中已揭露來源或是僅用以解釋原引證文件之專有名詞，始得為之。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準

一件發明專利申請案在經過發明人的努力，從構思發明開始，接著經過重重的實驗乃至於成功，將發明技術本身轉換為說明書及圖式，遞交申請書、說明書及圖式至智慧局，審查人員的把關，說明書的補充修正，終究最後智慧局發出核准通知，這一段漫長的過程，往往會花去至少3~5年的時間。此時，發明人或許會想了解，花了這麼多的時間所申請並得到的專利權，甚麼時候才可以用來保護自己的權益呢?

    根據專利法第51條規定，「申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。」由此可見，專利權生效日需具備下述條件：

    一、繳納證書費及第一年年費

    二、公告之日起算

此時，專利權人應會有所疑惑，因為本國專利法為了促進產業發展，設有早期公開制度，也就是專利申請案在申請日後18個月若沒有法定排除事項時，就必須公開。再者，由於法律規定專利權必須於繳納證書費及第一年年費，並經公告後始具備專利權。因此，在公開至公告這段期間中，實際上並沒有專利權之適用。

有鑑於此，立法者於專利法第40條更明文規定，「發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。」藉此，在滿足專利法第40條的條件下，專利權人於發明專利公開後至公告前之期間，亦可得到保障。

然而，在實務上，判斷公開至公告間之補償並無法直接判斷得知，因為發明專利在經過核駁答辯之過程後，常常會牽涉到申請專利範圍的修正，所以會造成核准公告的申請專利範圍與公開時的申請專利範圍不同。因此，在判斷公開至公告期間之補償，仍需要審酌該件發明專利的整個申請流程，始能確定之。

至於從申請日開始到公開前的期間呢?本國專利法並未規定此段期間的補償，應是基於該件發明專利申請案並未公開，所以他人實施與該件發明專利相同之技術時，並無從得知該技術已被申請。

一般人在看待「專利權」時，常常會認為有專利權的人代表可以做與專利相同之產品，而且專利是先申請主義，所以只要自己獲得了專利，並且做與專利說明書中所申請的一模一樣的產品，就不會被其他人告了。另外，當一發明有多個發明人時，也常常會有發明人爭奪排名之順序，並認為發明人排在前位係代表對該發明具有較大之貢獻。然而，前述的觀點並非正確，本文將於後續段落一一詳述。

首先，自專利法第56條規定，「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」換言之，專利權實際上是ㄧ種排除他人實行某種動作之權利。為使讀者更快速了解排他權之真義，茲舉出案例說明排他權之意義：

【案例】發明人甲發明一椅子，並且申請專利A，其後，發明人乙認為專利A之椅子如果能加入一靠背，使用者可以更舒適的坐在椅子上，因此發明一具有靠背的椅子，並且申請專利B。專利A及B皆被經濟部智慧局核准專利。試問：發明人甲是否可以不經發明人乙之授權製造專利B之椅子?發明人乙又是否可以不經發明人甲之同意製作專利B之椅子?

【答】首先，針對第一個問題，發明人甲是否可以不經發明人乙之授權製造專利B之椅子，根據專利法第56條之規定，顯然地，由於發明人乙申請專利B並獲准，因此，發明人乙可以排除發明人甲製造專利B之椅子。

至於第二個問題，發明人乙是否可以不經發明人甲之同意製作專利B之椅子，其答案亦是不行，理由如後：發明人乙雖然可以排除他人製作專利B之椅子，然而，發明人甲之專利A之排他權亦可同時發動，因為專利B之椅子之全部要件已經全部落入專利A之範圍之中。因此，發明人乙也無法實施專利B之椅子。

藉由上述的案例，讀者應可更了解專利權之實際效果。然而，當上述情況發生時，豈不是發明人甲及乙皆無法實施專利B之椅子，而產生鷸蚌相爭(發明人甲、乙支付年費)，漁翁得利(智財局收取年費)之情況?

實則不然，前述之情況可以透過交互授權解套，也就是發明人甲、乙分別將自己的專利A、B交互授權給對方。換言之，發明人甲、乙皆可以製造專利A或B的椅子。若將此一情況放大，有心的業者自然會努力的以專利權保護自己的產品，並進而阻擋其他新踏入的業者。至於新踏入的業者除非能夠研發出新技術，否則終將會被專利授權金侵蝕利潤，而無法進一步壯大自身的產業。由此觀之，專利法其實鼓勵發明人創新，並且促使發明人公開自身的技術以促進各產業不要再往相同的發明投資。

至於發明人之排名順序，針對台灣之專利法而言，並未有任何規定其順位代表對於一發明之貢獻。專利中之發明人欄位係用以表示發明人之人格權，並且發明人欄位中所填之發明人都對於該發明具有貢獻。至於排名順序代表發明之貢獻度之迷思，可能是在學術界中之習慣產生，一篇論文的作者順序代表了貢獻度之大小，故產生發明人爭奪排名之順序情況。

綜上，根據前述之解釋，讀者應可更加了解專利所代表之意義，並且應可減少對於專利之迷思。