最新二十篇文章公告:判決與法律命令之解析、契約與商業模式之範例
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專利法第26條第2項規定,「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。」另外,專利法第26條第3項規定,「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明,各請求項應以簡潔之方式記載,且必須為發明說明及圖式所支持。」簡言之,申請專利範圍需簡潔,並且發明說明及圖式要支持該申請專利範圍,而發明說明又必須讓通常知識者可以實施。然而,實際上專利權所保障的範圍僅為申請專利範圍,並不包含發明說明,或許讀者在此開始有些混淆,那麼,發明說明除了用來「實施」之外,主要還有甚麼用處?

審查基準中對於申請專利範圍之認定實際上如後所示,「申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎,並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識。認定申請專利範圍時,原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍,予以認定。對於申請專利範圍中之用語,若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時,應考量該定義或說明;對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時,則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。」換言之,若是對於申請專利範圍中之記載有問題而需要解釋時,可以考慮發明說明的文字。

在98年度行專訴字第128號判決之判決要旨中亦同意審查基準之說明,並且更進一步的針對發明說明與申請專利範圍之關係。其中,發明說明及圖式雖可於申請專利範圍不明確時作為解釋申請專利範圍之參考,但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據,因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件(文字、用語),而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍,亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件,否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的,亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動,違反信賴保護原則。

 

【小結】

實務上,在核駁答辯的過程中,即便是具有多年經驗的專利工程師,也可能會在答辯過程中,因為不小心將僅在發明說明揭露之限定條件讀入申請專利範圍,導致於在答辯過程中因為沒有實質限定申請專利範圍,而無法說服審查委員先前技術與申請專利範圍之區別。另外,就發明人之角度而言,因為發明人往往會就申請專利之發明說明所揭露之內容,認定前案與申請專利截然不同,而忽略了專利權所保護之標的實為申請專利範圍本身。 

 

參考資料

98年度行專訴字第128號判決

台灣專利法

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專利法第7條第2項規定,職務上之發明、新型或新式樣,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。所謂職務上所完成之發明,必與其受雇之工作有關聯,即依受雇人與雇用人間契約之約定,從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作,受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等,因而完成之發明、新型或新式樣專利,其與雇用人付出之薪資及其設施之利用,或團聚之協力,有對價之關係,故專利法規定,受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣,其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係,其重點在於受雇人所研發之專利,是否係使用雇用人所提供之資源環境,與其實際之職稱無關,甚至與其於契約上所約定之工作內容無關,而應以其實際於公司所參與之工作,及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

專利法逐條釋義中亦說明,職務上發明係指受雇人於僱傭關係存續中,基於本身派受工作之範圍內,所完成之發明,發明為工作內容之一,也是執行職務之結果。如於僱傭關係存續中,完成與職務無關之發明,則非屬職務上發明,故並非所有雇傭關係存續中之發明,均屬職務發明。亦即與受雇人本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之發明,方屬之。因此,是否為職務發明,取決於職務工作內容與發明、新型、新式樣之內容,而不在於是否於上班時間內完成。

前述之判斷,只要受雇人在雇傭關係時,所發明之創作若是有使用到本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之經驗,應當視為職務發明,其專利申請權及專利權屬於雇用人。

然而,實務上是否為職務發明之判斷,很容易會因為證據的不同而產生不同的判決結果。

舉例而言,100年度民專訴字第89號判決以及智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51號中,其係為同一案件之不同審級判決。其中,在100年度民專訴字第89號判決中,由於雇用人提出與受雇人之相關契約之等等證據,佐證該受雇人所申請之專利為職務上發明,是故,法官據此做出專利申請權及專利權屬於雇用人之判決。然而,受雇人提出上訴,亦即智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51號之判決,受雇人提出種種證據,例如職務上僅為管理該公司的研發部分、證人證詞佐證或是系爭專利並非該公司之研發方向等等。是故,法官針對此些證據重新判定系爭專利非屬職務上發明。

實務上常有公司與其受雇人間針對專利權歸屬發生爭議之案例,對於是否屬職務上發明,通常並非單純自客觀形式認定,尚應就綜合情事,探求當事人真意而為認定。換言之,其重點在於受雇人所研發之專利,是否係使用雇用人所提供之資源環境,與其實際之職稱無關,甚至與其於契約上所約定之工作內容無關,而應以其實際於公司所參與之工作,及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

 

 

參考資料 

100年度民專訴字第89號判決

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專利法第一百零九條第一項規定新式樣,指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作。簡言之,新式樣專利主要是訴求於物品之外觀之保護。然而,當進入到新式樣專利侵權判斷之際,實務上又是如何判斷?

智慧財產法院民事判決100年度民專上字第7號中,判決要旨明載,新式樣專利之侵害判斷,應包括「解釋申請專利之新式樣範圍」,及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」之步驟,而「解釋申請專利之新式樣範圍」應限制在申請時,對照於申請前之先前技藝,在客觀上透過視覺訴求使其具新穎性、創作性之新穎特徵,並排除功能性之設計。至於「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」,則應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準,解析被控侵權物品之技藝內容,進而以普通消費者之水準,判斷解析後被控侵權物品與解釋後申請專利新式樣之物品與視覺性設計整體是否相同或近似。若被控侵權物品與申請專利新式樣之物品及視覺性設計整體相同或近似時,再進而以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準,判斷被控侵權物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵,若被控侵權物品與申請專利新式樣的物品及視覺性設計整體相同或近似,且包含新穎特徵,始落入申請專利之新式樣範圍,而構成侵害。

其中,從判決理由中更可看出實際判斷產品是否侵害新式樣專利時,主要需系爭專利分析、系爭產品技術內容、物品相同或近似判斷、整體視覺性設計相同或近似判斷、系爭產品是否包含新穎特徵之判斷等等之要點。

另外,關於請求損害賠償之金額,由於專利法規定以銷售侵權物品全部收入為所得利益做為損害賠償之金額,是故法院認為上訴人抗辯以系爭產品十分之一計算系爭產品之獲利,做為賠償金額,顯屬無據。然而,這次專利法修正案,基於專利並非必然是產品市場之獨占,侵權人之所得利益,亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益,非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時,因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人,其所得之賠償顯有過當之嫌,因此,刪除總銷售說之規定,於請求損害賠償時,應依實際個案情況衡量計算之,故未來個案損賠如何主張計算,殊值觀察。

 

參考資料 

 

智慧財產法院民事判決100年度民專上字第7

台灣專利法

專利審查基準

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專利法規定,「凡可供產業上利用之新型,無下列情事之一者,得依本法申請取得新型專利:一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」然而,實際上又是如何判斷何為已公開使用呢?請參看【附件】以及後文之案例分析。

 

【原告主張之簡述】

被告雖標得桃園縣警察局之「天羅地網專案監控保安系統架構/ 功能建置案」(下稱「天羅地網專案」),並於911220實施完成,92120經驗收合格完畢。然而,其並未達成公開之要件,因此,原告93528申請之專利不因被告實施之「天羅地網專案」喪失新穎性。

再者,被告於9763標得花蓮縣警察局之97年度治安防治專案重要路口監視及錄影監視系統整合採購案,被告參與上開招標所使用之技術,為原告系爭專利範圍內,被告未取得原告之授權,逕使用系爭專利,嚴重侵害原告之權益,故請求損害賠償。

 

【被告主張之簡述】

被告認為「天羅地網專案」係採公開招標,且領購對象並未限定特定廠商,並且在該天羅地網專案公開使用時舉辦啟用典禮,並有簡報介紹該項系統之運作模式、採用設備與功能等。故原告之系爭專利已欠缺新穎性。

另外,系爭專利之新型專利技術報告書中,系爭專利第1項與前案比對結果為無進步性。

 

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美國專利制度施行已久,已約莫有數百年的歷史,因此不論是在美國專利法或是其審查基準(MPEP)具有較為詳盡的規定以及複雜之態樣,美國延續案(continuing application)亦是如此。對於台灣人而言,若是向美國申請專利時,較常會遇到之態樣可能是請求分割(divisional application)或是請求延續審查(requests for continued examination),然而,在美國專利系統如此龐大的架構之下,應當對於各種延續案有一定之瞭解,在專利申請上才能有較多的對應策略手段。是故,本文遂針對美國延續案的態樣做初步之介紹。

首先,延續案之定義是甚麼呢?美國專利法並無條文特別規定,亦無明確定義出延續案之用語。然而在專利法施行細則中,則以「continuing application」一詞指出延續案之三種態樣,分別是:1.continuation application」,簡稱CA2.continuation-in-part application」,簡稱CIP3.divisional application」,簡稱DA

此外,依照實務界人士更將RCE案和重新領證案(Reissue)列為延續案之另外兩種態樣。

為方便論述上的一致性,本文將統一將「continuing application」稱為「延續案」;「continuation application」稱為「連續案」或「CA案」;「divisional application」稱為「分割案」或「DA案」;「requests for continued examination」稱為「請求延續審查案」或「RCE案」;「continuation-in-part application」稱為「部分連續案」或「CIP案」;「reissue」稱為「重新領證案」。

 

1.連續案(Continuation Application, CA)

CA案是在原申請案(母案)放棄或獲權前所提出的另外一件申請案,CA案與母案所揭示之內容相同,只有請求項(claim)不同。因此,不會有新技術的引進問題。

換言之,一件美國專利申請案,在母案放棄或獲權前,可以提出一件CA案,並且主張新的請求項。換言之,或許美國申請案中記載了多項技術並且多項技術未被主張在請求項之中,而申請人在母案申請流程之中得以提出CA案,其好處在於有效申請日可以受惠於原申請案的申請日。何謂有效申請日(effective filing date)?其指當後申請案主張其他美國國內之先申請案為優先權基礎案時,後申請案得以主張該最先之申請案的申請日為其審查專利要件之判斷基準日。

另外,CA案的應用亦可以在母案在審查程序中,有部分的請求項將要或已經獲准,因此先將尚待確認的請求項另申請CA案而繼續審查,母案則優先就可獲准的請求項取得專利權。

 

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  說明書作為技術文獻及專利文件,發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明,使公眾能利用該發明,而專利權人能據以保護該發明。

  發明說明應明確且充分揭露,指發明說明之記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容,而以其是否可據以實施為判斷的標準,若達到可據以實施之程度,即謂發明說明明確且充分揭露申請專利之發明。

 

1.明確

    發明說明應明確,指申請專利之發明應明確,且記載之用語亦應明確。

    (1)申請專利之發明應明確,即應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效,且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明。

    (2)記載之用語應明確,即應以發明所屬技術領域中之技術用語記載,用語應清楚、易懂,以界定其真正涵義,不得模糊不清或模稜兩可,且發明名稱、摘要、發明說明及申請專利範圍之用語應一致(專施15.IV),所使用之元件符號亦應一致。

    簡言之,明確就是要讓發明所屬技術領域中具通常知識者,可以經由申請專利之發明的敎示,可以了解技術內容,其所欲解決之問題,以及解決問題後之效果。

 

2.充分

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通常發明專利申請後,發明人或許會因此放下重擔,認為發明專利申請的主要流程已經結束,接下來就是等著繳交年費及證書費以領取專利證書。隨著時間推衍,一年、兩年、三年過去了,總算是等到了官方發出通知,心想證書總算是下來了,結果打開信件大吃一驚,官方竟然發出了審查意見通知函,並且裡頭說明了該發明專利申請不符合專利法新穎性、進步性等等。發明人認為,「怎麼可能,我的發明這麼獨一無二,優點比市面上產品多,一定是事務所的問題」。然而,實際上真是如此嗎?

原則上,專利工程師撰寫專利案件時,並無法針對該件專利的新穎性及進步性做百分之百的確認,理由其實相當簡單,因為世界上隨時隨地就會公開各種技術,在加上網際網路的推廣,甚至可以將整個地球上隨時公開的技術納入專利性的考量。雖然申請專利之發明事前的檢索也很重要,但是並無法保證可以找到足以核駁申請專利之發明的新穎性或進步性之證據,再者,新穎性與進步性的判斷往往因人而異。換言之,即便專利申請前花了一番功夫進行專利檢索,結果審查委員所提出之前案卻與專利檢索查詢到的前案大大不同。因此,專利工程師往往是採取事後補救的方式。

何為事後補救的方式呢?簡單說,就是頭痛醫頭、腳痛醫腳。如果審查委員說該件發明專利不具備新穎性,那麼我們就說該件發明專利具備新穎性,其理由為比對之後,兩者不同。若是審查委員說該件發明專利不具備進步性,則我們說審查委員結合的前案與該件發明專利之技術在手段、功能和所產生之結果不同,或是說審查委員所提供的前案在技術領域上不同、或未提供結合之動機致使無法結合。其中,若是找不到有力的證據以前述的方式進行申復答辯時,還可以依據專利申請之說明書中已揭露的技術特徵加入申請專利範圍中,藉以回避前案。

然而,實務上常常會遇到一些情況,茲舉例如下:

1.發明人提供額外的技術 

發明人在看過審查意見通知函後,可能會認為審查委員之說明有誤,接著就直接丟出一份論文或技術手稿,請專利工程師就論文或技術手稿進行答辯。專利工程師接到該件論文或技術手稿應該會頭皮發麻,因為如果一有不慎,馬上就會被審查委員以加入新事項(NEW MATTER)的核駁理由核駁,所以就得經由專利說明書已揭露的內容,說明前案與專利申請的不同之處,並且婉轉的帶入該論文或技術手稿之內容,才有辦法符合雙方的需求。
 

因此,較佳的情況是針對專利申請之說明書已揭露之內容與前案之技術比對,也就是「就事論事」,不要加入額外的文獻說明。若是要加入專利申請之說明書中未揭露的文字,僅能藉由說明書中已明示或暗示的方法婉轉解釋。

2.發明人將進步性之核駁理由中之經結合的前案,拆分個別獨立來看

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根據審查基準,申請專利範圍(即請求項)得分項記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵,請求項為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單位。依記載形式之差異,請求項分為獨立項及附屬項兩種,兩種請求項僅在記載形式上有差異,對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響。

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵(專施18.II亦即獨立項應指定申請專利之標的名稱,並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵,以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵,指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵,其總和整體構成發明的技術手段,係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵,於物之發明為結構特徵;於方法發明為條件及步驟等特徵。

附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵(專施18.III後段),並另外增加技術特徵,而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。附屬項得避免相同內容重複記載,簡潔、明確區分附屬項與被依附之請求項,且易於認定其申請專利範圍。附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵,故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式,其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內。

為使讀者更快速了解獨立項及附屬項之差異,假設一組申請專利範圍如下所示:

  1. 一種書桌,包含一桌面(A)以及四桌腳(B)
  2. 如申請專利範圍第1項所述之書桌,更包含一抽屜(C),設於該桌面之下。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之書桌,更包含一書架(D),設於該桌面之上。

由上述可知,申請專利範圍第1項是獨立項,並且其特徵為A+B;而申請專利範圍第23項為附屬項,其特徵分別為A+B+C以及A+B+D。換言之,附屬項可以認知為一種減少撰寫文字的一種簡潔寫法方法,並且包含了所依附申請專利範圍之所有技術特徵。

綜上,獨立項以及直接或間接依附該獨立項之附屬項可視為一組申請專利範圍。其中,獨立項具有最大的權利保護範圍,而附屬項是基於該獨立項的特徵限縮。因此,若是獨立項具有可專利性時,其附屬項亦具備可專利性,而獨立項不具有可專利性時,其附屬項不一定不具備可專利性。因此,就專利工程師的角度,常常會適度的擴大原發明之構想,使用多數的上位概念構築獨立項,接著一步一步限縮權利保護範圍,並且限縮至產品本身或更小的保護範圍,藉此,當審查委員核駁該件專利申請時,才較能推知該件專利申請可核准範圍為何。

 

參考資料

專利審查基準

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫

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專利除了三要件:產業利用性、新穎性以及進步性之外,尚有因應多國申請或鼓勵發明人提早公開的制度。本文所要探討的新穎性優惠期以及優先權便是基於上述原因所制定之規定。其中,新穎性優惠期給予了申請人六個月的時間,使其能在公開後六個月內就該公開之發明申請且不因該公開事實而喪失新穎性;而優先權則是給予申請人1(新式樣6個月)的時間得以考慮是否後申請案要主張前申請案的申請日作為優先權日。就一般人來看,兩者除了得主張的期間不同之外,似乎具有類似的性質,然而,兩者其實有很大之不同。

首先就新穎性優惠期而言,一般學校的教授或學者,通常在研發出新的科學技術或找到新發現時,往往會優先透過研討會或論文發表公開。然而,若是公開之後,根據專利三要件之一:新穎性之判定原則,就會使得該科學技術或該發現不具備新穎性(因為已公開使不特定人知悉該技術)。因此,為了保障且鼓勵此種公開行為,遂有新穎性優惠期的規定,也就是申請人可以在公開事實六個月內趕緊提出發明,並且提出該公開事實的證明文件,申請人就不會因為該公開行為而喪失了專利申請之發明的新穎性。

而優先權呢?最原始的優先權之構想是來自於多國申請時所發生的情況,國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約(Paris Convention)第四條,明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後,再到其他會員國提出相同發明之專利申請時,得依專利種類之差異分別給予一年或六個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障發明人不致於在某一會員國申請專利後,公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該發明,以致相同發明不符合專利要件,無法取得其他會員國之專利保護。

然而,兩者的差異之處最大的地方在於,新穎性優惠期只能排除因為該公開事實所產生的新穎性疑慮,而優先權則可以將檢驗該專利申請之判定日期提前到先申請案的申請日。依此判斷延伸,如果一申請人20125月在研討會公開技術,接著20129月就該技術申請專利並主張新穎性優惠期,若有另一申請人在20126月提出相同發明之專利申請,則基於先申請原則,原申請人將無法取得專利,而另一申請人將因為原申請人之公開事實而無法取得專利。故,實質上,雖主張新穎性優惠期,還是須盡快提出專利申請,以避免上述情況發生。

至於優先權,如果一申請人20125月提出國外申請案,接著20129月就申請國內申請案,並且主張該國外申請案之優先權,則即便有另一申請人在20126月提出相同發明之專利申請,由於原申請人的國內申請案之優先權日是20125月,所以另一申請人之專利申請之申請日未早於原申請人的國內申請案之優先權日。因此,在該專利申請之發明具有不違反其他不予專利的情事下,將可順利取得專利。

綜上,申請人在決定使用專利的方式保護自己的權益,建議在公開之前就提出專利申請。另外,在實務上的做法,若是公開之前無法順利完成專利申請日的取得時,甚至可以考慮以美國臨時案方式提出專利申請,一年內再主張美國臨時案的優先權,其目的就是為了取得越早的日期,藉以減少專利因先前技術被核駁的機會。

 

參考資料 

專利審查基準

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫

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發明人在經過嘔心瀝血的創作之後,可能會想要透過申請專利來保護自己的發明,然而,發明人在不瞭解申請專利的種種流程或細節之前提下,往往會委由專利事務所撰稿,以期得到較佳的保護效果。然而,專利事務所在撰寫完稿件之後,通常會擲回專利說明書之初稿,藉由發明人的確認來避免撰寫錯誤之技術的情事發生。此時,發明人在不瞭解專利說明書的情況下,可能會產生許多疑問,甚至於著重修改不重要的地方。爰此,本文係針對專利說明書簡要敘述。

就發明專利而言,需包含有說明書以及圖式,針對於說明書而言,根據專利法以及專利法施行細則規定具有下述規定:說明書應記載之事項,除申請專利範圍外,並應載明發明名稱、發明說明及摘要(專26.I);發明說明應敘明之事項包括發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式及圖式簡單說明,其中發明內容包括發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效(專施17.I.3)。

然而,雖然發明專利中由發明名稱、發明說明、摘要等等的章節所構成,並非所有的章節皆可以用來主張專利權的範圍。審查基準中明載,「發明專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準;申請專利範圍中之記載是否適切,對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制,均具有重大意義。因此,申請人具體請求保護的發明必須記載於申請專利範圍,而申請專利範圍必須為發明說明及圖式所支持。本節係就申請專利範圍之範疇、記載及認定予以說明。」換句話說,「申請專利範圍」可視為整篇說明書的靈魂,而「發明說明及圖式」可視為支持著靈魂的支架。

 

申請專利範圍 

實務上,常常會遇到獨立發明人或是中小企業的專利事務負責人對於申請專利範圍的文字不聞不問,卻對於圖式或發明說明的枝微末節斤斤計較。雖然,理論上說明書及圖式每個部分都應該一視同仁般的重視,但在發明完成之際的構想,卻往往因為後續的修改而偏離了焦點,發明說明中加入了過多與原技術無關之構想更是常態。或許,發明說明中揭露了較多的技術特徵有助於該件發明專利之申請,也就是於核駁答辯程序中能有較多的機會可與前案區隔,但若是此件發明完成之際的構想不足以成為與先前技術區分之技術,那麼即便該件專利透過後續的修正將申請專利範圍縮限並且成功的獲得審查委員的核准,未來若是想要用該件專利防止他人的產品侵權,也常常避免不了被舉發或被回避設計的命運。

至於申請專利範圍該如何判斷撰寫的好壞呢?其實申請專利範圍在每個專利工程師的撰寫下,並沒有一定的好壞,這就好比一個作文題目讓50個人寫,50個人所寫出來的架構及內容皆不同,但其中會有一些簡單不變的原則。首先,發明人在收到專利說明書初稿時,可以先看申請專利範圍獨立項的技術特徵,是否包含了發明的主要構想。舉例而言,發明人的主要構想是在杯子旁加上一把手(假設先前技術無此特徵),那麼申請專利範圍就至少需要有同等於或以上位概念描述的技術特徵出現。然而,有時候撰寫該件申請專利範圍的人可能會因為種種原因而放棄直觀的寫法,例如專利法不允許的寫法、或是用其他迂迴的寫法可有較佳的保護範圍。

在觀察到專利說明書初稿已經將發明人主要的構想寫入申請專利範圍之後,接下來就是看申請專利範圍整體是否揭露了實施該發明之必要技術特徵。同樣地,以杯子舉例,杯子至少應有一底蓋(特徵A)以及環繞該底蓋A之一側壁(特徵B),再加上前開段落所描述的把手(特徵C),此可視為實施該發明之必要技術特徵(A+B+C)

原則上,若是發明人以前述原則審閱專利說明書之初稿並認為都符合時,專利說明書的申請專利範圍基本上就不會偏離發明人的構想過多。

 

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