眾律國際法律事務所

通常發明專利申請後，發明人或許會因此放下重擔，認為發明專利申請的主要流程已經結束，接下來就是等著繳交年費及證書費以領取專利證書。隨著時間推衍，一年、兩年、三年過去了，總算是等到了官方發出通知，心想證書總算是下來了，結果打開信件大吃一驚，官方竟然發出了審查意見通知函，並且裡頭說明了該發明專利申請不符合專利法新穎性、進步性等等。發明人認為，「怎麼可能，我的發明這麼獨一無二，優點比市面上產品多，一定是事務所的問題」。然而，實際上真是如此嗎?

原則上，專利工程師撰寫專利案件時，並無法針對該件專利的新穎性及進步性做百分之百的確認，理由其實相當簡單，因為世界上隨時隨地就會公開各種技術，在加上網際網路的推廣，甚至可以將整個地球上隨時公開的技術納入專利性的考量。雖然申請專利之發明事前的檢索也很重要，但是並無法保證可以找到足以核駁申請專利之發明的新穎性或進步性之證據，再者，新穎性與進步性的判斷往往因人而異。換言之，即便專利申請前花了一番功夫進行專利檢索，結果審查委員所提出之前案卻與專利檢索查詢到的前案大大不同。因此，專利工程師往往是採取事後補救的方式。

何為事後補救的方式呢?簡單說，就是頭痛醫頭、腳痛醫腳。如果審查委員說該件發明專利不具備新穎性，那麼我們就說該件發明專利具備新穎性，其理由為比對之後，兩者不同。若是審查委員說該件發明專利不具備進步性，則我們說審查委員結合的前案與該件發明專利之技術在手段、功能和所產生之結果不同，或是說審查委員所提供的前案在技術領域上不同、或未提供結合之動機致使無法結合。其中，若是找不到有力的證據以前述的方式進行申復答辯時，還可以依據專利申請之說明書中已揭露的技術特徵加入申請專利範圍中，藉以回避前案。

然而，實務上常常會遇到一些情況，茲舉例如下：

1.發明人提供額外的技術 

發明人在看過審查意見通知函後，可能會認為審查委員之說明有誤，接著就直接丟出一份論文或技術手稿，請專利工程師就論文或技術手稿進行答辯。專利工程師接到該件論文或技術手稿應該會頭皮發麻，因為如果一有不慎，馬上就會被審查委員以加入新事項(NEW MATTER)的核駁理由核駁，所以就得經由專利說明書已揭露的內容，說明前案與專利申請的不同之處，並且婉轉的帶入該論文或技術手稿之內容，才有辦法符合雙方的需求。
 

因此，較佳的情況是針對專利申請之說明書已揭露之內容與前案之技術比對，也就是「就事論事」，不要加入額外的文獻說明。若是要加入專利申請之說明書中未揭露的文字，僅能藉由說明書中已明示或暗示的方法婉轉解釋。

2.發明人將進步性之核駁理由中之經結合的前案，拆分個別獨立來看

所謂進步性就是複數個前案在經過適當的動機之後，可以結合以核駁申請專利之發明，而發明人往往會誤會該種結合方式。就審查委員之認知，若是前案中所揭露之技術，結合之後可以完整揭露專利申請所欲保護之範圍時，就視為已揭露。除非，結合之後所產生不可預期之功效並未被明示或暗示的揭露在前案中。

綜上，審查意見通知函並非代表該件申請專利無法獲准專利，也並非直接代表該件專利撰寫有問題。較佳地，應將該審查意見通知函視為專利申請中流程之一，其為官方審查該件專利申請是否符合專利法各項規定。

參考資料

專利審查基準

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007