眾律國際法律事務所

在專利實務中，當發明人完成一發明並希望透過專利保護該發明之技術時，往往會希望盡快的完成該發明之專利申請，其目的不外乎就是希望可以盡早取得申請日。為何申請日如此重要，請參閱後續段落。

綜觀各國之專利法，多數是採取先申請主義，台灣亦是。專利法第31條規定，「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。」，另外，第22條第1項及第4項中亦規定「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」，簡單的說，世界各地不斷產生的技術會隨時間推衍而不斷的增加，所以不論是新穎性或進步性的考量，當你申請的越早，可以用來阻擋你的先前技術(PRIOR ART)就必然的越少。自然而然地，發明人當然會希望申請日越早越好。

至於如何認定一件專利申請案之申請日?專利法第25條第1項規定，「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」另依專利法施行細則第9條規定，「申請文件不符合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請人限期補正；屆期未補正或補正仍不齊備者，即處分不受理。但於該不受理處分合法送達前補正者，本局仍應受理。」在審查基準第一篇第一章總則中，更詳列了如專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式有部分缺漏或全部缺漏之各項情況時，申請日之認定該如何處置。由此可見，經濟部智慧局對於申請日的認定非常嚴謹，稍有不慎將嚴重影響專利申請人之權益。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準

從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(三)

眾律國際法律事務所

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專利師 楊智成

案例4：智慧財產法院(97,民專訴,18)

本案例有關於手段功能用語記載應注意是否明確。判決書中提到：

「多芯結構，其包含有一多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內供用於促進該凝結液朝向該蒸發區流動」之技術特徵而言，其係關於一種「多芯結構」元件之界定，而此種多芯結構為一包含有多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內且可促進凝結液朝向蒸發區流動之多芯結構。由上述可知系爭專利A申請專利範圍第1項已完整揭示技術特徵之結構，應無依專利法施行細則第18條第8項認定有手段功能用語而為解釋之必要。

系爭專利A申請專利範圍第1項「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」之技術特徵屬於「純功能」之記載，僅針對自然毛細現象之功效與現象進行描述，屬於「純功能」之記載，欠缺具體技術特徵，所屬領域具有通常知識者毫無想像出其具體結構之可能性。然而此一技術特徵並非「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚」者，舉例而言，系爭專利A申請專利範圍第1項本身之附屬項第2項、第9項即分別以「多芯結構的一芯吸力因子係隨著距該蒸發區之流動距離減少而增加，以促進當該凝結液接近該蒸發區時一增加的流動速率」、「該多芯結構包括一隨著至該蒸發區之流動距離的減少而減少孔隙度之芯結構」等具體結構、性質或步驟界定出「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」技術特徵，並無困難，足見原告於申請本件專利時，「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」技術特徵，絕非「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚」者。

因此，本案非屬「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚」者，與專利審查基準第2-1-46頁之規定不符，應非「手段功能用語」。再者，系爭專利A之申請專利範圍本可以清楚的用結構加以界定，然卻反以「純功能」之方式加以界定，當已導致申請專利範圍不明確，具有法定應撤銷事由。

電子簽章法之適用與排除

眾律國際法律事務所

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專利工程師暨法務 簡敏丞

一、電子簽章法之適用

 我國的電子簽章法自2002年4月1日開始施行，該法第一條第一項明白的說明了立法理由為 : 『為推動電子交易之普及運用，確保電子交易之安全，促進電子化政府及電子商務之發展，特制定本法。』其立法目的不外乎保護網路上的電子交易，且有異於平常的口說無憑之白紙黑字交易模式。

 現今科技發達，只須在電腦前選擇自己喜歡的網路商品，並選擇付款方式，交易即完成。有別於傳統的書面契約，在電子交易後假若產生糾紛，舉證難度頗高，因為根本不知道交易對象是誰，且網路之匿名或是資料經由竄改而不易留下證據。

 電子簽章法除了希望建立健全的憑證制度，使大眾能夠於網路交易時安心，除了網路之交易行為外，並就電子文件之效力亦提出相關之規範(其法律效果等同於書面)。舉例如PKI系統(公鑰基礎建設機制)投保，由該系統可確認保戶之身分，即可省去親筆簽名之程序。

新型專利採形式審查，對新型專利申請案不進行前案檢索，亦不做是否滿足實體要件之判斷，通過形式審查後就核准專利，並繳費公告領證。由於此種權利的內容存在著相當的不安定性及不確定性，若新型專利權人利用此一不確定性的權利而不當行使，可能產生權利濫用之情形。所以，專利法第104條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」同法第105條復明定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」藉由新型專利技術報告的提出，以避免新型專利權人濫行訴訟。

其中，當新型專利權人收到新型專利技術報告後，通常在報告中會看到審查委員針對各個申請專利範圍進行審核，並且分別區分代碼1~6及不賦予代碼，代碼1~6及不賦予代碼之各種意思如下所述：

代碼1：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無新穎性。(專利法第94條第1項第1款、第2款)

代碼2：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。(專利法第94條第4項)

代碼3：本請求項的創作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同。(專利法第95條)

代碼4：本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第1項、第4項)

代碼5：本請求項的創作，與同日申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第2項、第4項)

代碼6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。

不賦予代碼：說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況。

根據專利法第24條規定，動、植物及生產動、植物之主要生物學方法，以及人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法，以及妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，即便該發明確實據有新穎性及進步性，也不得取得專利，以下遂一一針對各不予專利事項說明：

一、    動、植物及生產動、植物之主要生物學方法
「動、植物」一詞含蓋動物及植物，亦包括轉殖基因之動物及植物。以動物或植物為申請標的者，依專利法規定應不予專利。對於生產動、植物之方法，專利法僅排除主要生物學方法，不排除非生物學及微生物學之生產方法。

二、    人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法
與生物技術領域相關之投遞基因的治療方法屬於施用於人體或動物體之治療方法，或中草藥相關發明之申請標的為直接以有生命的人體或動物為實施對象而診斷、治療或外科手術處理疾病之方法，為不予專利之項目。但活體外修飾基因之方法、活體外偵測或分析生物材料之方法、供基因治療方法用之基因、載體或重組載體，則非屬法定不予專利之項目。

中華民國專利之審查制度

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專利工程師 袁嘉瑩

     中華民國專利審查制度之原則為「先程序審查，後實體審查」，依據我國專利法規定，發明專利及新式樣專利需經過程序審查及實體審查，新型專利只需經程序審查及形式審查，新型專利通常自申請日起四到六個月即可獲得專利權，較發明專利平均審查時間之二到三年迅速得多，其原因係新型專利通常針對技術層次較低且生命周期較短之創作，新型專利所給予專利權利期限只有十年，但是十年對於隨著時代變遷而淘汰之產品已相當足夠，而發明專利及新式樣專利之權利期限分別為二十年及十二年。

一、程序審查內容為檢視各種申請文件是否符合專利法及專利法施行細則之規定，其中因為中華民國專利法對於專利之申請採先申請原則，申請日為提出專利申請案當天，專利審查則以申請日之前技術為基準，所以申請日之認定對專利申請非常重要。

二、實體審查內容為檢視專利申請案是否具備專利要件中的新穎性、進步性或產業利用性。其中對於發明申請案件，智慧財產局不會主動進行實體審查，必須由申請人或第三人於法定期間(三年)內提出實體審查之申請，若未於法定期間內申請實體審查，則該發明申請案撤回。至於提出實體審查之申請人，由中華民國專利法第三十七規定：自發明專利審請日起三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。

三、形式審查內容為檢視新型專利說明書及圖式判斷是否滿足形式要件，而不進行需要耗費大量時間之前案檢索及申請案是否具備專利要件中的新穎性、進步性或產業利用性之實體審查。

由於專利審查之作業過程相當複雜，需要耗費大量時間，依據中華民國專利法第三十九條規定：發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。又發明專利申請案於民國100年7月1日起提出「發明專利加速審查作業方案」，請求時間於發明專利申請案經智慧財產局通知即將進行實體審查或再審查，並且專利申請案已公開，只要申請人符合下列三種事由其中一項，即可提出申請。

一、外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者。

二、外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者。

根據台灣專利法第23條規定，「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告

之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請

人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」另外，美國專利法

102(e)規定，「A person shall be entitled to a patent unless--(e) the invention was 

described in (1) an application for patent, published under section 122(b) [35 USC 122(b)], 

by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2)

 a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before

 the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under

 the treaty defined in section 351(a) [35 USC 351(a)] shall have the effects for the purposes

 of this subsection of an application filed in the United States only if the international 

application designated the United States and was published under Article 21(2) of such 

treaty in the English language.」

依前段所述，台灣及美國專利法皆有類似之規定。具體而言，這是一般在比"申請日"

的新穎性規定，換言之，即便先申請案之公開或公告日晚於後申請案之申請日，若先申請

案之說明書或圖式與後申請案相同，則後申請案將會因為先申請案擬制為後申請案之先前

技術，而喪失新穎性。

其中，在台灣專利法中並未規定此一擬制喪失新穎性可適用於進步性之判斷。根據台

灣專利法第22條第4項之進步性規定：「申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通

常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利。」此處所謂之先前

技術，其判斷方式之一係該先前技術是否公開或公告而可使不特定人得以閱覽或知悉。

因此，若是在先申請案未公開之情況下，具有通常知識者自然無法依該未公開之先申請

案以完成該發明。

相反地，美國專利法103(a)有關進步性之規定，「(a) A patent may not be 

obtained though the invention is not identically disclosed or described as set 

forth in section 102 of this title, if the differences between the subject 

matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter 

as a whole would have been obviousat the time the invention was made to 

a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.

 Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was 

made. 」簡言之，美國專利法第103(a)關於進步性的核駁理由，已包含擬制喪失新

穎性102(e)之部分！

綜上所述，美國專利法與台灣專利法雖皆有類似擬制喪失新穎性之法律規定，

然而，針對適用擬致喪失新穎性之前案，僅有美國可進一步適用於進步性之判斷。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財

產法院，全國法規資料庫

美國專利法102(e)、103(a)

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

緣起：

專利法（以下簡稱本法）自三十三年五月二十九日制定公布，並自三十八年一月一日施行，歷經八次修正，最後修正日期為九十二年二月六日。

隨著知識經濟崛起，無形智慧財產權已取代傳統資產，成為企業管理及國家發展之重要資源，故協助產業創新研發，提升國家整體競爭力，已成為政府當前之首要目標。近年來，政府鼓勵創新研發、對於推動落實智慧財產權保護格外重視，尤其是專利權，更是促進社會進步及產業競爭之首要利器，與科技發展及國家競爭力息息相關，亦為衡量國家現代化程度之重要指標。

為鼓勵產業創新研發，提升我國經濟實力及產業競爭力，並為推動六大新興產業中，與生物技術、綠色能源及精緻農業等至為攸關之國內重要產業發展，及提升專利審查品質之需要，兼以國內外產業競爭，因應全球化趨勢影響，具有國際性之專利制度，尚應與國際規範相調和。經持續觀察國際智慧財產權環境變遷，密切關注各國專利法修正動態，並配合科技高度發展，除研議各項專利修正議題，自九十五年起陸續召開十五場公聽會外，同時對於現行法之施行情形，亦廣納各界意見，積極檢討有無不足或尚須修正之處，經整合後，現行專利制度有再修正之必要，並自九十八年二月起再召開八場公聽會，聽取各界意見，爰擬具「專利法」修正草案，並且新修正之專利法，於中華民國100年12月21日經總統公布後，行政院於101年8月22日以院臺經字第1010139937號令定自102年1月1日施行。

主要修正要點：

經濟部智慧局係羅列共達20項之修正要點如下：

訪問買賣之糾紛

眾律國際法事務所  法務助理  黃慧儀

20120903

壹、案例

A逛街經過服務店時被叫住，有位小姐說A有痘痘，向A推銷保養品，介紹保養方法，就帶她進入三樓B店內，推銷了五、六瓶保養品，宣稱有秘方能戰痘去斑效果奇佳，又適時推銷改善體質的塑身健康食品，表示能改善體質神效兼治本功能，使A刷卡購買保養品與塑身健康食品，事後A發現買回家的保養品與塑身健康食品內容粗糙與宣稱效果不符，要求B店退款，B店態度惡劣不予退款。(案例改編自桃園縣政府法制處消費糾紛案例-瘦身（塑身）美容消費資訊)

貳、相關法律規定

一、消費糾紛申訴

電子商務交易之二十八種類型及可能產生的法律關係

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

電子商務交易可能之類型及引發爭議如下 :

 一、電子訂購實體商品

如消費者利用網路向商家定購商品，而商家利用物流業將商品運送給下單的客戶，可能產生的法律爭議如下 : 1.是否為真實交易. 2.退貨的問題. 3.付款衍伸問題. 4.物品瑕疵誰處理。

 二、電子訂購下載數位化商品