眾律國際法律事務所

　　一、引言

　　在我國專利法第28條、第31條及第35條中分別提到「相同發明」。其中，第28條規範國外優先權；第31條規範先申請原則；第35條規範因發明專利權人非發明專利申請權人或全體申請權共有人而提起之舉發，及舉發撤銷確定後就相同發明提出申請之情事。

　　其中，「相同發明」應如何認定呢？若是相同申請人以同一份說明書、申請專利範圍及圖式所為之申請自無疑義；若是不同申請人就相同技術所提出之申請，其用字遣詞及描述方式不可能完全相同。此時則需要一套合理的判斷標準來進行比對。

　　由於優先權的主張屬於同一申請人就其申請之發明於其本國或外國主張其權利之行使，先申請原則是為排除重複專利的情形，而專利申請權人之爭執則為權利誰屬之爭議，因此，三者對於「相同發明」之定義各有不同。

　　二、優先權中的「相同發明」

　　我國專利審查基準第二篇第五章第1.4.1節「相同發明」之判斷中規定：

　　「主張優先權時，『相同發明』之判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之先前技術及已聲明排除之內容為判斷的基礎。

　　後申請案申請專利範圍中所載之發明與優先權基礎案所揭露之發明之間若屬下列二種情事之一者，應判所為『相同發明』：

　　申請人向專利專責機關提出發明專利的申請後，若發明專利申請案經審查無不合規定，且無不予公開之情事者，於申請日後經過18個月刊登於發明公開公報。申請人亦可向專利專責機關申請提早公開其申請案。

　　此外發明專利申請案有下列情事之一，不予公開：

　　一、自申請日後十五個月內撤回者。

　　二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。

　　三、妨害公共秩序或善良風俗者。

　　發明專利申請案公開係指專利申請案提出後經過一定之法定期間，即解除其秘密狀態，而使大眾經由公開得知該專利申請案內容之制度。此一制度的設計，主要是將提出申請一段時間後的專利申請案公開，使社會大眾得以儘早知悉專利申請案的技術內容，以避免企業活動不安定、重複研究及投資的浪費，並使第三人得因專利內容的公開，及早獲得相關技術資訊，進一步從事開發研究，來達到提升產業競爭力的目的。公開之發明專利申請案，只是技術內容公開，並非已取得專利權。

　　此外發明專利申請案於申請日後3年內，任何人均得請求實體審查。然而若在申請案之申請日3年內未請求實體審查，則該發明專利申請案將被視為撤回。專利法之所以規定「任何人」均可申請實體審查，主要是為了讓第三人可早日得知審查結果，並考慮是否實施該發明。

　　公告是指發明或設計專利申請案經過實體審查獲核准審定(或新型專利申請案經形式審查獲核准處分)，申請人並於該核准審定(或處分)書送達次日起3個月內，繳交證書費及第一年專利年費後，公告於專利公報取得專利權。

　　蒐證程序(discovery)應該是美國專利侵權訴訟中最繁重、最無趣且最昂貴的部份，對非美國國內的廠商來說往往較不注重蒐證程序(discovery)，但在專利侵權訴訟時會花費這麼多的時間及金錢在蒐證程序(discovery)上，亦有其原因。

　　蒐證程序(discovery)包括書面質詢(interrogatories)、要求提供檔案(document requests)、口供證詞(depositions)及要求確認事實(requests for admissions)。對被告來說，可透過蒐證程序(discovery)要求專利權人提供相關的事證，特別是不利於專利有效性的資料，例如專利權人於專利申請時隱匿的資料。當法院同意一方提出之蒐證程序(discovery)的內容時，另一方則勢必要提供相對應的資料。

　　對非美國境內的研發人員來說，往往不甚瞭解蒐證程序(discovery)的效力，因此常會在往返的電子郵件中留下不利的證據。具體來說，台灣的研發人員在提出專利申請前，往往會要求事務所檢索相關的先前技術。這些先前技術的資料可能會留在研發人員的電腦或電子郵件中，而在提出專利申請時通常也不會將這些資料主動提供給美國專利局。然而美國專利法施行細則37 CFR 1.56規定了，申請人有義務在專利審查階段，將已知的先前技術或者是可能對申請案的可專利性造成影響的資料提供給審查委員，換言之上述的檢索及未提供資料的動作已經造成專利申請時的瑕疵。被控侵權者在蒐證程序(discovery)可要求專利權人提供與事務所往來的電子郵件或者是發明人的電腦資料，若被控侵權者從中找到這些資料，將很有可能會直接影響到專利的有效性，並使得專利侵權的結果一夕翻盤。

　　由於台灣跟美國的法律存在根本上的差異，造成國內的企業在提出專利申請時往往不會注意這些細節，如揭露義務的規定，而在侵權訴訟時亦會輕忽蒐證程序(discovery)，進而造成專利無效的機率大幅增加。

　　為此對國內的企業來說，除了平時應該落實對員工的法律訓練以外，在提出專利申請時更應該注意可能導致專利無效的細節。在面臨專利侵權訴訟時，更應遵循專業律師的建議，而不應該忽視蒐證程序(discovery)，以避免在專利侵權訴訟中處於絕對的劣勢。此外在面對美國專利侵權訴訟時，更不應以台灣訴訟的角度去判斷，而拒絕提供或是隱匿證據，進而導致整個專利侵權訴訟的挫敗。

專利專案經理 蕭錫裕

　　在專利申請時常會遇到一個問題，即受雇人是否有提出專利申請的權利並取得專利權。這個問題的判斷標準在於，此一發明為職務上或非職務之發明。

　　所謂「職務發明」，是指受雇人與雇用人之間存在僱傭關係，且提出申請的發明內容為受雇人被指派的工作範圍。若符合上述的要件，該發明便會被定義為職務上的發明，依據專利法第7條的規定，該職務上發明的專利申請權及專利權屬於雇用人。為了保障受雇人，專利法亦規定了雇用人應支付受雇人適當之報酬。然而何謂適當之報酬，專利法並未詳細規定。若依據專利法逐條釋意來看，適當的報酬是由市場機制及雙方當事人決定，如兩方有爭執，則應循司法途徑解決。

　　此外若是由出資人出資委外設計時，則由於出資人與委外設計者之間並不存在僱傭關係，則專利申請權及專利權的歸屬應依雙方契約約定，若契約未約定者，則屬於發明人，也就是委外設計人。為了保障出資人，專利法亦規定了出資人可實施其發明、新型或設計。

　　「非職務發明」是指受雇人與雇用人之間雖然存在僱傭關係，但受雇人提出的發明內容與本身所執行之職務並無直接或間接的關係。若符合上述的要件，則該發明將會被定義為非職務上的發明，依據專利法第8條的規定，該專利申請權及專利權屬於受雇人。為了保障雇用人，專利法亦規定了若受雇人於僱傭關係中完成之發明與其職務無關，但有可能使用到雇用人所擁有之資源、設備、經驗之便利。因此受雇人之研發成果若有利用到雇用人的資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬給受雇人後實施其發明。在受雇人完成非職務上之發明、新型或設計時，應即以書面通知雇用人，以使得雇用人可判斷受雇人的發明成果是否為非職務上發明。

　　為了保障相對弱勢的受雇人，專利法第9條進一步規定了，即便雇用人與受雇人簽訂之契約明確規定了，即使非屬職務上發明，其專利申請權及專利權仍屬於雇用人時，該契約中關於非職務上發明之專利權與專利申請權屬於雇用人的約定無效。換言之不管雇用人與受雇人的契約內容為何，非職務上發明的專利申請權及專利權仍屬於受雇人。

專利專案經理 蕭錫裕

　　一、前言

　　專利申請案經過專利專責機關之審查，符合可專利性之要件後，國家將會授予專利權人一定期限之「排他權」，亦即專有排除他人實施其專利之權。然而，專利權的實施，不僅涉及專利權人本人，同時也關係到公眾的利益。因此，多數國家在賦予專利權的同時，均有強制授權之規定。當國家發生緊急危難或其他重大緊急情況時，專利專責機關可依緊急命令或中央目的事業主管機關的通知，強制授權所需的專利權，以避免專利權人濫用專有排他之權而造成公益目的無法達成。

　　二、強制授權之情事

　　有下列三款情事之一，專利專責機關認定有強制授權之必要，始得准其強制授權之申請：

　　(1). 增進公益之非營利實施。

　　(2). 發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。

　　(3). 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分。

　　三、強制授權特別規定

　　一般而言，第三人欲實施他人的專利權時，必須取得專利權人的同意以及授權。惟，在特殊的情事下，專利專責機關基於第三人的申請，可以不經專利權人的同意，直接准予第三人實施專利權，此種強制性的做法亦可稱為強制授權。

　　以下將介紹國碩對於飛利浦CD-R光碟片專利申請強制授權之案例：

　　荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司(以下簡稱為飛利浦)在台灣擁有許多專利權，並將CD-R光碟片專利的專利權授權國碩、中環、錸德等等幾家國內光碟製造公司。然而，由於市場競爭之因素，導致CD-R光碟片價格大幅滑落，國碩認為飛利浦在市場價格變動幅度如此大的情況下，仍以固定金額方式計算授權金，顯不合理。於是，國碩與飛利浦協議降低授權金，但，雙方協議結果始終無法達成，因此，飛利浦於2001年4月終止與國碩的授權關係。

　　之後，國碩依當時的專利法第78條第1項「曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」規定，向經濟部智慧財產局(以下簡稱為智慧局)提出特許實施(目前法規亦稱為強制授權)之申請，以要求准許五件飛利浦CD-R光碟片專利權授權予國碩，使得能夠繼續製造CD-R光碟片。智慧局同意國碩的要求，准許國碩公司特許實施飛利浦公司在我國獲准之五件專利權，但其實施應以供應我國國內市場需要為主。

　　就智慧局的處分，飛利浦不服，對歐盟執委會申訴，同時對台北高等行政法院訴請撤銷原處分。台北高等行政法院最後撤銷訴願決定與原處分。後來事件發展越來越被國際關注，因此國碩於2007年4月自行提出廢止特許實施之申請，於是，智慧局遂於2007年5月宣布，審定廢止國碩特許實施飛利浦的專利權。

　　後來飛利浦與國碩對於此強制授權的處分雖達成和解，然，歐盟的調查程序並未因此終止。歐盟擔心這種強制授權一開先例，若引起其他國家跟進，恐將瓦解全球智財權貿易保護機制，因此在調查報告中認定我國專利法強制授權審查機制違反「與貿易有關的智慧財產權協定（TRIPS）」的規範，要求我國修改專利法，並考量將調查報告上呈至世界貿易組織(WTO)進行提告。最後，台灣與歐盟進行雙邊諮商以避免將這案件上提至WTO。

　　結語：目前WTO已將智慧財產權議題納入多邊貿易協定的一部分，因此，就WTO會員的國家而言，必須履行TRIPS 要求的最低保護水準，已無法完全自由決定和選擇智財權如何保護及其水準。前述台北高等行政法院作出的判決與歐盟的調查報告步調趨於相同，顯然，承審法院在國際現實考量下，避免與歐盟直接衝突。因此，若非與公眾利益相關，例如：國民健康、環境衛生等等，強制授權的准許在國際上勢必會受到極大的挑戰。

眾律國際專利商標事務所

　　申請人提出發明的專利申請後，自申請日起三年內，可以向專利專責機關申請實體審查。在提出實體審查後，專利專責機關將指定承審之審查委員，以對於發明專利申請案進行前案檢索、技術比對以及各項專利要件之審查。

　　當發明專利申請案經實體審查認有不准專利事由時，專利專責機關在作出核駁審定書之前，將以審查意見通知函記載不准專利事由及其引用的專利法條，並通知申請人限期申復或修正。專利專責機關在發出審查意見通知函時，會儘可能地通知所發現的不准專利事由，然，日後再度發現其他不准專利事由時，仍可以再發給另一次審查意見通知，其不以一次為限。再者，必要時專利專責機關可以發出最後通知，以要求申請人得於原先審查基礎下進一步修正申請專利範圍，盡速克服不准專利之事由，而達到迅速審結的效果。當審查結束後，將發出審定書以決定是否給予專利核准。

　　上述的不准專利事由，目前我國專利法係採取「負面表列」方式，將不准專利事由表列在專利法第46條第1項之條文中，其包括：不符發明定義、不具產業利用性、不具新穎性、不具進步性、擬制喪失新穎性、法定不予專利事由、不符記載要件、違反先申請原則、同一申請人於同日就相同創作分別申請發明及新型而不依期擇一或其新型專利於發明專利審定前已不存在，違反發明單一性、分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍及改請後之發明申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍等規定。

　　是以，我國專利專責機關對於發明專利申請案的實體審查，主要係審查發明專利申請案有無違反專利法第46條第1項所表列的不准專利之各種情事為主。若專利專責機關實體審查發明專利申請案後，認定違反專利法第46條第1項所列不准專利事由之情事者，即可依法作出不准專利之審定；反之，經審查無違反專利法第46條第1項所列不准專利事由之情事者，應遵照專利法第47條規定，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。

眾律國際專利商標事務所
專利工程師 賴慶惠

　　一、擬制喪失新穎性

　　根據我國專利法第23條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

　　二、先申請原則

　　根據我國專利法第31條第1項規定：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」

　　由於專利審查基準第二篇第三章第5.2.1節「相同發明」中定義：「相同發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案間申請專利之發明或新型相同；亦即，二個以上申請案間任一請求項所載之發明或新型相同者。」

　　因此，判斷是否為相同發明的要件，在於兩個發明是否包含相同的申請專利範圍。

　　一、先申請原則

　　根據我國專利法第31條第1項規定：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」

　　由於專利權具有專有排他性，因此一項發明只能授予一項專利權，為了排除重複專利的情形，因此設定先申請原則。相同發明有兩個以上專利申請案時，無論是不是同日申請，也不管是不是同一申請人，只能就最先申請者准予專利。

　　在此，首先需先定義何謂「相同發明」。

　　依專利審查基準第二篇第三章第5.2.1節「相同發明」之規定：「相同發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案間申請專利之發明或新型相同；亦即，二個以上申請案間任一請求項所載之發明或新型相同者。」

　　因此，判斷是否為相同發明的要件，在於兩個發明是否包含相同的申請專利範圍。

　　二、擬制喪失新穎性

　　7. 主動提供資料

　　根據台灣經濟部智慧財產局「新型專利技術報告答客問」問15：「新型專利技術報告申請人若主動提供資料，其處理方式為何？」
　　其答案為：「新型專利技術報告發文前，任何人(含申請人)主動提供資料，均會納入判斷是否可以採用。倘若該資料會影響某一請求項之比對結果，會在先前技術資料範圍中加以記載。」
　　因此，在台灣任何人皆可於新型專利技術報告發文前，主動提供資料給智慧財產局，且均會納入判斷是否可以採用。

　　中國的實用新型專利權評價報告，中國專利法、專利法實施細則及專利審查指南中並無相關規定。
　　另，由於中國國家知識產權局於收到申請且文件齊備後，需於2個月內完成專利權評價報告，時間極短，且無需公告收到申請的狀態。而符合申請人資格者，為專利權人及其利害關係人(獨佔或非獨佔被授權人)，一般而言，應該不會提供對自己權利不利的資料。
　　其中，利害關係人之定義請參閱中國專利審查指南第10章第2.2節「請求人資格」之規定或本系列文章(一)。