眾律國際法律事務所

3. 接受申請的次數及其結果

　　根據台灣經濟部智慧財產局「新型專利技術報告答客問」第149條：「是否可以針對一新型專利提出多次技術報告申請？」

　　其答案為：「依專利法第115條第1項規定，任何人在新型專利申請案公告後，得向智慧局申請技術報告。因此，任何人認有需要均可申請，並無次數限制。如有人針對同一新型再申請技術報告，智慧局在製作第2份技術報告時，先前第1份技術報告已檢索且比對過之資料部分，不會再進行比對。但如因檢索期間不同(例如發現其他未經檢索之公開或公告之專利資料)、發現未經比對之任何公開資料或因更正申請專利範圍或說明書，以致比對之基礎與第1次不同時，會就先前未比對之資料再進行比對。除此以外，原則上不會作不同之認定。」

　　另於第2條答案的第二部分指出：「依專利法第120條準用第82條規定：新型專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。因此當新型專利之全部請求項業經撤銷確定者，因專利權之效力，視為自始不存在，已無技術報告製作之標的，故其技術報告申請將不予受理；但新型專利之全部請求項雖經審定舉發成立，尚繫屬行政救濟階段者，於撤銷確定前，仍受理其新型專利技術報告之申請。若受理後，新型專利之全部請求項始被撤銷確定者，將終止製作技術報告並退還申請規費。」

　　因此，台灣的新型技術報告，在新型被撤銷確定前，可接受申請的次數無限制。但若未發現新的未經比對的資料，則只會有1份結果。

　　若發現新的未經比對的資料，則可能會有1份以上的不同結果。

　　此外，若該新型專利因更正而導致比對的基礎與第1份不同，也可能會產生不同的結果。

　　依中國專利法實施細則第57條規定：「國務院專利行政部門應當自收到專利權評價報告請求書後2個月內作出專利權評價報告。對同一項實用新型或者外觀設計專利權，有多個請求人請求作出專利權評價報告的，國務院專利行政部門僅作出一份專利權評價報告。任何單位或者個人可以查閱或者複製該專利權評價報告。」

　　一、    概念

　　申請制度係授予申請人「專有排他之專利權」，以鼓勵其公開發明、使公眾能利用該發明之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，依專利法第23條的規定，申請在後之發明專利申請案(亦簡稱為後申請案)之申請專利範圍中所載之發明與申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案(亦簡稱為先申請案)所附說明書、申請專利範圍或圖式所載明之內容相同者，雖無專利法第22條第1項喪失新穎性之情事，然，該後申請案仍因擬制喪失新穎性，不得取得發明專利。

　　二、審查原則

　　(1). 擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項所載之發明為對象，就該發明之技術特徵與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容單獨比對，並逐項作成審查意見。

　　(2). 發明與及新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，相同創作分別申請發明專利及新型專利者，並無授予兩個專利之必要，但兩者與設計講求透過視覺訴求之創作不同，故審查發明後申請案之擬制喪失新穎性時，僅可以引用發明或新型的先申請案作為引證文件。

　　(3). 先申請案必須申請在先，但公開或公告在後。若先申請案於公開日之前有撤回、視為撤回或不受理情事致未公開或公告，即不得據為判斷後申請案擬制喪失新穎性。先申請案經公開或公告後，即屬於新穎性之先前技術，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為引證文件；惟在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為引證文件。

　　(4). 擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案中請求項所載申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。假若同一人有先、後兩申請案，後申請案中請求項所載申請專利之發明僅與先申請案所附說明書或圖式載明之內容相同而未載於先申請案的請求項時，係同一人就其不同之發明或新型請求保護而無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利。

　　三、判斷基準

　　一、前言

　　依專利法第22條規定，凡可供產業上利用之發明，申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，將喪失新穎性、進步性。惟若有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩露，致有前述公開事由，並於事實發生日後6個月內提出專利申請，敘明事實其事實及有關日期，並於專利專責機關指定期間內檢附證明文件，則與該事實有關之技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。前述六個月期間，稱為優惠期。

　　二、可優惠期主張之人

　　優惠期事由之行為主體，除申請人之外，因繼承、受讓、僱傭或出資關係取得專利申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之公開行為，亦得主張優惠期。

　　三、主張優惠期之法定期間

　　優惠期主張之法定期間為6個月，自優惠期事實發生日之次日起算至取得申請日當日。如得主張優惠期之事實有多次發生之情事，其法定期間之計算，以最早之事實發生日為準。

　　四、優惠期之聲明事項

　　(1). 主張優惠期者，應於申請專利同時敘明事實及其年、月、日，且不得於申請後追加或變更。

　　一、    前言

　　形式審查僅適用於新型申請案，其判斷新型申請案之說明書、申請專利範圍、摘要及圖式是否符合形式要件，不須耗費大量時間檢索前案以及是否符合專利要件之實體審查，例如：產業利用性、新穎性及進步性之審查。於是，涉及實體內容之相關判斷，均非屬形式審查的範疇。 

　　二、判斷新型專利申請案是否符合形式要件，包括下列幾點：

　　(1). 是否屬物品形狀、構造或組合者：

　　其判斷請求項之前言部分是否記載一物品，以及判斷主體部分所載之技術特徵是否具備有至少一結構特徵(例如形狀、構造或組合)，亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合的規定。

　　(2). 是否有妨害公共秩序或善良風俗者：

　　若說明書、申請專利範圍或圖式所記載的商業利用會妨害公共秩序或善良風俗，就應被認定該新型屬於法定不予專利之項目。

　　(3). 說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式是否符合規定：

　　在過往可能會認為只有在請求項中明確寫出”means”或”step”，才算是使用功能手段用語(means plus function)，並應符合美國專利法第112條(f)的規定：當請求項包括功能手段用語時，說明書需描述其構造、材料或動作，及其均等物。

　　但在實際判斷時，即便請求項中未明確寫出”means for”的內容，仍可能會被認為使用了功能手段用語。在MPEP 2181中具體說明了mechanism for, module for, device for, unit for, component for, element for, member for, apparatus for, machine for or system for等用語皆有可能是功能手段用語，並應符合112(f)的規定。

　　然而若發明所屬技術領域中具通常知識者，在閱讀了說明書後，可瞭解請求項中之元件的構造或功能者，即使該元件涵蓋了較廣泛的功能，例如filters, brakes, clamp, screwdriver and locks等，則此一描述仍應不涉及112(f)，而不一定需要在說明書中描述該元件的構造、材料或動作。

　　此外若申請人於請求項的前言中使用了”means”或”step”，則審查委員很可能因無法確認申請案前言的描述是功能手段用語或僅是發明的使用方式，進而對申請案提出112(b)的審查意見。但若申請人於請求項的前言中使用了”for”，則審查委員便不會認為前言的描述是功能手段用語。

　　申請人在收到112(f)的審查意見時，可於答辯稿中具體指出說明書的某段某行已揭露功能手段用語的構造、材料或動作，因此請求項的功能手段用語符合112(f)的規定。另外在審查意見中，亦有可能詳細指出請求項中的功能手段用語應為說明書的某段某行，並請申請人確認或說明。

　　反之，若請求項中使用了功能手段用語，且說明書中並未提及該功能手段用語的構造、材料或動作。則該請求項便可能被認為，對發明所屬技術領域中具通常知識者無法瞭解、製造及使用說明書所描述的內容，或者是申請專利範圍不明確，而不符合112(a)或112(b)的規定。一般來說，若說明書內容未提及功能手段用語的構造、材料或動作，申請人在答辯時可能要引用相關的公開文件來說明請求項中所述之功能手段用語，並於說明書中補充相關公開文件的資料，以克服審查意見所指之問題。

　　美國專利法第112條(35 U.S. Code § 112)主要是關於美國專利申請案之說明書及請求項的撰寫原則，包括6個段落。

　　(a)說明書應包括發明的書面描述，及製造、使用該發明的方式或流程。說明書的內容應完整、清楚、簡潔及具體，使得發明所屬技術領域中具通常知識者能具以瞭解、製造及使用說明書所描述的內容，此外說明書應包括發明最佳的實施方式。

　　(b)說明書應歸納出一個或多個請求項，並於其中具體指出發明人認為之申請專利範圍的主題。

　　(c)請求項可包括獨立項、附屬項或多項附屬項。

　　(d)附屬項應包括其所依附的請求項及其標的，且附屬項的範圍應包括其所依附之請求項的限制。

　　(e)多項附屬項應包括其所依附的請求項及其標的，且多項附屬項不得依附多項附屬項，其中多項附屬項的範圍應包括其所依附之請求項的限制。

　　(f)請求項中的元件可以具有特定功能的方式表示，其中可不包括詳細的構造、材料或動作。當請求項包括功能手段用語時，說明書需描述其構造、材料或動作，及其均等物。

　　一般而言，在審查意見中比較常看到112(a)(b)(f)的審查意見，在本文中先討論112(a)及(b)的審查意見。112(a)具體說明了說明書應該包括以下三個要件：書面描述、可據以實施及最佳實施方式。常見之112(a)的審查意見為，說明書的內容有誤或者是說明書未具體揭露請求項的某些技術特徵，使得請求項無法為說明書所支撐。在答辯時通常會依據請求項的描述，修正說明書的內容，使得修正後的說明書可以支撐請求項的內容。

　　另一種常見之112(a)的審查意見則是，對發明所屬技術領域中具通常知識者，無法由說明書的內容實施請求項所述的發明。在答辯時可依據說明書揭露的內容，對請求項提出修正，或者是於答辯理由書中提出說明。

　　凡申請專利之發明中電腦軟體為必要者，則為電腦軟體相關發明。電腦軟體相關發明之請求項可區分為「方法請求項」及「物之請求項」，其中物之請求項可能包括以裝置、系統、電腦可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項。

　　電腦軟體相關發明與保護電腦程式原始碼或目的碼之電腦程式著作不同，電腦程式著作為著作權法保護之標的。著作權僅保護理念之外在表現形式，而不及於理念之具體實施步驟。專利法及著作權法所保護之客體不同，彼此間並無衝突。

　　申請專利之發明為程式語言者，因屬人為的計畫安排，而非利用自然法則，因此不符合發明之定義。此外商業方法應為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，因此商業方法本身之發明，亦非利用自然法則。換言之，單純的程式語言及單純的商業方法，目前在台灣皆無法提出專申請。

　　然而對於利用電腦軟體等相關技術實現商業的方法，則不會因為該方法應用於商業，即被認定為不符合發明之定義。例如僅敘述拍賣物品之步驟的「拍賣物品的方法」請求項屬於單純的商業方法，並非利用自然法則，因此並無法提出專利申請。反之若利用軟體的執行以進行拍賣物品之步驟的「經由通訊網路拍賣物品的方法」請求項，則是將網路技術實現於商業方法，與單純的商業方法有差異，因此應可提出台灣專利申請。

　　請求項中藉助電腦軟體或硬體資源實現方法，若僅是利用電腦(或網路、處理器、儲存單元、輸出入裝置)取代人工作業，且相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處理量大等電腦之固有能力，難謂其具有技術思想，此時該電腦軟體或硬體無法令原本不具技術性的發明內容產生技術性。惟若發明整體具有技術性，例如克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度或強化系統穩定性等，則應被認定符合發明之定義。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1.電腦軟體；2.商業方法

參考資料

依專利法施行細則第17條第6項之規定：「發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表，並得檢送相符之電子資料。」因此若專利內容包含核苷酸或胺基酸序列，也就是專利內容是DNA、RNA片段或蛋白質時，就必須在專利說明書內記載序列表，檢送相符之電子資料。

此規定是為了因應序列資料在檢索上複雜度極高的問題，將標的序列依格式紀錄送審，方能加快審查程序。

序列表記載要點

1.序列表應列於說明書之後，獨立成頁，獨立頁碼。

2.核苷酸序列以單股表示，由左到右是5’端至3’端，以附表之代號記載。

3.蛋白質序列由左到右以胺基(amino group)到羧基(carboxy group)表示，以附表之代號記載。

圖片來源：經濟部智慧財產局

說明書超頁費用

考量到申請人將各國文件轉譯成中文需要一定的作業時間，為了避免作業時間延宕而無法盡早取得申請日，我國專利申請實務上允許申請人先行以外文本取得申請日[註1]，並於指定期限內補正中文本的方式進行申請。

然而，雖可以外文本進行申請，但日後審查以及修正都以中文譯本（下稱中文本）為主，外文本遞交後將不會進行任何修正[註2]，若對外文本進行修正也不生任何效力。中文本也不應超出外文本所揭露範圍[註3]。

一般而言，除非於審查過程發現中文本內容語意不明、不合理或與通常知識不符，不然審查委員不會主動的比對中文本是否超出外文本所揭露之範圍。判斷上會審查是否中文本的內容有明確的記載於外文本或者讓從業人員可以直接從外文本無歧異可以理解跟推知[註4]。

進一步而言，我國規定上並非要求申請人必須逐字逐句將外文本翻譯，實務上中文本可以依據外文本的內容、從業人員的基本知識潤飾調整中文本。通常會被指出超出範圍的情況有（1）缺少部份技術特徵；或者（2）缺乏部份限定條件。[註5]前者例如外文申請書中有ABC三個元件，而中文本僅記載AB兩個元件。後者例如外文本記載” heat-resistant rubber”而翻譯時，僅譯成橡膠，缺少了耐熱的限定條件，亦會被認為超出範圍。

繼上篇討論到台灣專利以外文本進行申請的注意事項後，本文將會特別針對外文本誤譯之訂正的相關規定稍做討論。

通常，若被審查委員判定中文本超出外文本所揭露的範圍，申請人將可提出「訂正申請書」透過『誤譯之訂正』進行修改。與「一般修正」須參照中文本有所不同，此階段的『誤譯之訂正』須參照的對象為外文本。

此處所稱的『誤譯之訂正』通常指得是翻譯過程的錯誤，例如(1)語詞翻譯錯誤者或者(2)語句翻譯錯誤者。若非屬這兩種情況的時，則不能適用誤譯訂正，應依據一般修正進行修正。此外，申請人提出訂正申請書須符合以下的規定：