眾律國際法律事務所

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-21

一. 前言

本文依據經濟部智慧財產局出版之「美國專利須知」對美國專利與其他國家之關係作簡介。

二. 美國與他國專利之差異

許多國家的制度在各方面都與美國專利法不同，例如：

（一）新穎性：大多數國家規定發明若在申請日前已公開即無法獲得專利，而美國有一年的緩衝期間。

（二）具有臨時專利申請案(Provisional Applications for Patent)制度。

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-19

二十一. 補充修正

最終核駁或通知後，則該案處於須經上訴方能繼續的情況。而於最終核駁或上訴提出後或非修正適當時機提出之修正，必須舉出為何該修正為必要，並提出充分而有力的陳述，解釋為何先前沒有提出的原因後才可被接受。且上訴決定作成後，也僅能在規定的情形下方可提出修正。

在提出新的或修正後之申請專利範圍時，申請人必須指出它們如何避開可能相關的任何引證前案或核駁理由。且除非局方許可，否則不得更改圖式，只能以提出新圖式的方式為之。而申請專利範圍的原始編號在整個申請程序中皆予以保留，當申請專利範圍被刪除時，剩餘的申請專利範圍亦不得重新編號。當申請案即將被核准時，如有必要才依其出現的順序編號。

二十二. 申復期限和放棄

答復局方通知的期間是三個月，可延長至最多六個月，通常須繳納延長費。若申請案已通過，答復期限通常不准延長。

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-19

十一. 公開

專利申請案的內容自申請日或所主張之優先權日最早者起算屆滿十八個月後必須公開，公開後申請人即可主張暫時性權益，即當申請人對於構成侵權行為之第三人有實際發出警告信函時，在獲准專利後就有機會向其取得合理的權利金(royalty)。

十二. 宣誓書或聲明書

申請人之宣誓書或聲明書是申請非暫時申請案時必備的文件，發明人除必須宣誓或聲明他/她相信自己為申請案標的之原始發明人，並須依照法律和專利商標局所規範之各項要求做必要的陳述。

十三. 申請費

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-19

一.   前言

由於美國是一個十分重要的市場，各國大企業或重要的專利通常都會申請美國專利，因此了解與熟悉美國專利的制度與法規是很重要的，本文依據經濟部智慧財產局出版之「美國專利須知」對其作摘要。

二.   簡介

專利所賦與的權利是指專利權人有權「排除他人在美國境內製造、使用、為販賣之要約、或販賣（right to exclude）」其發明，或排除他人「進口」其發明，有以下三種類別：

1. 發明專利(utility)：發明或發現任何新穎而實用的方法、機器、製品、物的組合或以上各項之任何新穎而實用的改良。

2. 新式樣專利(designs)：對製造物品創作新穎、原創和裝飾的設計。

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.26

一、美國專利的種類：

美國專利分為「發明專利(Utility patent)、設計專利(Design patent) 與植物專利(Plant Patent)」等三種：

1. 發明專利： 其保護標的為「發明或發現新穎實用之方法、機器、製品或物之組合，或新穎實用之改良者」，其權利期限自申請日起20年，並自領證日起第3.5年、第7.5年及第11.5年須繳納維持費。

2. 設計專利：其保護標的為「創作出針對製造品的新穎、獨創和裝飾性的外觀設計者」，其權利期限自領證日起14年，獲得專利後無須繳納年費或維持費。

      眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

 2013.07.04 

前言 :

      從聯邦法院判例，基於101條有三限制條件 1. 避免重複申請(double patenting) 2. 符合專利標的(4大類及排除在外之科學之基本科技) 3. 有用。因此一專利必須符合為可專利標的（subject matter）且符合實用性(utility)。專利標的部份，可參閱本所相關文章，不贅述。本文欲藉由回顧美國審查基準(Manual of Patent Examining Procedure，MPEP2107)探討美國實用性及我國產業利用性[1]之認定差異。

一、美國審查基準概述 :

     MPEP2107之基準，不只針對專利101條(有用的)亦針對112條第一段(說明書內容須充分接露、據以實施等規定)。

      美國判斷步驟分兩部分如下:

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

      有關美國新舊法之比較，美國舊法102條c-e款規定任何人可獲得專利除非－放棄發明（ｃ款）、由發明人受讓給申請人申請之國外專利或證明書（d款）、在發明日之前已被公開（e款）之規定。惟美國新法102條 (c)款定義在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係。(d)款定義了在(a)款(2)項中，一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案認定。未有對應舊法c款、d款之規定。舊法(e款)對應於新法102(a)(2)，但發明日修改為有效申請日。  

       有關美國新舊法之差異，可參閱本所相關文章，在此不贅述。 於本文，作者欲比較美國舊法與我國新法之相對應條文。

A : 發明人放棄發明 v.s 申請權人放棄專利申請

美國舊法102條 c 款規定如下　：　

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

   有關美國新舊法之比較，美國舊法102條f-g款規定任何人可獲得專利除非－非真正發明人（f款）以及誰是真正發明人的認定（g款）之規定。美國新法無相關之規定。然而，在102b(2)所認定的除外條款中，亦可作為判斷先後發明之申請案是否有效。 本文作者將分別從是否為發明人對專利有效的認定以及先發明後申請之專利有效性，來出判我國及美國對先發明的重要性認定差異。

第一部分 : 是否為發明人

法源:

美國專利舊法102(f)及(g) 規定，如下:

任何人可獲得專利除非－

(f) 他並非真正被認為可專利標的之發明人。

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.03 

 前言 :

      美國專利新法102(a)(2)項規定「任何人可獲得專利除非-在所請求之發明的有效申請日之前，該所請求之發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（例如由另一發明人提出之該專利或專利申請案之有效申請在所請求之發明之有效申請日之前）之內容之中[1]」。此新增條文在舊法並未規定，其類同於我國申請在先公開在後之規定。

       此外，美國在新法第102條(b)款(2)項規定了第102條(a)款(2)項的除外狀況。本文作者欲比較美國申請在先公開在後與對應我國相關條文之差異。

 法源概論 :

       美國新法有關公開、公告、與視為公開之專利案或申請案的除外條款，規定於第102條(b)款(2)項，如下:

 102b(2):

 於一專利申請案或專利案之「揭露」，該「揭露」不基於102(a)2[2]而被認定為先前技術，若

 (A)申請標的(subject matter)乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得；

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.03 

前言:

    承前二篇有關方法專利適格性之文章[1]，由於程序的部分已經2010及2012年的審查指引中重新認定，藉由2009所提之機械或轉換測試或具體、有形等審查標準，已不適當。惟，有關物的部分專利適格認定，仍是基於2009年所頒定之審查指引[2]。本文作者欲藉由閱讀該審查指引，了解美國對於物之專利適格性的認定標準。

審查指引概述:

　　審查指引開始便敘明美國專利法101條[3]設定了可專利性的基本門檻，專利適格性即一專利必須為一可專利標的且有用。因此，審查可區分成實用性(utility)及是否為可專利標的（subject matter）兩部分。實用性請參見MPEP2107。本指引針對是否為可專利標的（subject matter），並用於取代在MPEP2106(IV)、2106(01)、2106(02)部分。

   一專利必須符合兩要件，一必須是程序、機構、製品、組合物其中之一以及二請求項是否完全涵蓋了判例法所建立的排除在專利法外的部分。

基於上述第一及第二步，本文將整理如下表：

 

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.02 

前言 :

    承20130701「美國對於自然法則之認定概論」文章，若方法請求項中未含有自然原則[1]，則需依據2010年基於Bilski判決所頒定之審查指南[2]，判定是否為抽象概念本身。本文作者欲藉由閱讀審查指南，了解美國對抽象概念的認定標準。

概論 :

    2012年審查指南指出，其提供多個因子來衡量一方法請求項是否為抽象概念而不為專利標的。其敘明了在Bilski判決中說明了機械或轉換測試法非唯一標準，而是有用的因子。審查指南的目的還包括了判斷不符合機械或轉換測試法的方法請求項是否仍屬於可專利標的，以及就算通過機械或轉換測試法，但仍屬於抽象概念而不可專利的標的。在審查指南中，特別建議審查官不將審查重點著重於101，除非特殊案件。原則上還是以後續專利要件為準。

   審查指南將因子分成兩部分，分別為符合專利適格的因子、不符合專利適格的因子。在判斷時，是以分析符合的因子及不符合的因子的多寡來衡量是否符合專利適格。摘錄如下:

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

                                 2013.07.02

前言 :

   承20130701「概論美國新穎性102(a)及我國相關條文」文章，美國從原本發明人優先主義轉換成發明人申請主義。在跨越新舊法之際，本文作者首先從專利法102條(b)款有關新穎性優惠期部分，初探美國及我國對新穎性優惠期認定之差異

概述法源 :  

    舊法美國102條(b)款，規定任何人應獲得專利除非-

(b)在國內申請專利一年前，該發明已在國內或國外取得專利或發表於刊物上，或是在國內已被公眾使用或販售。[1]。

2013年3月16日以後，新法規定第102條(b)款(1)項規定了第102條(a)款(1)項的除外狀況，如下:

 眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

                                  2013.07.01

前言 :

   依據美國專利法101條[1]規定-任何人發明或發現任何新與有用的程序、機構、製品、組合物或以上各項新穎而有用的改良，符合本條要件時，即可獲准專利。但是，從美國累積的法院判決先例中，明確的指出了自然法則、抽象概念、科學原理是不能夠給予專利。  

    方法專利較會產生上述的爭議，例如早期的製造方法至近期的商業方法、醫療方法或醫療檢測方法、軟體方法等。

    美國專利局基於最高法院Prometheus判決，於2012年7月訂出針對方法請求項是否為自然法則之審查指南。本文作者欲藉由分析美國2012年頒布之審查指引[2]，進而提出較佳請求項之撰寫模式。

審查指引概論[3] :

    在美國，審查一請求項是否符合專利適格性之判斷流程，本文整理如下圖:

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

                                                           2013.07.01

 前言 :

    美國基於發明人的保護相當重視，然而從美國專利改革法案 [1]，其中有多項變革，包括從原本發明人優先主義轉換成發明人申請主義的改變。在跨越新舊法之際，本文作者首先從專利法102條(a)款，初探美國及我國對先發明、先發明申請及先申請主義之差異

概述法源 :

   美國102條(a)款，規定，專利申請人在提出發明前，該發明即已在境內為他人所公知；或是在境內或境外，已被取得專利或已見於刊物上[2]。
2013年3月16日以後，適用新法規定如下 :

     第102條(a)款(1)項規定，在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已經取得專利、見於公開刊物、或已被公開使用、販售、經由公開途徑取得。該發明即喪失新穎性，不得取得專利[3]。

    第102條(a)款(2)項規定，在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（且可追溯國內外優先權）內容之中[4]。

   又我國，相對應於美國102條之規定分別規定新專利法22條前款及23條錄如下:

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-26

前言

為了避免企業因有某些關鍵技術的專利而可能造成不法獨占市場的情況，專利法有特別規定一些情況得以強制授權於競爭對手，使市場可以維持正常的競爭情況。美國對於強制授權的判斷基準，主要使用關鍵設施理論(Essential facilities doctrine)，其認定當一獨占事業在具備以下四個要件的情況下，拒絕競爭對手使用系爭關鍵設施，而這個拒絕行為，可以將其獨占力量由一生產階段延伸到另一階段，或由一個市場延伸到另一市場，則法院得以反托拉斯法要求獨占事業以無歧視條件提供該關鍵設備，以避免不法市場獨占發生：

一、獨占事業控制關鍵設施

二、競爭對手事實上或從合理角度上看，沒有能力重製該關鍵設施

三、獨占事業拒絕該競爭對手使用該關鍵設施

四、獨占事業當時有能力提供該關鍵設施

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 前言

在使用均等論的時候，其擴張範圍不可以包含專利權人在申請和維護過程中已經被限制或排除的事項，此稱為禁反言原則。實務上補充和修正的原因眾多，有些乃因不符專利要件的修正，有些則是單純文字錯誤的修正，究竟何者情況適用禁反言，各家仍有不同看法。美國基本上是採彈性禁反言的原則，也就是禁反言的程度為彈性，依專利權人在申請專利過程中說了什麼話以及其目的來決定限制程度的大小。以下就2002年Festo案討論美國法院對於禁反言原則的看法。

案件介紹

Festo為生產壓縮式裝置的公司，其有”磁性無桿式汽缸”專利，有氣缸和外套筒結構。在專利取得的審核過程中，其曾對專利申請範圍進行限制修正，表明外套筒由磁性材質構成和氣缸有一對單向密封環。後來SMC公司販賣一類似但不完全相同的產品因而被告，其中此產品使用一個雙向密封環且套筒由非磁性材質構成。Festo認為此為細微改變實質模仿的行為，基於均等論應為侵權。

CAFC判決

CAFC因為認為過去使用的彈性禁反言原則，會使當事人在法院判決時，無法明確知道均等論喪失的範圍為何，為了使以後判決上可有一致性的原則，因而採用全面禁反言這個較嚴格的原則，指在專利申請過程中所做的任何範圍限縮，只能依照字面意義來解釋。因此CAFC最後依字面解釋認為SMC並無侵權。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-20

前言

為了避免企業因為擁有某些關鍵技術的專利，因而可能造成不法獨占市場的情況，專利法有特別規定一些情況得以強制授權於競爭對手，使市場可以維持正常的競爭情況。然而究竟何者情況得以強制授權，哪些不適合，其間有許多必須仔細衡量之處。美國對於相關判斷，主要使用關鍵設施理論(Essential facilities doctrine)，以下簡介之。

概念說明

當一獨占事業在具備以下四個要件的情況下，拒絕競爭對手使用系爭關鍵設施，而這個拒絕行為，可以將其獨占力量由一生產階段延伸到另一階段，或由一個市場延伸到另一市場，則法院得以反托拉斯法要求獨占事業以無歧視條件提供該關鍵設備，以避免不法市場獨占發生：

一、獨占事業控制關鍵設施

二、競爭對手事實上或從合理角度上看，沒有能力重製該關鍵設施

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19 

起源

在Lincoln Engineering Co. v. Stewart-Warner Corp.案件中，發明人發明了一個改良後的連接器，其可以幫助組裝黃油槍，但這個專利案對於整把槍也申請專利。法院最後認為，這整把槍的組合並非可專利客體，因為整個組合中只有連接器這部份是符合專利要件的，其他部分和組合方式都屬於先前技術，如此申請專利的方式，會讓申請專利範圍變得過大，使得一般人想要用這個連接器的時候，被迫也要同時向專利權人購買黃油槍的其他部分。因為如此原因而認為不應准予專利的情況，稱之為Exhausted combination doctrine。

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 案件討論

在1984年，美國聯邦巡迴上訴法院聲明這個準則不再符合現實的產業情況。這時業界開始認為，申請一個僅有一部份符合專利要件，其他部分與其組合皆屬先前技術的物件是可能的；由此推論可得，假如一公司同時擁有，比如說，一個馬達跟一個光碟機(其包含此馬達和其他屬先前技術的物件)的專利，則販賣此馬達不會消耗這個光碟機的專利權。在如此假定下，發生了Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案件。在此案件中，廣達販賣的電腦中有LG擁有專利權的微處理器，因此LG認為廣達侵權。法院最終認為，當Intel販賣微處理器給廣達的時候，其專利權就已經耗盡了。此判例可以看出，在處理專利權耗盡相關議題時，Exhausted combination doctrine仍是被考慮的，即一物件的專利範圍不應被擴大到包含它的舊有組合，因此販賣一物件時不但會耗盡本身的專利權，也會耗盡包含它的舊有組合的專利權。

Exhausted combination doctrine與可專利適格性的交互影響

電腦程式相關的發明，常常需要判定可專利適格性，這時法院會使用M-O-T測試作為準則。當一發明無法通過M-O-T測試的其中一要求，即發明整體能把一物件轉換成至另一種狀態或成為另一種物質，這時將請求項由一方法改寫成由某種處理裝置執行的方法，比如說，請求項由電腦程式本身改寫成由電腦執行的程式，則此發明將因此而符合M-O-T測試另一要求，其認為當發明整體是由一特別機器所執行的方法，則為可專利客體。如此的請求項寫法基本上違反Exhausted combination doctrine，所以能不能被接受要看法院是否認同美國聯邦巡迴上訴法院關於廢除Exhausted combination doctrine的聲明。在Diamond v. Diehr一案中，其請求項為一種用來模製生橡膠的方法，包含了壓模橡膠和其他相關所需的儀器，如此寫法便能通過M-O-T測試因而得予專利；在Gottschalk v. Benson案件中，請求項為一種轉換二進位編碼十位數轉換成純二進位數的電腦程式，其中沒有包含其他儀器，而最終沒有得予專利。由此可以看出，在處理具有可專利適格性爭議的案件，請求項寫法將會是非常關鍵的一部份。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

簡介

Machine-or-Transformation test(M-O-T test)是美國在處理專利遭遇到發明可能不為可專利客體時，最常使用的測試方法；其為一基本準則，可以當作所有技術領域的審查基準。此測試要求，一個方法發明必須(1)由一種特定的機器(machine)所執行，這種機器實行方法必須是新穎且非輕易可以達成的(not trivial)，或是(2)將一物品(article)轉換(transform)到另一種狀態或成為另一種物質。能通過此測試便認為發明為可專利客體，但此測試並非唯一測試，有可能未能通過此測試但仍被認為是可專利客體。此測試大致提供了一個明確的審查基準，然而在某些情況下仍然會發現有爭議的空間。以下介紹可能的爭議處：

物品(article)是什麼

一般認定物品為一物體(physical object)，如一塊橡膠。但有些時候物品也可以被認為是某些電子訊號，通常代表某種物理行為，而代表貨幣的電子訊號並不算在其中。由此來看，物品並不是一個無瑕疵的用語，一個物件(subject matter)應該是比較適恰的用語。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

前言

專利制度的成立目的在於藉由保護新發明，使發明公開而能避免重複研發且方便公眾據以實施，以促進產業發展。在准予專利時，除了保護新發明外，亦要考量是否有濫用或可能造成獨占的情況，而在科技研發不斷進展的同時，許多技術方法也不斷地在改變；在考量以上因素後，究竟何者為可專利客體，便不再僅是簡單的問題。以下就我國和美國的可專利適格性做一簡單比較。

美國的可專利適格性基準

美國專利基本上給予較寬容的標準，認為”任何在太陽下，任何人為的事物皆可為可專利客體；”而認定不可為可專利客體的有自然現象(Natural Phenomenon)、抽象概念(Abstract Idea)、自然準則(Law of Nature)。在經過一段時間被認為審查基準過於浮濫之後，處理有可專利適格性問題的案例時，便改以使用M-O-T測試(Machine-or-Transformation test)為基準，即發明整體必須能將一物件轉換至另一種狀態或成為另一種物質。此測試雖不為唯一準則，但基本上此測試為可專利適格性的主要基準。

我國的可專利適格性基準

我國認為發明為利用自然法則的技術思想之創作(專 21)，因此發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段，此稱為發明具有技術性(technical character)。除了自然現象、抽象概念等不得為可專利客體外，另有規定法定不與發明專利之項目(專 24)來規範可專利客體的範圍。