眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所 專利工程師暨法務專員林春宏

美國柏克萊加州大學 分子生物學士

美國柏克萊加州大學 資訊管理 碩士

加拿大英屬哥倫比亞大學 法律博士

2012-12-13

Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc.

眾律國際法律事務所 專利工程師暨法務專員林春宏

美國柏克萊加州大學 分子生物學士

美國柏克萊加州大學 資訊管理 碩士

加拿大英屬哥倫比亞大學 法律博士

2012-12-13

眾律國際法律事務所 專利工程師暨法務專員林春宏

美國柏克萊加州大學 分子生物學士

美國柏克萊加州大學 資訊管理 碩士

加拿大英屬哥倫比亞大學 法律博士

2012-12-13

Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)

眾律國際法律事務所 專利工程師暨法務專員林春宏

美國柏克萊加州大學 分子生物學士

美國柏克萊加州大學 資訊管理 碩士

加拿大英屬哥倫比亞大學 法律博士

2012-12-12

眾律國際法律事務所 專利工程師暨法務專員林春宏

美國柏克萊加州大學 分子生物學士

美國柏克萊加州大學 資訊管理 碩士

加拿大英屬哥倫比亞大學 法律博士

2012-12-11

Canadian Patent Law (Non-obviousness)

眾律國際法律事務所 專利工程師暨法務專員林春宏

美國柏克萊加州大學 分子生物學士
美國柏克萊加州大學 資訊管理 碩士
加拿大英屬哥倫比亞大學 法律博士

2012-12-10

Canadian Patent Law (Novelty)

According to the Canadian Constitution, the federal government has exclusive jurisdiction over granting of patents. The Canadian Patent Act, enacted by the federal government, sets the criteria for patentability, including requirements such as novelty, non-obviousness and utility.

The Patent Prosecution Highway (PPH) enables an applicant, whose claims are determined to be patentable in the Office of First Filing, to request that the Office of Second Filing (OSF) expedite the examination of the corresponding patent application filed in the OSF, while utilizing the examination results of the Office of First Filing.

The Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) started on September 1, 2011.  Applicants who first filed their patent applications with the USPTO and later filed their corresponding applications with TIPO may submit a request to TIPO for accelerated examination if the USPTO determined that at least one of the claims can be patented.

The Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Program requires the applicants whose patent claims have been allowed by the USPTO to retain the same scope of claims or amend their scope of claims with TIPO to be narrower in scope. This condition will enable faster and more efficient examination. 

For those inventors who have filed their patent applications with the USPTO and who are interested in faster examination of their patent applications by the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO), the Patent Prosecution Highway Pilot Program is a desirable choice. 

References:

美國發明法案(America Invents Act)制定了新的多方復審程序(Inter Partes Review，簡稱IPR)來取代之前的多方再審查程序(Inter Partes Reexamination)，並於2012年9月16日起生效，適用於生效日(含)之後所核准之專利申請案。

一、可提出請求的時間

請求人需於專利申請案或再發證專利申請發證後9個月，且發證後復審的程序(Post Grant Review)終止後才可提出多方復審請求。且若已先提出專利無效之民事訴訟，將無法啟動IPR的程序。

二、費用

20個請求項已內：$27,200，每超過10項增加$6,800，超過60項之後，每10項增加$27,200

二、請求的理由

在請求書中說明被挑戰的請求項(challenged claim)專利無效的理由，該論點需建立在違反美國專利法第102條及第103條關於新穎性和顯而易見性的規定，且提出之證據需為專利文件或出版印刷物。

美國發明法案(America Invents Act)對於專利申請案的復審程序制定一項新的發證後復審的程序(Post Grant Review，以下簡稱PGR)，適用於符合先申請原則(first-to-file)提申且於2012年3月16日後發證的申請案。

一、可提出請求的時間與費用

專利申請案或再發證專利申請案獲證後9個月內，向美國專利局提出發證後之復審請求，官方規費為$35,800。

若已先提出專利無效之民事訴訟，則無法啟動PGR的程序。

二、請求的理由

提出復審請求時，必須說明該專利申請案不予專利性的理由：違反專利法35 U.S.C. 282(b)(2)或(3)中所提到的發明具專利性的要件，新穎性，非顯而易見性等(最佳實施例(best mode)除外)，且提供證據(如：專利或公開文件)以支持該申請案的ㄧ或多個請求項不具專利性的論點。

三、審核

美國專利申請案因應最終核駁通知之方式有答辯、提RCE、提出延續申請案(CIP案、CA案)或訴願相關程序(Appeal、Pre-Appeal Brief Conference)等，本文針對答辯、提RCE及訴願(Appeal)之程序簡介如下:

1.答辯

對於最終核駁通知書(Final Office Action)，申請人可以提交答辯，(例如：刪除被核駁的請求項或形式之修正) ，但不允許修改專利範圍，若審委不接受答辯，即會發下Advisory Action（建議性意見），答辯期限為最終核駁通知書發文起或Advisory Action發文日，兩者取其晚起三個月，最晚不得超過最終核駁通知書發文日起6個月。

2. RCE (Request for Continued Examination)

RCE即是申請人在收到最終核駁通知書之後，請求原來的審查委員繼續審查該申請案，使得案件之審查狀態不因此而終止，提出RCE的期限為最終核駁通知發文日起3個月，最長可延期至六個月。

然而，提RCE之潛在問題是，由於申請案仍被原來的審委審查，往往會重複相同的核駁理由，新的論點較難被接受。

3. 訴願 (Appeal)

美國發明法案(America Invents Act, 簡稱AIA)訂定了對於核准前第三人呈報先前技術(Third Party Prior-Art Submissions)的規定，要點如下所示：

適用案件：2012年9月16日起及以後之專利申請案

提交期限：申請案第一次核駁通知發下前，或申請案早期公開後6個月內，兩者取其晚，且任何於核准通知發下後所提交的先前技術，將不會被美國專利局考慮。

提交方式：先前技術可以匿名及電子方式提交

提交文件包括:

1.提交項目的清單

美國專利局會依照官方延誤申請程序的時間，適當調整專利期限調整(Patent Term Adjustment，簡稱PTA)，如下列所示：

A delay：專利局未在一定時間範圍內發下通知函

例如: 提出申請後14個月內未發出第一次核駁通知，在答辯後的四個月內未發出核駁通知或核准通知，在領證費繳交四個月後未發證

B delay：申請日起三年內未獲核准

C delay：申請案發生干涉程序、訴願程序或涉及保密命令(secrecy order)

以上因官方延遲可增加計算專利權天數，而因申請人本身造成的延遲(例如答辯延期)，則與上述增加之天數作抵銷，總合後為PTA之天數

在2012年8月16日，美國政府聯邦公告美國專利局公佈專利期限調整（PTA）的最終規定計算方式，將適用於專利申請案在2012年9月17日或之後提交的上訴通知書(Notice of Appeal)和專利申請案在2012年9月17號或之後發下的核准通知。

依據美國專利法第181條規定，關於在美國所完成之發明，申請人向美國提出專利申請後的六個月內，除非取得美國專利局發下的外國提申許可(Foreign Filing License)，任何人不得在外國提出專利申請。若違反此條之規定，美國專利局將不授予專利權或是撤銷已獲證的專利權。

取得外國提申取可之方式：

1.申請人向美國專利局提出申請後，專利局會發下提申收據(Filing Receipt)，當中若有標示“Foreign Filing License Granted”即表示取得許可，申請人可向外國提出專利申請。

2.若提申收據上未標示“Foreign Filing License Granted”申請人需於提申日後6個月後且未收到保密審查通知(indication of a secrecy)，才可以向外國提出專利申請。

請求加速取得外國提申許可：

針對以下4點情形，申請人可以向美國專利局提出請求(Petition for Expedited Foreign Filing License)及繳交規費$200，要求官方加速發下許可：

1.外國提申許可尚未核准

2.提申收據尚未發下

美國發明法案(America Invents Act, 簡稱AIA)，制定一項新的程序，稱為「補充審查｣(Supplemental Examination)，目的是為了提供專利權人預防無法行使專利權的措施，以及減少不正行為(inequitable conduct)之訴案件量，提出補充審查的申請後，美國專利局將考慮，重新考慮或是更正與專利權有關聯的資料，經審查後，專利局若同意提交之資料有產生實質的專利性問題需要解決，即會啟動單方再審查程序(ex parte reexamination)；反之，此案將結案，不會再審查。此項程序生效日為2012年9月16日，而在生效日之前核准的專利案也可申請補充審查。

規定要點如下：

申請人資格：只有專利所有權人可提出補充審查請求

申請時間：專利權可行使的期間內皆可提出申請，最遲可至專利到期日後六年內

規費：

(1)基本費用: $21,260(補充審查請求$5,140以及單方再審查程序$16,120之規費需一起繳交)

美國發明法案(America Invents Act, 簡稱AIA)，公佈優先審查程序(Prioritized Examination)之規定，提供申請人請求加速審查的機會，相較於其他加速審查請求程序，優先審查程序較簡單，不需要初步檢索(Pre-examination Search Statement)或加速審查支持文件(Accelerated Examination Support Document)，且特別請求加速審查只適用於特殊案件，而優先審查則適用於大多數之新案，簡介如下:

生效日: 2011年9月26日

適用申請案：2011年9月26日後提申的原始發明以及植物專利申請案(含提申日     為2011年9月26日後之延續案及分割案)，PCT進入美國階段之申請案

名額限制:目前為10,000件，未來會依評估增減名額

審查時間:目標於12個月內，發下審查結果(包括最終核駁通知、核准通知、申請人放棄、提出訴願或RCE等)

申請方式:提交請求書PTO/SB/424及繳納規費(大個體-$4800;小個體-$2400)

限制:

0. 發明專利需以電子送件，表格可後補，期限與申請日同一天

植物專利需以紙本送件

0. 申請文件需備齊並符合規定，請求才會被核准
0. 不得超過4個獨立項，30個請求項，無多樣附屬項
0. 可請求早期不公開，但仍需先繳交公開費$300，之後若未公開可以申請退費
0. 可提主動修正，但請求項不得超過規定之項數
0. 答辯不可延期，一旦提延期，優先審查機制終止

美國專利局提供優先審查案件結果之統計數據如下:

當專利權人發現專利證書有錯誤需修正時，可向專利局提出更正請求，更正完成後，美國專利局會發下更正證書(Certificate of Correction) ，並予以公告。

可分為下述三種情形:

1. 專利局之錯誤

因專利局而造成證書有誤(例如拼字錯誤或是漏列請求項)，且其錯誤清楚公開在專利局紀錄中，則局長可以發予更正證書(無須繳納規費)，並在更正證書中說明該錯誤的事實，加蓋印章後，記載於該專利紀錄中，此份更正的證明書具有專利證書之法律效力。

2. 申請人之錯誤

因申請人而造成證書有誤繕、印刷或輕微的錯誤，且證實此種錯誤非惡意造成，局長可以發予更正證書(申請人需繳納規費)，而且該更正項目不會造成新事項(new matter) ，或是需要進一步的再審查程序，此種更正的證明書具有專利證書之法律效力。

3. 更正發明人之錯誤

一、目的

此計畫是在申請人提出訴願理由書(Appeal Brief)前，向專利局請求訴願先行會議(Pre-Appeal Brief Conference)，官方組成的審查小組會對該申請案的核駁理由進行審核，若結論為申請案不需繼續進行訴願程序，即可替申請人節省準備訴願理由書的時間與費用，也避免訴願程序的浪費。

二、時機

當申請案收到第二次核駁通知以後，或最終核駁通知(Final Office Action)時，申請人可向專利局提訴願(Notice of Appeal)時，一併提交請求訴願先行會議請求(Pre-Appeal Brief Conference)，期限為三個月，最多可延期至六個月。

三、申請文件

1. 提出請求書(Pre-Appeal Brief Request for Review)，並陳述不適當之核駁理由

2. 不需規費，但由於需一併和Notice of Appeal提出，故需繳交appeal的規費

3. 申請人不能對說明書或專利範圍提出修正

一、Ex parte Quayle Action

當申請案實體審查結束後，審委認為請求項已符合專利性，惟說明書尚有形式問題需修正，會發下Ex parte Quayle Action，屬於形式核駁通知，答辯期限為發文日起兩個月，提出修正後，官方將發下核准通知。

二、核准通知函(Notice of Allowability)

當申請案達到核准條件時，審委應即刻發下核准通知函予申請人，其內容包括核准的請求項，核准的理由以及先前審查面詢的紀錄。

三、領證通知(Notice of Allowance)

領證通知會載明領證費、公開費金額，專利期限調整天數，其繳費期限為發文日起三個月，且不可展延，逾期未繳納者視為放棄，之後需提出請求(37 CFR 1.137提Petition規定) ，說明逾期的原因，補繳領證費，期限為一個月。

四、專利期限調整(Patent Term Adjustment，簡稱PTA)

美國發明法案(America Invents Act, 簡稱AIA）於2011年9月16日宣布修法，於2012年9月16日正式生效，適用於當日起新申請的美國專利申請案，母案於2012年9月16日前提申的延續案，分割案及PCT國際申請案。

本文將提出發明人宣誓書修法之要點：

1.根據37 CFR 1.63，新的宣誓書內容不再列出發明人之國籍資訊及不需聲明其為申請案之發明的優先發明人。

2.受讓人雖然不是發明人，也可作為申請人提出美國專利申請。(受讓人的定義為經發明人已讓渡發明予其人或一發明人有義務讓渡發明予其人或是利害關係人)

3. 2012年9月16日起，PCT案進入美國國家階段的申請人可以是受讓人或利害關係人，可透過提交申請資料表(Application Data Sheet, ADS)，申請變更PCT申請案的發明人。 

4.當受讓人提出申請程序時，仍須提交每一位發明人簽署的宣誓書，新的宣誓書(PTO/AIA/01)中聲明(1)此申請案之申請人為簽署宣誓書之發明人或是有權讓渡發明之發明人(2)簽署宣誓書的人相信其為申請案之原發明人或是原共同之發明人。

一、向美國專利局提交申請文件，經程序審核無誤後即可取得申請日號。

A. 臨時案(provisional application)

1. 發明人姓名及住址

2. 說明書 (若非英文，需後補英譯)

B. 正式案(non-provisional application)

1. 發明名稱

2. 發明人姓名、地址、國籍

3. 說明書 (若非英文，需後補英譯)及摘要、圖式

4. 發明人宣誓書 (Declaration)