眾律國際法律事務所

歐洲專利局於2012年4月1日起調整規費，整理如下：

單位：歐元

美國發明法案(America Invents Act)制定了新的多方復審程序(Inter Partes Review，簡稱IPR)來取代之前的多方再審查程序(Inter Partes Reexamination)，並於2012年9月16日起生效，適用於生效日(含)之後所核准之專利申請案。

一、可提出請求的時間

請求人需於專利申請案或再發證專利申請發證後9個月，且發證後復審的程序(Post Grant Review)終止後才可提出多方復審請求。且若已先提出專利無效之民事訴訟，將無法啟動IPR的程序。

二、費用

20個請求項已內：$27,200，每超過10項增加$6,800，超過60項之後，每10項增加$27,200

二、請求的理由

在請求書中說明被挑戰的請求項(challenged claim)專利無效的理由，該論點需建立在違反美國專利法第102條及第103條關於新穎性和顯而易見性的規定，且提出之證據需為專利文件或出版印刷物。

美國發明法案(America Invents Act)對於專利申請案的復審程序制定一項新的發證後復審的程序(Post Grant Review，以下簡稱PGR)，適用於符合先申請原則(first-to-file)提申且於2012年3月16日後發證的申請案。

一、可提出請求的時間與費用

專利申請案或再發證專利申請案獲證後9個月內，向美國專利局提出發證後之復審請求，官方規費為$35,800。

若已先提出專利無效之民事訴訟，則無法啟動PGR的程序。

二、請求的理由

提出復審請求時，必須說明該專利申請案不予專利性的理由：違反專利法35 U.S.C. 282(b)(2)或(3)中所提到的發明具專利性的要件，新穎性，非顯而易見性等(最佳實施例(best mode)除外)，且提供證據(如：專利或公開文件)以支持該申請案的ㄧ或多個請求項不具專利性的論點。

三、審核

中國專利審查指南於第一部份第一章中指出「一件專利申請包括兩項以上發明的，申請人可以主動提出或者依據審查員的審查意見提出分案申請。｣，分案申請的程序整理如下：

一、可提出分案之時間

1. 收到授權通知書(核准通知)起2個月內。

2. 收到駁回決定3個月內，不論申請人是否請求復審，皆可提出分案申請

3. 申請人請求復審以後以及對復審決定不服提起訴訟這段期間，申請人可以提出分案申請。

上述期限屆滿後，或者被駁回、撤回，或視為撤回且未被恢復權利的申請案，即無法再提出分案申請。

二、分案申請的申請人與發明人

關於日本專利申請案欲提出分割案之時間限制如下：

舊制規定： (母案提申日為2007年4月1日之前)

(1)第一次核駁通知發下前

(2)非最終核駁通知(non-final office action)的答辯期限內

答辯期限一般為三個月，可延期一個月，最多延期三次

(3)最終核駁通知書發下後的可修正期間內

a.2009年4月1日之前發下最終核駁通知書，申請人需先提訴願後才可以提出修正，最終核駁通知書發文日起30天內需提訴願，提起訴願日起30天內為可修正期間，申請人可於提起訴願後30天內提出分割案。

b.2009年4月1日(含)之後發下最終核駁通知書，修正必須和訴願一起提出，期限為最終核駁通知書發文日起3個月，訴願請求以及分割案需一併提交。

一、何謂復審程序

根據中國專利審查指南第四部分第二章之說明：「復審程序是因申請人對駁回決定不服而啟動的救濟程序，同時也是專利審批程序的延續。因此，一方面，專利復審委員會一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查，不承擔對專利申請全面審查的義務；另一方面，為了提高專利授權的品質，避免不合理地延長審批程式，專利復審委員會可以依職權對駁回決定未提及的明顯實質性缺陷進行審查。｣

二、提出復審請求的期限

當申請人收到駁回決定後，若不服該駁回決定，可以向中國專利局提出復審請求，復審請求需於駁回決定通知書發文日起3個月內提出，不可延期。

提出復審請求時，需附上詳細的理由及證據，對駁回理由的論點提出回覆，申請人可以一併修正說明書，但修正內容不允許超出原本說明書與請求項之範圍。

三、形式審查

申請人提出復審請求後，將由專利復審委員進行形式審查，若符合要求，將發下復審請求受理通知書，若不符合規定，申請人需於限期內提出補正。

美國專利申請案因應最終核駁通知之方式有答辯、提RCE、提出延續申請案(CIP案、CA案)或訴願相關程序(Appeal、Pre-Appeal Brief Conference)等，本文針對答辯、提RCE及訴願(Appeal)之程序簡介如下:

1.答辯

對於最終核駁通知書(Final Office Action)，申請人可以提交答辯，(例如：刪除被核駁的請求項或形式之修正) ，但不允許修改專利範圍，若審委不接受答辯，即會發下Advisory Action（建議性意見），答辯期限為最終核駁通知書發文起或Advisory Action發文日，兩者取其晚起三個月，最晚不得超過最終核駁通知書發文日起6個月。

2. RCE (Request for Continued Examination)

RCE即是申請人在收到最終核駁通知書之後，請求原來的審查委員繼續審查該申請案，使得案件之審查狀態不因此而終止，提出RCE的期限為最終核駁通知發文日起3個月，最長可延期至六個月。

然而，提RCE之潛在問題是，由於申請案仍被原來的審委審查，往往會重複相同的核駁理由，新的論點較難被接受。

3. 訴願 (Appeal)

當申請人收到韓國專利局發下的最終核駁通知(final rejection)之後，原本依照舊法規定，只能透過訴願程序爭取核准的機會，但韓國專利修法後(生效日:2009年7月1日)，增加多種途徑予申請人回覆最終核駁通知，整理如下：

1. 復審程序 (Reexamination)

以往收到最終核駁通知時，若申請人欲修正說明書，必須和訴願一併提出，審查委員才會對修正處進行再審查，為了節省時間與成本，新法將復審程序從訴願程序中分離出來，申請人可於最終核駁通知書發文日起30天內，向韓國專利局提出修正，請求復審，此階段審查由原來的審委負責。

提出復審只有一次機會，申請人若不服審查結果，可以向專利法院提出訴願，

此復審程序類似美國專利申請案提出請求繼續審查之程序(RCE)。

2. 訴願 (Appeal)

若申請人沒有要提修正，則可以直接向專利法院提出訴願，此階段審查人員不包括原來的審查委員，在訴願理由書中，申請人可以提出證據來支持發明的專利性。若法官認為核駁理由是不合理的，可以撤回最終核駁通知，要求審查委員再審查。

若申請人仍不服訴願之判決，可以向大法院提出上訴，但不能請求再審查。

韓國專利法於2011年5月進行了修訂，目的是要求申請人於說明書中揭露有關發明的先前技術，生效日為2011年7月1日。

根據修訂後的專利法第42條第3款，說明書中必須揭露該發明的背景技術，自2011年7月1日起或之後提申的案件若違反此規定，即會在審查階段被核駁。

同時，韓國專利局也發布了修訂版的審查指南，以反映修訂後的說明書標準，

希望藉由申請人提供背景技術的資訊，協助審查委員做前案之檢索以及判斷該發明之專利性，而且有利於第三方理解該發明的技術含義。

揭露之先前技術資訊必須是重要且具相關性的，若為公開之非專利文獻，申請人可提供該專利文件之資訊，如作者、標題、出版者、出版日期。若對於引用的先前技術文件提供了足夠的資訊(例如：韓國特許專利公開第10-0000-0000000號，2002年4月25日)，那麼就不需要另外對該文件的內容提供詳細說明。

申請案會被核駁的情況：

韓國政府針對美韓自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA），對韓國專利法做了修訂，自2012年3月15日起生效，要點如下：

1. 專利權期限延長

根據修訂後的專利法，若可歸因於韓國專利局造成專利期間的延遲，專利期限可適當延長以彌補專利權人之損失，如

(1)   自申請日起4年內未獲證之專利

(2)   自提出實審後3年內未獲證之專利

由申請人造成專利期間的延遲（例如：由申請人提出延期），將不包括在專利期限調整期，上述專利期限調整並不會由專利局自動授予，申請人需於發證日起3個月內，向專利局提出Petition調整專利期限。因此，申請人應自行檢查該專利期限是否有延遲之情形，避免錯過了可提交Petition的期限。

2. 廢止專利權撤銷制度