眾律國際法律事務所

美國發明法案(America Invents Act, 簡稱AIA)訂定了對於核准前第三人呈報先前技術(Third Party Prior-Art Submissions)的規定，要點如下所示：

適用案件：2012年9月16日起及以後之專利申請案

提交期限：申請案第一次核駁通知發下前，或申請案早期公開後6個月內，兩者取其晚，且任何於核准通知發下後所提交的先前技術，將不會被美國專利局考慮。

提交方式：先前技術可以匿名及電子方式提交

提交文件包括:

1.提交項目的清單

美國專利局會依照官方延誤申請程序的時間，適當調整專利期限調整(Patent Term Adjustment，簡稱PTA)，如下列所示：

A delay：專利局未在一定時間範圍內發下通知函

例如: 提出申請後14個月內未發出第一次核駁通知，在答辯後的四個月內未發出核駁通知或核准通知，在領證費繳交四個月後未發證

B delay：申請日起三年內未獲核准

C delay：申請案發生干涉程序、訴願程序或涉及保密命令(secrecy order)

以上因官方延遲可增加計算專利權天數，而因申請人本身造成的延遲(例如答辯延期)，則與上述增加之天數作抵銷，總合後為PTA之天數

在2012年8月16日，美國政府聯邦公告美國專利局公佈專利期限調整（PTA）的最終規定計算方式，將適用於專利申請案在2012年9月17日或之後提交的上訴通知書(Notice of Appeal)和專利申請案在2012年9月17號或之後發下的核准通知。

依據中國大陸專利法第20條規定「任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程式、期限等按照國務院的規定執行。｣ ，若違反此條之規定而向外國提出發明或者實用新型的專利申請案，中國專利局將不授予專利權。

提出保密審查請求之規定：

1.第一國申請案為外國申請案，應先向中國專利局提交保密審查請求書，與申請案之中文說明書。

2.第一國申請案為大陸申請案，而後將提出外國申請案者，應於提申時一併向中國專利局提出保密審查請求。

3.向中國專利局提交之PCT國際申請案，視為已提出保密審查請求。

提出保密審查請求經審核後，即發下「向外國申請專利保密審查意見通知書｣，結果為以下三種情況：

1. 提交文件不符合規定，視為未提出保密審查請求

2. 無保密需求，准許向外國申請專利

依據美國專利法第181條規定，關於在美國所完成之發明，申請人向美國提出專利申請後的六個月內，除非取得美國專利局發下的外國提申許可(Foreign Filing License)，任何人不得在外國提出專利申請。若違反此條之規定，美國專利局將不授予專利權或是撤銷已獲證的專利權。

取得外國提申取可之方式：

1.申請人向美國專利局提出申請後，專利局會發下提申收據(Filing Receipt)，當中若有標示“Foreign Filing License Granted”即表示取得許可，申請人可向外國提出專利申請。

2.若提申收據上未標示“Foreign Filing License Granted”申請人需於提申日後6個月後且未收到保密審查通知(indication of a secrecy)，才可以向外國提出專利申請。

請求加速取得外國提申許可：

針對以下4點情形，申請人可以向美國專利局提出請求(Petition for Expedited Foreign Filing License)及繳交規費$200，要求官方加速發下許可：

1.外國提申許可尚未核准

2.提申收據尚未發下

由於日本專利申請案件數量逐年增長，利用發明人或申請人發現的先前技術文獻的資料，不只可縮短審查時間，也將有助於迅速和準確的審查，在這種情況下，日本專利法第36條規定申請人在申請專利時(見備註)知悉任何與申請案相關之發明技術已於公眾所知，應提供先前技術之文件。

規範之申請案種類：

2002年9月1日(含)之後的日本專利申請案，分割案及2002年9月1日提出PCT國際申請，之後進入日本階段的申請案需於說明書中揭露先前技術資訊的文件。

如何揭露先前技術(Disclosure of Information on Prior Art Documents)

1. 在說明書中列出至少一項公開文件

3. 若申請人有多個先前技術文件，可選擇具重大相關性的揭露

4. 若該文件為專利公開本，則需提供其申請號，公開號或專利號

5. 若為非專利文獻，則需提供文獻名稱、出版機構、出版人、發表日、公開日、版本、第幾冊、引用頁數、網址已及網路公開日期

歐洲專利法第141條規定申請人有揭露先前技術資訊的義務，只要申請案處於審查階段，就必須遵守揭露資訊的義務，要點整理如下：

規範之申請案種類：

2011年1月1日(含)之後申請的歐洲專利申請案，分割案及2011年1月1日提出PCT國際申請，而後進入歐洲階段的申請案。

提交文件：

1. 申請人需提交主張優先權基礎案的檢索結果(filing a copy of the search results)，包括檢索報告、先前技術清單或審查報告書等

2. 其資料必須是官方發下的文件副本，不可只是檢索結果的引證資料清單

3. 檢索結果不需附譯本及引證案之文本

4. 若主張多個優先權，所有優先權申請案的檢索結果資訊皆需提交

美國發明法案(America Invents Act, 簡稱AIA)，制定一項新的程序，稱為「補充審查｣(Supplemental Examination)，目的是為了提供專利權人預防無法行使專利權的措施，以及減少不正行為(inequitable conduct)之訴案件量，提出補充審查的申請後，美國專利局將考慮，重新考慮或是更正與專利權有關聯的資料，經審查後，專利局若同意提交之資料有產生實質的專利性問題需要解決，即會啟動單方再審查程序(ex parte reexamination)；反之，此案將結案，不會再審查。此項程序生效日為2012年9月16日，而在生效日之前核准的專利案也可申請補充審查。

規定要點如下：

申請人資格：只有專利所有權人可提出補充審查請求

申請時間：專利權可行使的期間內皆可提出申請，最遲可至專利到期日後六年內

規費：

(1)基本費用: $21,260(補充審查請求$5,140以及單方再審查程序$16,120之規費需一起繳交)

新加坡專利申請採先申請制(first-to-file)，可主張外國優先權，期限為12個月，

新加坡專利法規定，本地發明需先向新加坡專利局提出申請，若官方於2個月後未發下其他通知，申請人始可向外國提出專利申請，申請人亦可向官方請求境外許可，取得許可通知後，即可提出外國專利申請。

申請案送件通過初步審查後，即進入檢索及實體審查程序。

可分為三種路徑進行審查程序，簡介如下：

(1) 本地路徑(All-local approach)

申請人可請求先檢索後實審，或是同時請求檢索與實審

(2) 國外路徑(All-foreign approach)

根據印度專利法第8條之規定(Information and undertaking regarding foreign applications)，凡是獨自或聯合他人在印度以外的任何國家申請相同或實質內容相同的專利，申請人應於規定時間內，向印度專利局提交對應外國申請案詳細程序處理資訊(Form 3)，專利局也有權要求申請人提供對應外國申請案的核駁理由，審查報告，修正書或是核准之資訊。

可分為兩階段提交：

第一階段

印度申請案提申日(含)起六個月內提交(First Form 3)

(a)聲明書：列出對應外國申請案之國別，申請日號與狀態(status)

(b)承諾函：至印度申請案核准前的這段期間，申請人將履行不時向印度專利局通報對應外國申請案件後續資料的義務，如狀態更新，公開日期，發證日期等。

第二階段

美國發明法案(America Invents Act, 簡稱AIA)，公佈優先審查程序(Prioritized Examination)之規定，提供申請人請求加速審查的機會，相較於其他加速審查請求程序，優先審查程序較簡單，不需要初步檢索(Pre-examination Search Statement)或加速審查支持文件(Accelerated Examination Support Document)，且特別請求加速審查只適用於特殊案件，而優先審查則適用於大多數之新案，簡介如下:

生效日: 2011年9月26日

適用申請案：2011年9月26日後提申的原始發明以及植物專利申請案(含提申日     為2011年9月26日後之延續案及分割案)，PCT進入美國階段之申請案

名額限制:目前為10,000件，未來會依評估增減名額

審查時間:目標於12個月內，發下審查結果(包括最終核駁通知、核准通知、申請人放棄、提出訴願或RCE等)

申請方式:提交請求書PTO/SB/424及繳納規費(大個體-$4800;小個體-$2400)

限制:

0. 發明專利需以電子送件，表格可後補，期限與申請日同一天

植物專利需以紙本送件

0. 申請文件需備齊並符合規定，請求才會被核准
0. 不得超過4個獨立項，30個請求項，無多樣附屬項
0. 可請求早期不公開，但仍需先繳交公開費$300，之後若未公開可以申請退費
0. 可提主動修正，但請求項不得超過規定之項數
0. 答辯不可延期，一旦提延期，優先審查機制終止

美國專利局提供優先審查案件結果之統計數據如下: