眾律國際法律事務所

輸出入之行為

依現行商標法第82條之規定，明知為侵害他人商標權之商品，而輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五萬元以下罰金。所謂「輸出或輸入」之定義，商標法並無明文規定，但依貿易法第2條之規定：「本法所稱貿易，指貨品之輸出入行為及有關事項。」亦即本國常住居民（包括個人及機構）與非常住居民商品所有權之移轉（包括買賣與贈予），著重的是商品流通的事實，與「海關進出口」著重點為商品是否有進關與出關，範圍有所不同。既然商標法之明文為「輸出或輸入」，則自應解釋為範圍較廣之商品流通行為，而並不限於經過海關之進出口行為。

自由貿易 vs 商標保護

實務上產生爭議的案例為，國外商標權人委託在我國之代工廠生產附有其商標之商品並回銷給該外國商標權人或銷往第三地，但該商標在我國係由他人所有，則由於該代工廠生產附有系爭商標之商品並銷往國外之行為，已符合商標法第82條之「輸出」，因此我國商標權人似可主張商標侵權，聲請司法機關或行政機關藉由邊境保護措施或假扣押貨品、為定暫時狀態假處分等措施以禁止侵權商品出口。由於我國商標保護係採「屬地主義」，亦即僅有在我國取得註冊之商標才受到我國商標法之效力所及，國外商標權人不得在我國主張他國商標權。然，其於我國代工生產製造並回銷國外實係合法行為、且對於我國國民經濟亦有助益，因而在此等案例中即生商標保護與自由貿易之衝突。

智慧局財產局之見解

案例事實

某甲（網路拍賣賣家）於其拍賣頁面上使用某乙之台灣註冊商標「L.K.K.」（指定使用於電子零件）販售電子零件，拍賣頁面的電子零件雖無打上「L.K.K.」之標誌，但拍賣頁面明確標示該產品為「日本L.K.K.正廠電子零件」，而該電子零件係某甲親自至日本購得之日本「L.K.K.」電子零件公司之產品。某乙某日在拍賣網站搜尋到某甲此一販售商品之頁面，隨即在其拍賣頁面留言告知某乙為「L.K.K.」此商標之台灣所有權人，某甲未經其授權而以「L.K.K.」作為其拍賣商品之品牌描述，已侵犯其商標權。某乙見某甲之留言後，仍相應不理且繼續販賣其商品。某甲繼續販賣之行為是否構成商標法第82條之販賣仿冒商標商品罪？

法律爭議

按商標法第81條第1項第3款之規定，為得商標權人同意，於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以下罰金」。另，同法第82條規定，明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。此即商標法為保障商標權人為使相關消費者認識其商品並建立其品牌信譽而投入之各種研發、行銷等營業成本與努力，而對於侵害其商標權之行為，所設之處罰規定。

一間名叫「Googel Ltd.」的中國公司(下稱Googel公司)於2006年5月29日向管理秘魯網域名稱最高層級「.pe」的組織「Red Cientifica Peruana」申請並獲得「youtube.com.pe」此網域名稱之註冊。不過，擁有世界著名影音分享網站「YOUTUBE」的谷歌公司(Google Inc.)認為Googel公司係惡意搶註其著名商標「YOUTUBE」，因此向世界智慧財產權組織(WIPO)仲裁暨調解委員會請求命Googel公司將youtube.com.pe此網域名稱轉讓給谷歌公司。

谷歌公司於仲裁程序中主張，其自2007年起就已將「YOUTUBE」此商標陸續在秘魯取得一系列的註冊，包括第9類、第35類、第38類、第41類及第42類。此外，其亦指出谷歌公司自2005年4月24日即已在美國使用「YOUTUBE」商標，並且於2006年1月30日向美國專利商標局提出商標註冊申請。再者，谷歌公司亦於世界各國取得「YOUTUBE」商標註冊，包括阿根廷、西班牙以及歐盟。基於上述事實，谷歌公司請求仲裁暨調解委員會於判斷是否核准本案網域移轉請求時，應一併考量谷歌公司於秘魯以及美國之「YOUTUBE」商標註冊事實，以符合美國及秘魯皆有簽署加入之「1929年商標暨商務保護泛美公約(General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection of 1929)」，亦即「華盛頓公約(Washington Convention)」之規範。再者，谷歌公司更進一步主張其早於2005年就已註冊「youtube.com」此網域名稱。因此，谷歌公司基於下列三點理由，主張Googel公司應將其網域名稱「youtube.com.pe」移轉給谷歌公司：

(1)   「youtube.com.tw」此網域名稱與谷歌公司之「YOUTUBE」商標雷同，有造成相關消費者混淆誤認之虞；

(2)   谷歌公司的「YOUTUBE」商標為著名商標，應受到較高程度的保障；

(3)   Googel公司惡意搶註谷歌公司之商標於網域名稱，意欲剽竊谷歌公司之商譽以獲取不當利益。

仲裁暨調解委員會審理本案後，肯認本案應適用華盛頓公約，但指出華盛頓公約第三條有所謂「國民待遇原則」之規定，亦即本案爭議發生地點秘魯之法律應一體適用於秘魯國民以及外國國民。然，查秘魯商標法(Andean Community Decision 486)係採商標登記主義，而與美國商標法所採之登記與使用並行主義不同，美國之規定較為寬鬆。因此，本案中應一體適用較為嚴格的秘魯商標法，而不需考量谷歌公司於美國就「YOUTUBE」取得商標註冊之事實。基於上述法律分析，仲裁暨調解委員會指出谷歌公司遲至2007年方於秘魯取得「YOUTUBE」之商標註冊，而Googel公司於2006年即已註冊「youtube.com.pe」網域名稱，可知其並非惡意搶註，故駁回了谷歌公司移轉網域名稱之請求。

參考資料

INTA 2012年會會議中心大廳

 INTA 2012年會報到處

與國外代理人邀約見面處—Entrance to the Hospitality Area

於網路平台上冒名損害他人名譽之刑責

眾律國際法律事務所      陳柏舟律師

郭凌豪、陳映青實習律師

2012-05-10

壹、 事實緣由

某甲與某「A」間因細故致生嫌隙，某甲遂基於毀損某「A」名譽之意圖，於知名網路平台申請帳號，並將其暱稱取名為與某「A」讀音相似之某「A”」，並該暱稱之公開網頁中以職業、工作內容及分享某「A」之公開照片等訊息，隱射該帳號為某「A」所使用。

之後某甲再利用該帳號之暱稱，於公開網頁發布諸如「豬」、「狗」等謾罵言論或某「A」經修改編輯醜化之照片，藉以貶損某「A」之社會名譽。問：某甲將構成何等刑責？

貳、 相關刑責規定

1. 著作權法

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

再審查簡介

美國專利的再審查程序有二種：一是單方再審查（Ex Parte Reexamination）；一是多方再審查（Inter Partes Reexamination。美國專利改革法案以多方審視程序（Inter Partes Reviewing Proceeding）取代目前之多方再審查，預計於2012/9/16生效）。單方再審查任何人均可申請，且可匿名，總費用約一至二萬美元；多方再審查限專利權人及其關係人（Patentee Owner and Its Privies）以外之第三人申請，不可匿名，且審查標的限申請日為1999/11/29當日或之後的美國專利，總費用約五到二十萬美元。二種再審查程序之要件整理如下： 

                美國專利單方與多方再審查要件表 

以美國專利再審查平衡訴訟風險-前言

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

前言

台灣企業在走向國際、與世界貿易的過程裡，終究會面臨專利侵權訴訟的風險，愈是成功的企業，曝露在訴訟風險的機會就愈大，訴訟之成本與損害賠償金額通常又以美國專利訴訟為最。面對美國專利訴訟威脅時，企業的因應之道不外乎有四：（1）主張非侵權；（2）迴避設計；（3）主張專利無效；及（4）尋求和解。主張專利無效的管道有二，一是經由訴訟向聯邦地方法院（District Court, DC）主張專利無效，二是向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）提出再審查。以往台灣企業主張專利無效的戰場通常是在聯邦地方法院，再審查程序由於緩不濟急又前景不明，較少為企業所採用。然而此一狀況在二件事發生後有所改變：其一是2005年USPTO成立了一個再審查中心（Central Reexamination Unit, CRU），專責處理再審查案，使得再審查成為更迅速可靠的專利有效性審查手段；其二是2007年美國聯邦最高法院（Supreme Court）於KSR v. Teleflex案中闡明顯而易知性（Obviousness）的判斷標準，使得USPTO對於專利是否顯而易知有更寬鬆的審查空間。

USPTO的再審查與地方法院的審理係相互平行之程序，當事人可依個案進度與需求選擇戰場。由於再審查相較於訴訟在費用上遠為低廉（再審查費用估一到二十萬美元；地方法院訴訟費用估二百萬美元以上），且統計上對專利權人較為不利。因此，面臨美國專利訴訟風險時，被控侵權人或潛在被控侵權人應將再審查視為一重要的反制手段。

必翔vs.DMA—案情事實簡介

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-05-03

壹、 當事人

一、 原告—英國ＤＨＬ(Days Healthcare U.K.Limited，原名ＤＭＡ)

被告必翔公司於英國市場之前代理商。原名為DMA，於1996年被英國企業DCC所併購為子公司，並改名為DHL。

二、 被告—必翔實業股份有限公司[1]

必翔vs.DMA—英國商業法庭判決概要

眾律國際法律事務所 實習律師陳宜誠

2012-05-03

英國高等法院女王商業法庭(The High Court of Justice, Queens Bench Division, Commercial Court)於西元2004年1月29日所為Claim No.：2002 Folio 178 民事終局判決(Judgment)[1]，以及西元2004年2月16日所為Claim No.：2002 Folio 178號民事終局判決及命令(Judgment and Order )。

案由：違約行為之損害賠償

 原告 (DMA) 稱因被告之違約行為而造成損害，尋求其賠償。

當事人：

1. 原告：英國

必翔vs.DMA—臺灣歷審判決整理

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-05-01

案由：宣告確定判決准予強制執行

當事人：

1. 原告：英國DHL

2. 被告：必翔實業股份有限公司

壹、新竹地院93年重訴字第142號