眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所　專利師許郁莉工學博士

2012-03-08

1946年，美國最高法院就「Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker」[1]一案，審查其適當請求項形式及可容許幅度之問題。本案之爭點在於：系爭專利之申請專利範圍，僅透過所謂手段功能用語（means plus function language，MPF）界定具有複數技術特徵之共振器（An apparatus for determining the location of an obstruction in a well）本身乃至各元件之間的連結關係，而非透過元件本身之實體結構特徵（what they are）。

最高法院認為：當所請求之複數技術特徵組合與習知或舊有複數技術特徵組合兩者之間的差異僅在於某一新元件時，理應以較其他習知元件更詳細之方式界定該新元件，而不應採用此種致使權利範圍不明確之界定方式。由於其不符合專利法之精神及規定，故判決Walker的2,156,519號專利無效。

接著，於1949年，司法委員會之某一小組委員會開始著手進行美國專利法之徹底研究，期間多次小幅修訂委員會之提案版本。1952年6月19日，申請專利範圍之功能性敘述（functional claiming）終於被明訂於美國專利法第112條第3項中（1978年修正為第6項並沿用至今），成為全球首先將手段／步驟功能用語納入成文法之國家[2]。從此，一組合式請求項中之所有構成要件（claim limitation），便被容許可就其執行一特定功能之手段或步驟（what they do）加以表述，且應將此類請求項解釋為涵蓋說明書中所揭露之相對應構造、材料或作動方式及其均等物。

然而，實務上應如何判斷請求項中之構成要件是否為落入此第112條第6項之MPF用語？美國專利商標局之MPEP（Manual of Patent Examining Procedure）§2181提供如下列之三叉分析法（3-prong analysis）[3]：

（1）請求項必須使用「means for」或「step for」之用語；

 （2）該「means for」或「step for」用語必須由功能性語句所修飾；

（3）該「means for」或「step for」用語必不可由足以達成指定功能之構造、材料及作動方式所修飾。（例如，『擋板裝置（baffle means）』、清楚界定構造並詳細記載實施移動功能之結構的『移動用定位裝置』（positioning means for moving）、記載可提供扯裂功能之穿孔裝置『（perforation means for tearing）』、『彈簧裝置』等，皆非屬該項之手段功能用語，儘管元件名稱中出現足以混淆視聽的『means for』字眼；亦即應就實質性而非形式進行判斷）

台灣、中國、歐洲、日本、韓國等國家，亦承認此種申請專利範圍之界定方式。其中，就台灣而言，專利法施行細則第18條第8項已將手段功能用語納入規定，其大致遵循美國專利法之軌跡；而現行專利審查基準則於第二篇第九章（電腦軟體相關發明）4.3節中進一步說明並具體化該法條之抽象規範。要言之，請求項若以功能作為技術特徵，應利用上述三叉分析法，先就每一技術特徵個別判斷其是否屬於手段或步驟功能用語；若是，則在解釋其申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或作動及其均等範圍，而非以其所載之功能為申請專利範圍。

在一日千里之電腦或電子產品領域，手段或步驟功能用語常成為不得不使用之請求項撰寫工具。以往，手段或步驟功能用語被誤以為有助於爭取到較大之權利範圍，實則未必，因為解釋申請專利範圍時終究須依賴說明書中所揭露之相對應構造、材料或作動及其均等物。然而，由於均等範圍存在不確定性，有可能解釋成或衍伸出較大之權利範圍，此時，此類請求項反成為訴訟階段之有利武器。

總之，撰稿者對於功能性用語無須抱持著「避之唯恐不及」的態度。除了謹慎思考發明所包含之範圍外，熟稔相關之法官見解或法院判例，並注意在說明書末加入廣義之包含性聲明，手段或步驟功能用語可以是一把利刃。

[1] 67 S.Ct. 6, 329 U.S. 1, 91 L. Ed. 3 (1946)

[2]Lawrence Kass, Computer Software Patentability and the Role of Means-Plus-Function Format in Computer Software Claims, 15 Pace L. Rev. 787 (1995) (Available at: http://digitalcommons.pace.edu

/plr/vol15/iss3/3)

[3] http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2181.htm