眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所  專利工程師李致遠 

2012-12-07

簡介

進步性為專利要件之一，係指申請專利的發明不為其所屬技術領域具有通常知識者可以輕易完成。在判別進步性時，是與申請前的先前技術來相比較，而通常知識者則是虛擬在發明所屬技術領域中一般水準或平均水準的人。實質審查時，審查人員核駁時必須列舉客觀的證據。審查時和申請專利之前的情況有所不同，發明誕生前往往需要發明人長期苦思或多方嘗試，但審查人員卻是先瞭解發明的技術後，再與先前技術比對，此等於審查人員先知道答案才反思此解決方案是否容易，如此審查時的觀感和發明時的未必相同，也因此進步性的審查基準會有較大的灰色地帶。發展較客觀的審查方法是各國努力的目標，各國不同時期的審查標準也會應技術程度不同而有所不同，通常技術程度越高，要求的進步性幅度會越大。我國對於進步性的審查基準主要參考美、日、歐所用的審查原則，以下介紹美國和歐洲的審查原則：

歐洲專利局審定原則

歐洲稱進步性為發明步距，指新發明相較於既有技術為非顯而易見的，因而相對原有技術是往前邁進一步(step)，又稱該發明具有發明步距(inventive step)。評估發明步距時，歐洲專利局使用”問題與解答法”，主要有三個步驟：

1. 1.      決定”最接近的先前技術”

搜尋相關的先前技術後，參考文獻中的技術特徵組合，以熟悉該技術者的角度決定。

1. 2.      建立所欲解決的”客觀技術問題”

研讀申請專利的發明、最接近的先前技術後，用技術特徵建立發明和先前技術間的差異，以此形成”客觀技術問題”。此問題和申請人在說明書描述的問題未必相同。

1. 3.      由”客觀技術問題”判斷發明是否為顯而易見

判別先前技術整體是否”必然”(not simply could, but would)促使該行業技術者，在面對客觀技術問題時得以修改最接近的先前技術而完成該發明。

美國專利局審定原則

美國對發明定義採取較歐洲廣的概念，發明並不一定要求要有技術性，主要強調為是否具有非顯而易見性。美國專利局使用TSM規則判定是否符合進步性：若先前技術有教示(teaching)、建議(suggestion)或動機(motivation)使專利申請人做特別的組合，則此發明不具非顯而易見性的。以下為一些判斷因素：

1. 1.      決定先前技藝的範圍和內容

了解請求項的範圍和內容後，檢索並決定先前技藝的範圍和內容

1. 2.      確認請求項發明和先前技藝間的差異

解讀請求項後，判別請求項的”發明整體”和先前技藝比較是否為顯而易見。

1. 3.      解析出該技藝的普通技術水平

瞭解該技藝的普通技術水平後，以此判定該人是否能明顯地或隱含地使用先前技藝推論出新發明。

參考資料

專利實務論  劉國讚 p167~p181

專利審查基準  經濟部智慧財產局