眾律國際法律事務所

德國最高法院指出，商標註冊要求「實際使用」之目的在於減少無意義之商標註冊、並且降低潛在商標衝突之發生機率。因此，對於商標「實際使用」之限制，其主要目的即在於排除純粹防禦性之商標註冊(purely defensive registration)。因此，如果商標權人有正當理由必須將其註冊商標稍做修改而使用，例如商標權人為了迎合消費者的喜好而將商標改得更有現代感，則在這種情形下不應以商標實際使用之限制苛責商標權人之正當行為，若不認為這種改進商標並使用之行為無法構成商標之實際使用，尤其是在改進後商標亦取得註冊之情形，則商標權人之先前商標專用權將化為烏有。

此外，如果不允許商標權人以使用改進後並取得註冊之商標來主張先前商標亦有實際使用，則商標權人將遭遇兩難的情況。亦即商標權人只能選擇不註冊改進後的商標而須承擔此等改進後商標遭他人侵權之風險，或者選擇註冊改進後商標而使其先前註冊商標暴露於因未使用而被撤銷之危險。無論哪一種選擇，都會對於商標權人因先前商標註冊所應享有之權利造成相當大的隱憂，同時也會使商標權人卻步於改進其商標，這對於商業交易與商標制度發展都是相當不利的，顯非商標實際使用限制之立法原意。

德國最高法院亦認為，如果不允許商標權人以使用稍做修改並取得註冊之商標主張先前商標之實際使用，則要架構「系列商標(a family of marks)」的困難度就更高了，這是因為「系列商標」通常都會有一個共通的部份，而這個共通的部份一般都不會單獨被使用，而是與其他商標併同使用。如果合併使用商標之行為無法主張就共通部份有實際使用，則共通部份之商標註冊將很容易遭到撤銷，「系列商標」隨即分崩瓦解。

最後，德國最高法院舉出歐盟法院(European Court of Justice)在L & D SA v. OHIM案[1]之見解，該判決認為如果某個商標為另一個商標之構成部份，則可以另一商標具備識別性為由主張該商標亦有識別性。因此，如果商標權人可以就另一註冊商標之使用主張識別性而取得商標註冊，卻又因無法主張實際使用而喪失了該商標之註冊，顯然有邏輯上之矛盾。

因此，德國最高法院認為，原告使用「PROTI POWER」及「PROTIPLUS」等註冊商標，已經可以對於「PROTI」主張實際使用，因此判決原告勝訴。

參考資料

1. “Genuine Use of Trademarks in the EU: New Referrals to the Court of Justice by the German Federal Supreme Court”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GenuineUseofTrademarksintheEUNewReferralstotheCourtofJusticebytheGermanFederalSupremeCourt.aspx, 最後瀏覽日：2012年3月19日。