眾律國際法律事務所

民國102年6月13日施行之台灣專利法第22條規定了「申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利」及「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」。

然而在實際操作時有可能會遇到引證文件的申請日早於申請案的申請日，且引證案的公開日晚於申請案之申請日的情形。此時引證文件對申請案而言雖然不會構造專利法第22條的規定，但該申請案還是會因為擬制喪失新穎性而不予專利，如台灣專利法第23條的規定。擬制喪失新穎性為專利法之特別規定，其中引證文件並未於申請案之申請日之前公開或公告，因此並不適用於進步性的審查。由於擬制喪失新穎性不適用於進步性的審查，因此審查擬制喪失新穎性時，只能應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合。

此外專利審查基準亦針對擬制喪失新穎性之引證文件提出相關的規範：

(1)先申請案的內容包含說明書、申請專利範圍、圖式，以及其中記載之另一參考文件及明確記載之先前技術，但不包含優先權證明文件。

(2)於審查時尚未公開或公告者，不得作為引證文件。

(3)先申請案為改請案或分割案時，認定申請先、後的時點應為先申請案所援用之原申請案的申請日。

(4)先申請案主張國際優先權或國內優先權者，認定申請先、後的時點應為優先權日。對於僅揭露於先申請案，但未揭露於優先權基礎案的內容，則認定申請先、後的時點應為先申請案的申請日。

(5)先申請案主張國內優先權者，優先權基礎案於申請日後滿十五個月視為撤回。對於僅揭露於優先權基礎案但未揭露於先申請案的內容，由於並未經公告或公開，故不得作為引證文件。

(6)先申請案經公開或公告後，即屬於新穎性之先前技術，無論該申請案嗣後是否經撤回、放棄或撤銷，均得作為引證文件。惟在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為引證文件。

(7)先申請案經公開或公告後，即使其中部分內容經修正或更正而被刪除，該被刪除之部分仍得作為引證文件。

(8)若先申請案之內容存在發明不明確或不充分，不得作為引證文件。

(9)先申請案必須是發明或新型申請案，不得為設計申請案。

一般而言，在專利審查的過程中較少會遇到擬制喪失新穎性的核駁理由，即便有擬制喪失新穎性的核駁理由，審查委員所引用的引證文件通常亦會符合上述的規範。相較之下，在專利案被舉發時，則比較有可能會遇到擬制喪失新穎性的舉發理由。此外舉發人在引用擬制喪失新穎性提出舉發時，往往會忽略引證文件的規範。因此被舉發人在收到擬制喪失新穎性的舉發理由時，要先確定引證文件是否符合上述的規定。若有不符合上述規定的情形，則可直接在舉發答辯理由書中指出，以排除舉發案所提出關於擬制喪失新穎性的舉發理由。

參考資料

專利法

專利審查基準

經濟部智慧財產局