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淺談專利要件─進步性

一、前言

  專利要件(Patentability of Inventions) 是檢驗發明或創作是否能授予專利的法定要件，一般包括產業利用性(Industrially Applicable)、新穎性(Novelty)及進步性(Non-Obviousness)。以下就進步性介紹及解釋。

二、進步性之意涵

  專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度，對於先前技術並無貢獻之發明，並無授予專利之必要。根據專利法第二十二條第四項：「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」可知申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利。

  雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。先前技術應涵蓋申請日之前，不包括申請當日，所有能為公眾得知之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。輕易完成指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應認定為能輕易完成之發明。

三、進步性之審查原則

  進步性之審查原則也是以專利說明書中，每一請求項所記載之發明的整體為對象，有就是將該發明所欲解決的問題、解決的技術手段及對照先前技術之功效做一整體予以考量，逐項進行判斷。

四、進步性之判斷基準

  根據專利法第二十二條第四項：「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」可知進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請日之前的先前技術，判斷該發明為顯而易知時，即應認定該發明為能輕易完成者，不具進步性。若申請人提供輔助性證明資料，得參酌輔助性證明資料予以判斷。判斷請求項中所載之發明是否具進步性時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明。

一、前言

  專利要件(Patentability of Inventions) 是檢驗發明或創作是否能授予專利的法定要件，一般包括產業利用性(Industrially Applicable)、新穎性(Novelty)及進步性(Non-Obviousness)。以下就新穎性介紹及解釋。

二、新穎性之意涵

  申請專利範圍中所載之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。新穎性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查。

  先前技術應涵蓋申請日之前，不包括申請當日，所有能為公眾得知之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。因為專利申請前若已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，都已喪失其發明之新穎性。但是專利法第二十二條、九十四條及第一百十條中亦有但書規定，如果因研究實驗、陳列於政府主辦或認可之展覽會、非出於申請人本意而洩漏，以致喪失新穎性者，可以在事實發生之日起六個月內提出申請，而不會受到新穎性的限制。

三、新穎性之審查原則

  新穎性的審查原則，在專利審查基準中有明確規定，而其審查原則可分為逐項審查與單獨比對。

  (一)逐項審查

  新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。

  (二)單獨比對

一、前言

  專利要件(Patentability of Inventions) 是檢驗發明或創作是否能授予專利的法定要件，一般包括產業利用性(Industrially Applicable)、新穎性(Novelty)及進步性(Non-Obviousness)。以下就產業利用性介紹及解釋。

二、產業利用性之意義

  產業利用性是指該發明可以在產業上加以實施、利用，也就是專利的客體必須能夠在產業上製造與使用，且能產生積極的利益。在經濟部智慧財產局的專利審查基準中認為若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性；其中，能被製造或使用，指在產業上實施具有技術特徵之技術手段，即能製造所發明之物或能使用所發明之方法。具產業利用性之發明並非僅指製造產物或使用方法而已，只要該發明能加以實際利用，而有被製造或使用之可能性即符合產業利用性，並不要求該發明已經被製造或使用。

  而「產業」應包含任何領域中利用自然法則而有技術性的活動，亦即包含廣義的產業，例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，甚至包含運輸業、通訊業、商業等。

三、不予專利之案例

  理論上可行之發明，若其實際上顯然不能被製造或使用者，亦不具產業利用性，例如為防止臭氧層減少而導致紫外線增加，以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法。且依據我國專利法第二十四條第二款「人體或動物疾病之診斷、治療、手術方法」與第三款「發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」已將此類情形列入「法定不予專利項目」，因此無需曲解產業利用性定義。於產業利用性判斷亦無需考量技術內容是否違反法令或違反公序良俗衛生，以免產生混淆。

  抑或是違反自然法則之永動機發明，即使發明說明中明確且充分記載其內容，仍不可能據以實施申請專利之發明所利用之原理顯然違反已確立之自然法則，例如說明書中敘及永動機之發明功效或目的時，其顯然違反能量不滅定律，應以違反自然法則及非可供產業上利用為理由，依專利法第二十一條及第二十二條第一項前段予以核駁。但若申請專利範圍為特定結構之永動機，且說明書中並無違反自然法則之敘述時，應屬同法第二十六條第二項所規範之範圍。對於未完成之發明，無論是欠缺達成目的之技術手段的發明，或雖然有技術手段但顯然無法達成目的之發明，若其本質上並未違反自然法則，只是形式上未明確或未充分記載對照先前技術之貢獻，使發明之揭露內容無法達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，屬違反專利法第二十六條第二項之規定。

四、結語

一、前言

  為鼓勵創新、保護研發之成果，新修正之專利法增訂申請人或專利權人如非因故意而未於申請時主張優先權、視為未主張，致喪失優先權之效果者，准其申請回復之機制。

二、專利新法放寬主張優先權之規範

  為符合國際趨勢並鼓勵創新、保護研發之成果，在本次修法中放寬優先權之主張規範並新增其申請回復機制，以下就新舊法之差異敘述說明。

一、前言

  新修正之專利法，已於民國一百年十一月二十九日由立法院三讀通過，距離施行日愈來愈近，對於申請人來說瞭解申請文件該如何準備是相當重要的，而新修正之專利法在說明書的部分增修了哪些規定，在此列舉新法中有關說明書之規定並比較修法前後之差異。

二、專利新法將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外

  為符合國際趨勢參照他國相關法規在本次修法中將專利申請範圍及摘要獨立於說明書之外。以下就新舊法差異之點，詳述之。

申請專利之發明或創作，不論是撰稿者有心或無心，皆有可能因為不符合專利法的某些規定而無法第一次就得到核准通知，但是審查機關並不會馬上就給予核駁的處分，而是會先提出「審查意見通知函」，並且審查委員會在審查意見通知函詳述該申請不合規定之處、理由以及救濟途徑等等。此時，申請人若是不服，可以針對審查意見通知函提出意見。此可視為行政程序法第102條的具體實現，「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。」

不過，申請人收到審查意見通知函時，通常會不太瞭解審查委員所欲表達的意思，因此，本文將就最常見的審查意見作簡單的解讀。 

圖一、審查意見通知函的主旨 

首先，在審查意見通知函中，會有該通知函的主旨，通常都是制式化的格式，理論上發明之實體審查中，審查委員都會給予兩個月的申復時間，此時間通常可以再延展一次(無須繳交延展費用)，因此通常有四個月左右時間。 

圖二、審查意見通知函的說明(一)

一、簡言

  專利審查高速公路(PPH)計畫是各國專利局之間互相簽署的一項協議，針對在各國專利局提出申請的同一技術內容，第二申請局(Office of Second Filing， OSF)利用第一申請局(Office of First Filing，OFF)的審查結果，以縮短案件審查時間及提高審查品質。

二、由來

  在2003年美、歐、日三大專利局參與檢索交換計劃，其計劃為OSF利用第一申請局OFF的檢索結果來審查申請人提出申請的同一技術內容，藉以減少專利局的工作負擔。在2006年美國與日本專利局以此架構開始試行PPH計劃。PPH計劃為申請人申請專利範圍至少有一項已獲OFF准予專利後，申請人即可向OSF提出申請使相對應申請案優先進入審查程序。OSF利用OFF之檢索及審查結果，使申請人可更快獲得審查結果。

  美、日兩專利局間的PPH計畫已成功提升案件審核效率，成為其他國家PPH計畫協定的基準。2011年9月起，我國智慧財產局與美國專利局也開始合作試辦PPH計畫。

三、現況

  我國智慧財產局於2011年9月1日、2012年5月1日分別和美國專利商標局(USPTO)及日本特許廳(JPO))實施專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway，PPH)計畫。

  專利申請人在美國或日本第一次提出發明專利申請，其後以此主張優先權向我國智慧財產局申請發明專利，美國專利商標局(USPTO)或日本特許廳(JPO)審查有1項以上請求項可准予專利者，申請人得據以向我國智慧財產局申請PPH以加速審查。同樣地，在我國智慧財產局第一次提出發明專利申請，並且美國專利商標局(USPTO)或日本特許廳(JPO)提出專利申請主張我國優先權者，經我國智慧財產局審查有1項以上請求項可准予專利者，亦得據以向美國專利商標局(USPTO)或日本特許廳(JPO)申請PPH以加速審查。

  PPH計劃可減輕專利審查單位的工作負荷、加快審查速度及提高專利品質。PPH是專利局間相互利用審查結果及減少重複審查工作之合作模式。但並不表示申請案獲OFF准予專利，OSF也會核准其專利申請。

四、結語

一、前言

  由於專利具有排他性及獨佔性，所以必須經過非常嚴謹的審查程序才能取得專利。根據我國專利法第三十五條：「專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查，應指定專利審查人員審查之…」可知我國的發明專利是採實體審查制，以下分別就發明專利申請程序逐一做說明。

二、發明專利申請程序

 1.申請與程序審查

根據我國專利法第二十五條：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件…」可知申請需齊備申請書、說明書及必要圖式。若申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。若申請之程序審查需補正相關文件資料等卻未於指定時間內補正，申請案將不予受理，但在處分前補正，則以補正之日為申請日。若遭遇程序審查處分不受理可於30日內向經濟部提起訴願，若不服其判決可在2個月內向智慧財產法院提出行政訴訟，再不服智慧財產法院之判決者，可在20日內向最高行政法院提起行政訴訟，並以其判決為最終判決。

 2.公開申請案

根據我國專利法第三十六條：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之…」可知在申請之程序審查通過後，申請案中沒有不合規定程序且無應不予公開之情事，則自申請日起十八個月後公開該申請案。

 3.申請實體審查

根據我國專利法第三十七條：「自發明專利申請日起三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查…」自申請日起三年內，申請案須經申請實體審查，始進行實體審查，即「不申請就不審查」。若當事人於三年內認為該申請案已無申請實體審查之價值，而不申請審查，該申請案即被視為撤回，如此可降低整體專利之實體審查數量，減輕審查人員之工作負荷。且為避免造成審查困擾，因此提出實體審查申請後，不得撤回。

 4.准予與不准予專利

申請專利範圍撰寫之相關規定

一、專利權與申請專利範圍的關係

  對於發明人而言，專利權是私人的資產及競爭利器。專利說明書則是專利權人排除他人未經其同意而使用其發明之法律文件；根據我國專利法第五十六條第三款：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準…」可知申請專利範圍為其核心，作用在於界定申請專利之發明，並向社會大眾宣告受保護之發明範圍。

  申請專利範圍可以分項記載申請人申請受保護之發明範圍，申請專利範圍是決定專利申請案在申請時是否符合專利要件、專利獲得後提起舉發或主張專利權等的認定依據。

二、申請專利範圍的樣態：獨立項、附屬項與連接詞

  (一)獨立項：根據我國民國九十七年施行的專利法施行細則第十八條第二項：「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」即為一獨立完整的請求項，專利核准後，獨立項則為構成該發明之受保護範圍。獨立項寫法分為一段式及兩段式。簡單來說，將所有申請專利範圍構成要件以一整段的文句完整表達的方式即為一段式。而兩段式就是先以前言撰寫申請專利之標的及與先前技術共有的技術特徵，再於後段敘述說明申請專利之標的與該先前技術不同的必要技術特徵。

  (二)附屬項：根據我國民國九十七年施行的專利法施行細則第十八條第三項：「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。」係依附獨立項或其他依附項而存在的請求項，除了被依附之請求項所記載的技術手段外並增加原本未包含的技術特徵。

   根據我國民國九十七年施行的專利法施行細則第十八條第一項：「發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。」因此，如果申請專利範圍中有兩項以上的請求項時，以敘述內容或依附關係排列後，應依序以阿拉伯數字編碼。

  (三)連接詞之樣態

 請求項在敘述前言及本體時需要以適當的連接詞串聯，若以不適當的連接詞串連將影響專利範圍之劃分。連接詞可分為開放式連接詞、封閉式連接詞及半開放式連接詞。

專利法第56條第3項規定，「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」本項規定已充分說明界定專利權範圍是以申請專利範圍為基礎，解釋申請專利範圍時，不得將說明書中所載之技術特徵讀入申請專利範圍。此處出現兩個名詞，「解釋」申請專利範圍、「讀入」申請專利範圍的區別究竟為何?

首先就「讀入」申請專利範圍解釋，此名詞「讀入」較容易理解，讀入係指將發明說明所揭露之技術當作是申請專利範圍。這樣子說來似乎不太好理解，簡單的說，假設申請專利範圍的技術是A+B+C，而發明說明有支持申請專利範圍之技術A+B+C掲露之外，更含有D的技術。此時，當解釋申請專利範圍所參考的發明說明時，就僅能單純就A+B+C的技術考量，而不能將技術D算在裡面。

至於「解釋」申請專利範圍又與讀入有何不同呢?在申請專利之發明時，通常很難僅以申請專利範圍的文字，就可以瞭解該發明的全貌、效果或執行方式等等，所以就需要參酌發明說明及圖式，藉以確定申請專利範圍之文字、用語的意義。

其中，在解釋申請專利範圍時，依美國專利侵權訴訟判決，必須遵守的具體事項如下列：

1.參酌說明書內容解釋申請專利範圍中之用語，至少須在申請專利範圍中載有說明書中所定義之用語，始得參酌說明書中所載明確之定義予以解釋。若無該用語，則非合法的解釋方法。

2.若說明書中無明確之定義，則需依通常習慣意義予以解釋。

3.若申請專利範圍之用語僅為一般性描述，不得將該用語(例如結構A)限制在說明書中之數值範圍，亦不得限制在說明書中之特定次結構(例如加修飾之結構A)，而應為說明書中支持該用語之所有技術特徵。

至於在台灣的判決實例中，亦有類似的原則，其中審酌發明（或新型）說明及圖式之原則大略可分為兩種：

1、用以輔助解釋申請專利範圍：

   簡言-在專利法中，國際優先權是一項在不同國家間有效保障申請人研發成果的權利。此權利使申請人可以在一定期限內以第一次申請案(母案)的申請日為後申請案(子案)審查基準起始日期，且後申請案(子案)的專利要件的判定也是以第一次申請案(母案)的申請日為審查判斷之依據，但後申請案(子案)的專利有效期限則以後申請案(子案)的申請日為起始日。

    由來-其制度起源於保護工業財產權之巴黎公約，其於1833年由11個國家簽署，目的是在一定時間內保護申請人為其所擁有的創作發明申請國際保護，減輕專利權的屬地主義原則所帶來的負面影響。國際優先權是因應專利有屬地主義原則的限制而發展的權利，此權利使發明人的專利不會因為在一個國家提出專利申請案後，而被其他發明人在其他國家搶得先申請的機會。

    現況-台灣產業大舉西進大陸，因此對於在台灣與大陸兩地主張國際優先權以保障發明人之研發成果就顯得相當重要。在大陸專利法中第二十九條：「申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權…」中保障了申請人的國際優先權，但是在政治上大陸認為台灣是大陸的部份屬地不是一個國家，因此大陸不承認台灣申請人在兩岸之間所主張的國際優先權，而且在申請文件上也不接受含有中華民國之字樣。同樣地，台灣專利法第二十七條第一款：「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」中明確指出台灣准予申請人國際優先權之主張需建立在兩國的互惠原則上，因此台灣也無法給予大陸申請人主張國際優先權之權利。

    所幸，為保障兩岸人民申請專利之權益，促進兩岸經濟、科技與文化發展，雙方透過簽署海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），已於2010年11月22日起正式受理雙方所主張專利優先權之申請案件。自2010年11月22日起至2012年6月30日為止，大陸受理臺灣優先權主張專利共7,213件、商標65件，臺灣受理大陸優先權主張專利共4,925件、商標238件。在兩岸簽署海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）後，可有效保障申請人研發成果。

參考文獻

台灣專利法

專利法第26條第2項規定，發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。換言之，說明書必須包含足夠資訊，使具有通常知識者利用申請前之通常知識即能製造或使用申請專利之發明。

但是，在台灣普遍有一種「家傳絕學，傳子不傳賢」的認知，在工業上也常常有「KNOW HOW」的技術，也就是這些技術將是關鍵技術之所在，通常都不希望將這些技術公開。因此，若是希望將這一類的技術申請專利，將會與申請專利中必須充分掲露有衝突。

實際上，在與發明人談論發明技術時，發明人或多或少都會隱藏了不可外傳的技術，可能是操作步驟、環境參數等等，也有可能是發明人直接就挑明某些技術不要寫得太詳細，這時候專利工程師就會遭遇到問題，也就是要怎麼兼顧專利法的充分掲露規定以及發明人的需求。

首先要先判斷，隱藏技術秘訣有沒有實際利益，舉例而言，若是該申請專利所欲保護之標的是不流通於市面之物、不易明瞭之物質或方法、技術秘訣有相當困難度、或解析需要大量實驗等使有隱藏技術秘訣的實益。

若符合上述的要件，那麼接下來就要考慮隱藏技術秘訣之後，所申請之專利是否符合充分掲露以及得以與先前技術區分之技術。換言之，申請專利範圍還是必須與先前技術得以區分。

接下來就可以思考取得專利的可行性，在依照前述的想法所建構出來的申請專利範圍及說明書之後，是否符合可實施性，也就是得以解決先前技術之問題或缺陷。

在滿足上述的條件之後，發明人必須先了解一件事，也就是若是遇到官方核駁時，將無法將該隱藏技術秘訣作為答辯之直接理由。實務上常常會遇到發明人在遭遇到官方核駁時，才拿出當時的提案書，想要把當時隱藏技術秘訣用來進行答辯，但通常為時已晚，僅能利用現有說明書或圖式解釋的方式帶過，運氣好或許會成功而取得專利，但是在未來若是要主張專利權，很容易會變成被攻擊的焦點。

參考資料

台灣專利法

身為一個專利工程師，在初期瞭解發明人構想的時候，若是發明人沒有要求獨立項架構，那麼專利工程師就會先建構出至少一組的申請專利範圍。該申請專利範圍之獨立項，可能是最大的保護範圍，也有可能是大部分與發明人構想相同的範圍，理論上而言，需看該技術而定，不過實務上來說，其實是看發明人而定。

首先就申請專利範圍而言，因為專利權還是需以申請專利範圍所撰寫的文字為主，再輔以發明說明或圖式解釋，因此申請專利範圍的保護範圍大小自然就變得很重要。在ㄧ個還不成熟的技術領域中，通常申請專利範圍就可以主張較大或最大的保護範圍；相反地，在ㄧ個已成熟的技術領域中，想要主張大的保護範圍就很容易遭受到核駁處分。上述所言是基於理論上來說，但是實務上發明人並不是這樣子的考量。

通常，申請專利的發明人可以分成兩種，第一種是希望自己的構想可以得到完整的保護，所以就會比較在意申請專利範圍的架構；第二種是希望以專利來打產品的廣告，對於申請專利範圍的大小就不在意，甚至打從剛開始談論技術時，就說自己只是想要拿到專利而言，能夠越少次核駁越好！根據這兩種發明人，常常就會產生出不同的申請專利範圍的架構模式。

首先就第一種情況，當發明人希望自己的構想可以得到完整的保護時，應該就必須有一些認知，如：會花較多的時間架構整個說明書、可能會遭遇到多次核駁、事前的檢索工作要做足…等等。不過，申請專利範圍架構到很大的申請專利範圍時，就必須重新思考該申請專利範圍，會不會因為保護範圍過大而已經涵蓋了先前技術。有時候，在跟發明人討論的當下會認為這樣架構出來的保護範圍應該是最好的，但是回過頭想想又會發現申請專利範圍其實已經落入現有技術中，所以也有可能需要多次的稿件修改。

至於第二種情況，為了因應發明人的想法，因此申請專利範圍的架構就不要過度擴大，甚至於直接把主要跟次要的元件都同時納入獨立項之中。有時候也會建議發明人，直接申請新型專利(非方法專利的情況)，但是還是需提醒發明人這樣子的缺點，也就是無法有效的主張專利權的排他效果。

    綜上，整體而言，專利工程師雖然在專利上需提供客戶專業的判斷，但實際上專利工程師還是以服務客戶為主。在善意的提醒之後，若是客戶無法接受或認同，原則上還是會以客戶的想法為撰寫方向。

參考資料

台灣專利法 

國內優先權除了實質上可延長專利權時間最高達一年的效果外，還有可加入在先申請案未提到的技術或實施例。雖然，該新事項並無法主張優先權，但至少避免了先申請案因加入新事項所產生的核駁問題。在今年(101年)專利師考試中，亦有相關考題，該考題如下所示： 

《題目》

先申請案X申請日為民國99年2月8日，說明書所記載的發明為A。既有技術A及A+B，公開日為民國99年6月10日。後申請案Y申請日為民國99年10月20日，請求項1之發明為A，請求項2之發明為A+B。其中，後申請案Y係據先申請案X之發明主張國內優先權。試問，後申請案Y可否准予專利？並請說明其理由。

《擬答》

為方便講解，請參考下圖。

本題主要是考優先權之概念，首先就先、後申請案的狀態簡述。簡言之，後申請案Y主張了先申請案X之優先權。就其中之技術比對，可以瞭解後申請案實際上只能主張技術A的優先權，也就是審查委員在針對CLAIM1作審查時，僅能援用民國99年2月8日之前的先前技術；至於CLAIM2的話，則可使用民國99年10月20日之前的先前技術。

在各式各樣的專利新聞不斷出爐的情況下，例如「APPLE與三星專利訴訟大戰，美國法院判三星須賠償10億美元!!」等等，因此，即便是一般社會大眾，也開始漸漸的接觸到「專利」這兩個字，甚至有人會覺得想要保護自己的構想，以獨立發明人的名義申請專利也很常見。另外，在外面證照補習班或是各種薪資調查下，「專利師」與「專利工程師」的名詞開始充斥於市面上。於是乎，對於一般人而言，就無法區分專利師與專利工程師的不同，對著專利工程師一直說專利師也常常發生，然而，雖然只差兩個字，這兩個名稱實際上有大大的不同。

首先就專利工程師談起好了，在台灣只要是理工科系為主的科技廠中，常常會以工程師作為職稱，或許薪資不會因此變比較多，但至少比較好聽，例如廠務工程師、設備工程師、製程工程師等等。因此，對於以專利撰寫維生的人，也就順應的取名為專利工程師。實際上，多數的專利工程師大概有百分之九十的時間都是坐在電腦前面打字或看相關資料，因此，專利工程師的實際工作情況與ㄧ般的工程師就有很大的不同了。

為何會說多數的專利工程師都是在打字跟看資料呢?此乃因為一件專利從申請前開始，就必須經過大量的資料研讀，接著始撰寫最有利的申請專利範圍，然後再經過審查委員的審查意見，進行申復或答辯，最後核准專利；抑或是其他諸如製作專利地圖、迴避設計、甚至於侵權官司中技術的分析比對。也因此，專利工程師是相對於其他工程師文靜的工作。

至於專利師呢?專利師的起源必須從專利師法的制定說起，台灣自1949年1月1日起即已施行專利法，卻一直未制定法律位階之專利師法/專利代理人法，只好沿用行政命令位階之專利代理人規則數十年；因為欠缺法源組織公會，致使台灣專利代理人制度幾十年來原地踏步，只能用社會團體（而非職業團體）方式聯繫同業，與國內、外互動。專利師法草案1988年即送立法院審議，延宕近20年後，終於在前智慧局蔡練生局長極力斡旋下，通過立法，在2007年7月11日公布，自2008年1月11日正式施行；施行後同年8月舉辦第一次專利師國家考試，2009年12月11日本公會正式成立，並經內政部於12月30日正式立案。

至於專利師可以做甚麼呢?專利師法中規定，專利師可以執行：一、專利之申請事項。二、專利之異議、舉發事項。三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施之登記及特許實施事項。四、其他依專利法令規定之專利業務。換言之，專利師主要可以執行代理專利相關業務。

因此，簡單而言，專利工程師是一種職稱，專利師則是人民在經過國家審核之後，賦予該人民執行代理專利相關事務的證照。專利工程師也可以藉由考取專利師證照，藉以提升自己在專利產業的競爭力。

參考資料

台灣專利法

專利師法

專利法第110條第1項規定，「凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」其與發明或新型專利的新穎性審查略有不同。

在發明或新型專利的新穎性審查中，通常是比對申請前已見於刊物或已公開使用者或為公眾知悉者。因此，發明或新型專利的新穎性審查必須是以「相同」之概念作為審查標準。反之，新式樣專利的新穎性審查，除了「相同」之概念外，還需要以「近似」的觀點進行審查。

在相同與近似的觀點中，審查基準中明列了四種態樣，屬於下列其中之一者，即不具新穎性：

(1) 應用於相同物品之相同設計，即相同之新式樣

(2) 應用於相同物品之近似設計，即近似之新式樣

(3) 應用於近似物品之相同設計，即近似之新式樣

(4) 應用於近似物品之近似設計，即近似之新式樣

其中，在判斷新式樣之相同或近似時，審查人員應模擬市場消費型態，而以該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之新式樣與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。換言之，前述之消費者，會因所屬領域而具有不同程度的知識或認知能力。例如日常用品的普通消費者是一般大眾；醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

另外，審查基準更明訂了物品或設計中相同、近似判斷原則。就物品而言，相同物品係指用途相同且功能相同；近似物品係指用途相同(或近似)，且功能不同。例如，凳子與靠背椅，兩者用途相同、功能不同；鋼筆與原子筆，兩者書寫用途相同，但供輸墨水之功能不同，均屬近似物品。而用途不相同、不相近的物品，例如汽車與玩具汽車，則非相同或近似之物品。

在撰寫申請專利範圍時，除了要注意申請專利範圍的保護範圍大小之外，有時候也必須注意申請專利範圍所限定的實施者。其原因在於，在ㄧ個方法發明中，可能會有同時需要多實施者始能完成發明之步驟，例如公司端與客戶端。而對於專利權人而言，若是同時請求公司端及客戶端的共同侵權之損害賠償，那麼即便順利得到了賠償金，也會因此而損害了該些客戶群。因此，在申請專利範圍撰寫時，該如何避免這樣的情況呢?請參考下述例子。

假設一「普遍用於電子商務以確保網路瀏覽器與網站間通訊安全之方法」之撰寫方式為下：

例一：一用於確保通訊安全之方法，其包含以下：

(1) 傳送請求予伺服器；

(2) 為回應此請求，伺服器與伺服器間會提供認證，而伺服器之認證包含伺服器之公開公鑰(public key)；

(3) 進而客戶端產生一獨一無二之客戶私鑰(client key)，並且將此私鑰傳遞給伺服器以使用公鑰；

(4) 再以公鑰及私鑰之衍生物作成的加密演算法傳遞資訊。

專利法第32條規定，「申請發明專利，應就每一發明提出申請。二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。」

前述的條文在學說上亦稱為申請之單一性。原則上一個發明申請案應僅限於一個發明創作。兩個以上的發明應以兩個以上的申請案為之，不能併為一案申請。此一原則主要原因有二，一是基於經濟上之原因，防止申請人只支付一筆費用而獲得多項保護，此一理由並非重點；二為基於技術及審查上之考量，為方便分類、檢索及審查，如果多個發明合併於一案申請，將不利專利行政管理。

至於單一性的原則該怎麼判斷呢?通常一組申請專利範圍中不會有單一性的問題，只有在ㄧ發明中有兩個以上獨立項的情況才需要考慮。

在專利審查基準中，則掲露了兩種的主要態樣，一種是相同範疇獨立項之單一性，另一種是不同範疇獨立項之單一性。

相同範疇獨立項之單一性

[申請專利範圍]

0. 一種產物X，其特徵為A。
0. 一種產物Y，其特徵為B。
0. 一種產物Z，其特徵為A及B。

[說明]

第1、2項未記載相同或相對應的技術特徵，不可能有相同或相對應的特定技術特徵，於技術上無相互關聯，故第1、2項之間不具單一性。若第1項中的特徵A為特定技術特徵，第3項具有該特徵A，兩者具有相同的特定技術特徵，故第1、3項之間具有單一性。同理地，第2、3項之間具有單一性。因此僅能以第1、3項或第2、3項，二者擇一申請。

在光學案的說明書中，常常會有主張角度範圍的申請專利範圍，例如A結構與B結構之角度為15~30度以達成C功效。然而，專利法中又規定，申請專利範圍必須為發明說明或圖式支持，在這種情況下，若是要將所有角度的實施例列示在說明書中，那麼將會有無限多種實施例需要說明，在這種情況下，說明書該如何撰寫?

在談到如何撰寫該說明書之前，先就旁觀者觀點看98年度行專訴字第124號之判決。該案所發生之情況就如同前段所提，發明專利之申請人在申請專利範圍中主張一角度範圍之技術特徵，然而，卻在實施例中僅舉出了一或幾個特定角度，因此，專利局認為該發明專利不符專利法第26條第2、3項之明確性規範。

至於法院之判決呢?法院認為，可實施性要求申請時之說明書必須充分且完整地揭露，足使在此技術領域內之一般人士，可以製造及使用該請求之發明，而毋須過度之實驗。只要該技術領域中之一般人士，依據說明書所載內容，經由例行性、一般性之實驗，即便必須實驗多次，但仍係於說明書所載之可能範圍內所為之實驗，仍非屬過度的實驗。因此，法院在該案之判決中，認為雖然說明書僅揭露了幾個特定角度的實施例，在基於毋須過度實驗的判定原則之下，仍可具有可實施性的要件。

雖然該案之判決最終是有利於專利申請人，然而，此種寫法並無法保證每次都可以順利得到智慧局或是法官的認同，對於一件發明專利的撰寫者來說，除了要盡可能的主張最大的申請專利範圍之外，更要盡可能的避免此種非新穎性或非進步性上的核駁。所以，回到本文最一開始的疑問，該如何避免這樣的事情發生?也就是該如何撰寫主張範圍的技術特徵的說明書呢?

理論上而言，在說明書的掲露中，說明書中要盡可能的說明此一邊界條件限定之原因為何?以本文一開始之15~30度之舉例而言，為何要選擇15度及30度為邊界條件，若是超出的話又會造成甚麼效果?或是會因此產生效果下降?藉由這些說明，就可以減少審查委員認為不明確的疑慮。另外，在15~30度之間可以取一較佳或更佳範圍，甚至於是某一特定角度，接著在實施例的說明中，強調在15~30度的範圍中，皆可經由該實施例的教示，得到所欲達成之功效。雖然，申請人有可能只是簡單的認為15~30度可以有較佳效果，或是從幾個可達成功效的實際例中稍稍擴大欲保護之範圍，但是為了明確性之需求，適當的解釋選取此一角度之原因將會是有幫助的。

參考資料 

專利審查基準

    在發明專利說明書撰寫時，除了依照先前技術構築適當的申請專利範圍，尚需要依照專利法第26條第2項的規定，發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。換言之，據以實施之人係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者。

    在98年度行專訴字第133號之發明專利舉發事件中，於判決要旨更說明可實施性是為確保適當揭露的核心原則，這項原則並非指 系爭專利究竟可不可實施，而係要求發明人在申請專利時，必須充分地揭露該專利之技術資訊，使該相關技術領域內之一般人士，得以製造並使用該申請之發明，而毋須過度之實驗。然而，若僅僅就前開段落之判決要旨，似乎會讓人無法瞭解可實施性之含義為何。

    續言之，首先就系爭專利究竟可不可實施說明，於該案中，原告(專利權人)說明，該系爭專利已經有產品上市，因此該系爭專利自然可依據說明書之掲露而據以實施。換言之，有可能雖然該系爭專利可實施，但是需要是精通該領域之人始能依據該系爭專利實施該發明。

    反之，判決要旨中所言「使該相關技術領域內之一般人士，得以製造並使用該申請之發明，而毋須過度之實驗」，自然可以很清楚的與前開段落對照，所謂「可據以實施」，除了要真的可以「據」說明書內容「實施」之外，還額外限定了所實施之人為「該相關技術領域內之一般人士」。

    另外，特別提到的是，雖然原告提出系爭專利之美國對應案的審查過程中，並未遭受不符美國專利法35U.S.Cll2有關說明書揭示不全無法據以實施之核駁。通常地，除非各審查單位簽訂協議而另有規定者外，專利審查主要還是需依照該審查單位為主，其他對應案之對應審查單位所做出之審查處分，僅可供該審查單位參酌，並無實質上之法律效果。

【小結】

    在說明書撰寫時，通常寫得越詳細，遭受到專利法第26條之明確性規定的核駁機會也將相對的減少，不過究竟要詳細到怎樣的程度而言才算足夠?往往會依審查委員不同而有相異的結果。如果當一件專利申請於申請日前，先交由相關領域之通常知識者(如大學生或研究生)，請其依說明書作出申請專利之產品，是否即可視為具通常知識者可據以實施之證據?或許這就有待相關判決之審定了。

參考資料