眾律國際法律事務所

在許多判例中，可以發現一件事，對於新穎性或進步性的核駁審定，往往可以透過解釋說明的方式，藉以使審查委員取消新穎性或進步性的核駁，然而，若是申請專利範圍不明確，並且發明說明或圖式無法適當的支持申請專利範圍時，將會很難扭轉審查委員的想法。因此，發明說明是否充分揭露，其重要性並不亞於申請專利範圍的構築。在98年度行專訴字第130號中的系爭專利的判決中，將可看到發明說明的重要性。

在該案中，被告(智慧局)並不對原告(專利申請人)之專利申請做新穎性或進步性的核駁，而是單純以申請專利範圍不明確，直接打回原告之專利申請。其中，被告認為方法以四個步驟中的兩個步驟組合來達成所宣稱的技術功效並不明確，因為其組合關係共有六種(法院判決中說明實際上為15種，因申請專利範圍實際上是四個步驟中的至少兩個步驟)；而原告則認為若是分開撰寫將不符合申請專利範圍簡潔之要求。

然而，私以為，若是分開撰寫可能會造成單一性的問題，或許處理該件專利之撰寫人，考慮到單一性問題，所以才使用此種寫法。其可能是因為若是按照一發明一申請，將會導致發明申請量增加，而需要繳交倍數以上的規費。是故，在該案申請之審查過程中，申請人並未針對明確的問題進行申請專利範圍大修之動作。

至於法院之觀點呢?法院認為還是需要回歸到法規本身或審查基準之規定。如果申請專利範圍不明確，得以參照發明說明或圖式輔佐解釋，所以法院並未直接認定「四個步驟中的兩個步驟組合」此種寫法不可行，而是認為系爭專利的發明說明中並未完全支持申請專利範圍的所有樣態。其中，系爭專利的發明說明僅為記載各單一步驟所對應之實施方式，究竟其各個步驟之間是否有無先後執行順序關係而彼此關聯，或是各個步驟彼此間無關聯而能夠分開單一執行作業，亦或是僅以四個步驟中的至少二者之任意步驟組合而無先後執行順序或同時執行即可達到系爭案之技術功效，系爭案發明說明並未明確說明且未充分揭露。

【小結】

就該案而言，在專利審查過程中，智慧局認為申請專利範圍不明確，乃因為四個步驟包含兩個步驟以上的寫法並不明確，而法院認為其主要是因發明說明僅揭露一實施例，所以申請專利範圍並無法被支持。雖然兩者所判定之結果相同，但是所判定之理由卻不太一樣。然而，對於專利申請人而言，如果判定不予專利之理由不同，所採取答辯的方式亦不相同，最終所能核准的申請專利範圍可能會因此有若干差異。

至於若是在撰寫申請專利範圍使用類似該案系爭專利之寫法(N個步驟中的至少M者)，並且在說明書中完整掲露所有種類的樣態呢?私認為根據目前的判例斷言此種寫法是否合乎專利法以及專利審查基準之規定似乎過早，需待智慧局或相關法律規定之闡釋，始能定論。

參考資料 

在申請發明專利時，通常會接到至少一次的審查意見通知函，其中可能對於申請專利範圍有新穎性、進步性或是揭露不明確的事由，然而，其中，若是審查獨立項時不符合新穎性、進步性的規定時，附屬項則不必然地不符合新穎性或進步性之規定。不過，若是審查委員認為獨立項揭露不明確時，則附屬項也將同時不明確。

同樣地，在舉發的過程中，也是用類似的審查方式，只是角色不同而已。更簡單的說，可以將舉發人視為審查委員，而被舉發人就是專利權人。其中所使用的審查方法也是類似於審查基準中的方法，惟，最後的決定者是智慧局。至於智慧局是如何得作成判斷?通常是就舉發人與專利權人所陳述的意見，接著作成舉發成立或不成立的判斷。然而，實質上作成舉發成立或不成立的還是審查委員，審查委員還是可能有判斷錯誤的時候，請參閱99年度行專訴字第64號之判決。

於該案判決中，法院解釋有關進步性之審查，應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷；另，就技術內容的組合對該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯，應依發明所欲解決之問題，引證文件的內容是否屬相關技術領域，是否有合理之組合動機等決定之。另外，於處分若是未具體論述，而逕謂前案之組合可證明系爭專利附屬項不具進步性，自嫌率斷。

而審查委員通常是怎麼作的呢?通常地，審查委員應該具體指出系爭專利與前案各元件的對照，並且指出前案在何處已揭露該些技術。

然而，實務上，卻往往會遇到這樣的情況，例如審查委員直接認定系爭專利某些技術特徵是屬於習知技術，甚至不附上前案供申請人答辯。如果接到這樣的審查意見通知函，通常會導致申請人無法有效的針對此點提出答辯，因為無法比對該習知技術。

另外，該案之判決中，更提到等效置換的判斷方法，「等效置換，係指具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識即能予以置換，且未產生無法預期之功效者而言。」換言之，若是系爭專利的技術無法置換或是可產生無法預期之功效時，就沒有等效置換的適用。

然而，此等效置換的適用，卻往往因人而異。因此，較佳的方式應該是回歸到前案或先前技術是否有明示或暗示可置換或可產生無法預期之功效之語句。經由該些語句的闡述，而讓該領域具有通常知識者，可以簡單轉換或等效置換該些技術特徵，始具有較佳的說服力。

參考資料 

按專利法第26條第2項規定：「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，指發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。所稱通常知識，指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

然而，不論是在專利實體審查或是舉發案件中，常常會出現對於「該發明所屬領域具通常知識者」判定不同之詞。舉例而言，在98年度行專訴字第84號判決中，專利權人主張「聚氧丙醇」與「輕酸脂」係化工領域中常用的界定用語，而非原處分機關或訴願決定機關所言為「事後的補充說明」；然而，智慧局主張「聚氧丙醇」與「輕酸脂」兩種成分，在國立編譯館學術名詞資訊網檢索資料及化工商情網檢索資料中並無任何資料之出現。此外，智慧局更主張雖專利權人提出此些名詞為化工領域中常用的界定用語，但是在系爭專利之說明書中並無相關之描述，因此發明所屬技術領域中具有通常知識者，並無法瞭解其內容，且無法據以實施，系爭專利有違專利法第26條第2項之規定。

因此，該案之爭點就在於，系爭專利之「聚氧丙醇」與「輕酸脂」之記載是否違反專利法第26條第2項之規定?

就判決結果而言，法院針對「聚氧丙醇」與「輕酸脂」分別有不同之見解。首先，針對「輕酸脂」而言，由於「酸脂」在ㄧ般機械加工領域為常見的潤滑劑或添加劑，並且「輕」或「重」的用語關係在化工產業用來界定化合物分子量大小之用語，所以法院就此點認為，「尚難認定其違反專利法第26條第2項之規定」。

至於「聚氧丙醇」之見解呢?法院認為兩造可查到之技術文獻僅出現「異丙醇」或「聚丙醇」，亦即均未出現「聚氧丙醇」，因此，「聚氧丙醇」應為專利權人所新創之化學名詞，需負舉證責任。雖專利權人已說明「聚氧丙醇」係表示氧的含量比「聚丙醇」高，然而，此一說明卻不為法院採信。法院認為，專利權人並無法提出「聚氧丙醇」之具體化學結構式，並且化合物中各元素含量具有一定比例為化學之基本常識。基於前述之原因，法院判決系爭專利中「聚氧丙醇」之揭露並不符合專利法第26條第2項之規定。

【小結】

專利說明書撰寫時，需考慮讓該發明所屬技術領域中具通常知識者瞭解其內容，其中，對於名詞的選用需相當之小心，如果不確定該名詞是否能讓通常知識者瞭解，較佳的方式可以先查詢以公開或公告之先前技術，或是具有公信力之專有名詞查詢網站。若是皆無法查詢得知，則可在說明書中盡可能的詳細描述該新創名詞之結構、功效、製法等等，以避免違反專利法第26條第2項之規定。

參考資料 

專利法規定，「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」然而，實際上又是如何判斷何為已公開使用呢?請參看【附件】以及後文之案例分析。

【原告主張之簡述】

被告雖標得桃園縣警察局之「天羅地網專案監控保安系統架構/ 功能建置案」（下稱「天羅地網專案」），並於91年12月20日實施完成，92年1月20日經驗收合格完畢。然而，其並未達成公開之要件，因此，原告93年5月28日申請之專利不因被告實施之「天羅地網專案」喪失新穎性。

再者，被告於97年6月3日標得花蓮縣警察局之97年度治安防治專案─重要路口監視及錄影監視系統整合採購案，被告參與上開招標所使用之技術，為原告系爭專利範圍內，被告未取得原告之授權，逕使用系爭專利，嚴重侵害原告之權益，故請求損害賠償。

【被告主張之簡述】

被告認為「天羅地網專案」係採公開招標，且領購對象並未限定特定廠商，並且在該天羅地網專案公開使用時舉辦啟用典禮，並有簡報介紹該項系統之運作模式、採用設備與功能等。故原告之系爭專利已欠缺新穎性。

另外，系爭專利之新型專利技術報告書中，系爭專利第1項與前案比對結果為無進步性。

  說明書作為技術文獻及專利文件，發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明，使公眾能利用該發明，而專利權人能據以保護該發明。

  發明說明應明確且充分揭露，指發明說明之記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容，而以其是否可據以實施為判斷的標準，若達到可據以實施之程度，即謂發明說明明確且充分揭露申請專利之發明。

1.明確

    發明說明應明確，指申請專利之發明應明確，且記載之用語亦應明確。

    (1)申請專利之發明應明確，即應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明。

    (2)記載之用語應明確，即應以發明所屬技術領域中之技術用語記載，用語應清楚、易懂，以界定其真正涵義，不得模糊不清或模稜兩可，且發明名稱、摘要、發明說明及申請專利範圍之用語應一致（專施15.IV），所使用之元件符號亦應一致。

    簡言之，明確就是要讓發明所屬技術領域中具通常知識者，可以經由申請專利之發明的敎示，可以了解技術內容，其所欲解決之問題，以及解決問題後之效果。

2.充分

通常發明專利申請後，發明人或許會因此放下重擔，認為發明專利申請的主要流程已經結束，接下來就是等著繳交年費及證書費以領取專利證書。隨著時間推衍，一年、兩年、三年過去了，總算是等到了官方發出通知，心想證書總算是下來了，結果打開信件大吃一驚，官方竟然發出了審查意見通知函，並且裡頭說明了該發明專利申請不符合專利法新穎性、進步性等等。發明人認為，「怎麼可能，我的發明這麼獨一無二，優點比市面上產品多，一定是事務所的問題」。然而，實際上真是如此嗎?

原則上，專利工程師撰寫專利案件時，並無法針對該件專利的新穎性及進步性做百分之百的確認，理由其實相當簡單，因為世界上隨時隨地就會公開各種技術，在加上網際網路的推廣，甚至可以將整個地球上隨時公開的技術納入專利性的考量。雖然申請專利之發明事前的檢索也很重要，但是並無法保證可以找到足以核駁申請專利之發明的新穎性或進步性之證據，再者，新穎性與進步性的判斷往往因人而異。換言之，即便專利申請前花了一番功夫進行專利檢索，結果審查委員所提出之前案卻與專利檢索查詢到的前案大大不同。因此，專利工程師往往是採取事後補救的方式。

何為事後補救的方式呢?簡單說，就是頭痛醫頭、腳痛醫腳。如果審查委員說該件發明專利不具備新穎性，那麼我們就說該件發明專利具備新穎性，其理由為比對之後，兩者不同。若是審查委員說該件發明專利不具備進步性，則我們說審查委員結合的前案與該件發明專利之技術在手段、功能和所產生之結果不同，或是說審查委員所提供的前案在技術領域上不同、或未提供結合之動機致使無法結合。其中，若是找不到有力的證據以前述的方式進行申復答辯時，還可以依據專利申請之說明書中已揭露的技術特徵加入申請專利範圍中，藉以回避前案。

然而，實務上常常會遇到一些情況，茲舉例如下：

1.發明人提供額外的技術 

發明人在看過審查意見通知函後，可能會認為審查委員之說明有誤，接著就直接丟出一份論文或技術手稿，請專利工程師就論文或技術手稿進行答辯。專利工程師接到該件論文或技術手稿應該會頭皮發麻，因為如果一有不慎，馬上就會被審查委員以加入新事項(NEW MATTER)的核駁理由核駁，所以就得經由專利說明書已揭露的內容，說明前案與專利申請的不同之處，並且婉轉的帶入該論文或技術手稿之內容，才有辦法符合雙方的需求。
 

因此，較佳的情況是針對專利申請之說明書已揭露之內容與前案之技術比對，也就是「就事論事」，不要加入額外的文獻說明。若是要加入專利申請之說明書中未揭露的文字，僅能藉由說明書中已明示或暗示的方法婉轉解釋。

2.發明人將進步性之核駁理由中之經結合的前案，拆分個別獨立來看

專利除了三要件：產業利用性、新穎性以及進步性之外，尚有因應多國申請或鼓勵發明人提早公開的制度。本文所要探討的新穎性優惠期以及優先權便是基於上述原因所制定之規定。其中，新穎性優惠期給予了申請人六個月的時間，使其能在公開後六個月內就該公開之發明申請且不因該公開事實而喪失新穎性；而優先權則是給予申請人1年(新式樣6個月)的時間得以考慮是否後申請案要主張前申請案的申請日作為優先權日。就一般人來看，兩者除了得主張的期間不同之外，似乎具有類似的性質，然而，兩者其實有很大之不同。

首先就新穎性優惠期而言，一般學校的教授或學者，通常在研發出新的科學技術或找到新發現時，往往會優先透過研討會或論文發表公開。然而，若是公開之後，根據專利三要件之一：新穎性之判定原則，就會使得該科學技術或該發現不具備新穎性(因為已公開使不特定人知悉該技術)。因此，為了保障且鼓勵此種公開行為，遂有新穎性優惠期的規定，也就是申請人可以在公開事實六個月內趕緊提出發明，並且提出該公開事實的證明文件，申請人就不會因為該公開行為而喪失了專利申請之發明的新穎性。

而優先權呢?最原始的優先權之構想是來自於多國申請時所發生的情況，國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約（Paris Convention）第四條，明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同發明之專利申請時，得依專利種類之差異分別給予一年或六個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障發明人不致於在某一會員國申請專利後，公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該發明，以致相同發明不符合專利要件，無法取得其他會員國之專利保護。

然而，兩者的差異之處最大的地方在於，新穎性優惠期只能排除因為該公開事實所產生的新穎性疑慮，而優先權則可以將檢驗該專利申請之判定日期提前到先申請案的申請日。依此判斷延伸，如果一申請人2012年5月在研討會公開技術，接著2012年9月就該技術申請專利並主張新穎性優惠期，若有另一申請人在2012年6月提出相同發明之專利申請，則基於先申請原則，原申請人將無法取得專利，而另一申請人將因為原申請人之公開事實而無法取得專利。故，實質上，雖主張新穎性優惠期，還是須盡快提出專利申請，以避免上述情況發生。

至於優先權，如果一申請人2012年5月提出國外申請案，接著2012年9月就申請國內申請案，並且主張該國外申請案之優先權，則即便有另一申請人在2012年6月提出相同發明之專利申請，由於原申請人的國內申請案之優先權日是2012年5月，所以另一申請人之專利申請之申請日未早於原申請人的國內申請案之優先權日。因此，在該專利申請之發明具有不違反其他不予專利的情事下，將可順利取得專利。

綜上，申請人在決定使用專利的方式保護自己的權益，建議在公開之前就提出專利申請。另外，在實務上的做法，若是公開之前無法順利完成專利申請日的取得時，甚至可以考慮以美國臨時案方式提出專利申請，一年內再主張美國臨時案的優先權，其目的就是為了取得越早的日期，藉以減少專利因先前技術被核駁的機會。

參考資料 

專利審查基準

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫

 (前文請參照進步性的判斷方法(一))

至於進步性的審查基準，實際上的審查是如何為之呢?審查基準中明載，「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術，判斷該發明為顯而易知時，即應認定該發明為能輕易完成者，不具進步性。若申請人提供輔助性證明資料，得參酌輔助性證明資料予以判斷。判斷請求項中所載之發明是否具進步性時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明。」簡言之，若是在先前技術可以「明顯」合併的情況下，就必須考慮結合後的先前技術，是否可以讓該發明所屬技術領域中具有通常知識者得以輕易完成所請之發明，此外，得參酌輔助性證明資料判斷。

首先就結合後的先前技術說明如何判斷，其可分為五步驟：

．步驟1：確定申請專利之發明的範圍；

．步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；

．步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

．步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；

．步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

依據上述步驟判斷進步性時，審查基準指出應注意下列事項：

(1)相關先前技術所揭露的內容，指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。

 專利法第22條第4項規定，「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」其中，「發明雖無第一項所列情事」係指新穎性之判斷，而專利法第22條第4項係規定發明專利應具備進步性之原則。

審查基準中明載，「雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性（包括擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。」換言之，當審查委員審查一申請專利範圍時，必須先審究新穎性，若是在符合新穎性之規定時(也就是專利法中「發明雖無第一項所列情事」)，始審究該申請專利範圍之進步性，

然而，前開段落不斷提到的「進步性」，究竟何為「進步性」呢? 審查基準中明載，「審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成。惟前述技術內容的組合，在請求項的申請日（主張優先權者為優先權日），對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，必須是明顯（obvious）的情況下，始得為之。」換言之，若是使用多份引證文件的技術組合，使得所屬領域具有通常知識者得以明顯結合以輕易完成申請發明之技術內容，則該申請發明就不具備進步性。

至於何謂「明顯」?審查基準中舉出三種判斷樣態如下：

(1)就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯。

(2)就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域。若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。

(3)就組合之動機而言，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容，則其技術內容的組合係屬明顯。例如一先前技術與教科書或工具書所揭露之技術內容的組合，或一份文件與其內容已明確敘及之另一份文件或已明確敘及以其他形式公開揭露之技術內容的組合

簡言之，「明顯」的判斷方式主要在於比較該些先前技術中，是否可推及以解決申請發明之問題、技術領域是否相關、是否有組合該些先前技術之動機，只要有其中一項不符合明顯之判斷方式，則可視為技術內容的組合並非明顯，也就是該些先前技術並無法結合以核駁申請發明之進步性。 

參考資料

(前文請參照新穎性的判斷方法(一))

至於新穎性的判斷基準，審查基準中主要列出四項方法判斷，其中包含：一、完全相同；二、差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；三、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；以及四、差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。

一、    完全相同：
    審查基準說明，「完全相同係指申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異，也就是說先前技術已經揭露了與申請專利之發明一模一樣的技術。」

二、    差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵
    審查基準載明，「申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。」
    該段文字所述係表示，若申請專利之發明與先前技術比對時，僅是形式上有差異，但是實質上並無任何差異時，則申請專利仍不具備新穎性。另外，此處亦舉出兩者技術若是於上下位概念的情況與新穎性之判斷方式，判斷方式可參閱「三、差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」。

三、    差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念
    此處所述之上位概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明。
    若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為「用銅製成的產物A」，會使申請專利之發明「用金屬製成的產物A」喪失新穎性。

通常而言，當一件發明案在經歷審查委員的實質審查，最容易遇到的情況就是審查委員認為該件發明案不具備新穎性或進步性。本文將針對新穎性的判斷方法簡略介紹。

專利法第22條第1項規定，「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」簡言之，若是發明申請案在申請前就已經被公開，則該件申請案將不具備新穎性。

在審查基準第二篇第三章專利要件中，更明白詳細的說明新穎性的判斷及審查方法，其中，在審查時必須符合兩項原則，一、逐項審查；二、單獨比對。

何謂逐項審查?審查基準中明載，「新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」也就是說，審查請求項之新穎性時，必須一個一個判斷之，不得因獨立項不具備新穎性，就直接判斷附屬項亦不具備新穎性。

何謂單獨比對?審查基準中明載，「審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。為更詳細揭露引證文件中所揭露之技術特徵，在該引證文件中明確敘及另一參考文件時，若該參考文件在引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件應被視為引證文件的一部分，亦即引證文件與參考文件共同揭露之先前技術仍屬單一文件中所揭露之先前技術。同理，引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術，均應被視為單一文件中所揭露之先前技術。此外，使用字典、教科書、工具書之類的參考文件解讀引證文件中之用語，該參考文件亦被視為引證文件的一部分，屬單一文件中所揭露之先前技術。」換言之，若是單一引證文件就足以揭露請求項之所有技術內容，那麼該請求項就不具備新穎性。另外，若是要使用額外的引證文件時，必須是原引證文件中已揭露來源或是僅用以解釋原引證文件之專有名詞，始得為之。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準

一般人在看待「專利權」時，常常會認為有專利權的人代表可以做與專利相同之產品，而且專利是先申請主義，所以只要自己獲得了專利，並且做與專利說明書中所申請的一模一樣的產品，就不會被其他人告了。另外，當一發明有多個發明人時，也常常會有發明人爭奪排名之順序，並認為發明人排在前位係代表對該發明具有較大之貢獻。然而，前述的觀點並非正確，本文將於後續段落一一詳述。

首先，自專利法第56條規定，「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」換言之，專利權實際上是ㄧ種排除他人實行某種動作之權利。為使讀者更快速了解排他權之真義，茲舉出案例說明排他權之意義：

【案例】發明人甲發明一椅子，並且申請專利A，其後，發明人乙認為專利A之椅子如果能加入一靠背，使用者可以更舒適的坐在椅子上，因此發明一具有靠背的椅子，並且申請專利B。專利A及B皆被經濟部智慧局核准專利。試問：發明人甲是否可以不經發明人乙之授權製造專利B之椅子?發明人乙又是否可以不經發明人甲之同意製作專利B之椅子?

【答】首先，針對第一個問題，發明人甲是否可以不經發明人乙之授權製造專利B之椅子，根據專利法第56條之規定，顯然地，由於發明人乙申請專利B並獲准，因此，發明人乙可以排除發明人甲製造專利B之椅子。

至於第二個問題，發明人乙是否可以不經發明人甲之同意製作專利B之椅子，其答案亦是不行，理由如後：發明人乙雖然可以排除他人製作專利B之椅子，然而，發明人甲之專利A之排他權亦可同時發動，因為專利B之椅子之全部要件已經全部落入專利A之範圍之中。因此，發明人乙也無法實施專利B之椅子。

藉由上述的案例，讀者應可更了解專利權之實際效果。然而，當上述情況發生時，豈不是發明人甲及乙皆無法實施專利B之椅子，而產生鷸蚌相爭(發明人甲、乙支付年費)，漁翁得利(智財局收取年費)之情況?

實則不然，前述之情況可以透過交互授權解套，也就是發明人甲、乙分別將自己的專利A、B交互授權給對方。換言之，發明人甲、乙皆可以製造專利A或B的椅子。若將此一情況放大，有心的業者自然會努力的以專利權保護自己的產品，並進而阻擋其他新踏入的業者。至於新踏入的業者除非能夠研發出新技術，否則終將會被專利授權金侵蝕利潤，而無法進一步壯大自身的產業。由此觀之，專利法其實鼓勵發明人創新，並且促使發明人公開自身的技術以促進各產業不要再往相同的發明投資。

至於發明人之排名順序，針對台灣之專利法而言，並未有任何規定其順位代表對於一發明之貢獻。專利中之發明人欄位係用以表示發明人之人格權，並且發明人欄位中所填之發明人都對於該發明具有貢獻。至於排名順序代表發明之貢獻度之迷思，可能是在學術界中之習慣產生，一篇論文的作者順序代表了貢獻度之大小，故產生發明人爭奪排名之順序情況。

綜上，根據前述之解釋，讀者應可更加了解專利所代表之意義，並且應可減少對於專利之迷思。

在專利實務中，當發明人完成一發明並希望透過專利保護該發明之技術時，往往會希望盡快的完成該發明之專利申請，其目的不外乎就是希望可以盡早取得申請日。為何申請日如此重要，請參閱後續段落。

綜觀各國之專利法，多數是採取先申請主義，台灣亦是。專利法第31條規定，「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。」，另外，第22條第1項及第4項中亦規定「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」，簡單的說，世界各地不斷產生的技術會隨時間推衍而不斷的增加，所以不論是新穎性或進步性的考量，當你申請的越早，可以用來阻擋你的先前技術(PRIOR ART)就必然的越少。自然而然地，發明人當然會希望申請日越早越好。

至於如何認定一件專利申請案之申請日?專利法第25條第1項規定，「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」另依專利法施行細則第9條規定，「申請文件不符合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請人限期補正；屆期未補正或補正仍不齊備者，即處分不受理。但於該不受理處分合法送達前補正者，本局仍應受理。」在審查基準第一篇第一章總則中，更詳列了如專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式有部分缺漏或全部缺漏之各項情況時，申請日之認定該如何處置。由此可見，經濟部智慧局對於申請日的認定非常嚴謹，稍有不慎將嚴重影響專利申請人之權益。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準

從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(三)

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

案例4：智慧財產法院(97,民專訴,18)

本案例有關於手段功能用語記載應注意是否明確。判決書中提到：

「多芯結構，其包含有一多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內供用於促進該凝結液朝向該蒸發區流動」之技術特徵而言，其係關於一種「多芯結構」元件之界定，而此種多芯結構為一包含有多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內且可促進凝結液朝向蒸發區流動之多芯結構。由上述可知系爭專利A申請專利範圍第1項已完整揭示技術特徵之結構，應無依專利法施行細則第18條第8項認定有手段功能用語而為解釋之必要。

系爭專利A申請專利範圍第1項「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」之技術特徵屬於「純功能」之記載，僅針對自然毛細現象之功效與現象進行描述，屬於「純功能」之記載，欠缺具體技術特徵，所屬領域具有通常知識者毫無想像出其具體結構之可能性。然而此一技術特徵並非「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚」者，舉例而言，系爭專利A申請專利範圍第1項本身之附屬項第2項、第9項即分別以「多芯結構的一芯吸力因子係隨著距該蒸發區之流動距離減少而增加，以促進當該凝結液接近該蒸發區時一增加的流動速率」、「該多芯結構包括一隨著至該蒸發區之流動距離的減少而減少孔隙度之芯結構」等具體結構、性質或步驟界定出「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」技術特徵，並無困難，足見原告於申請本件專利時，「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」技術特徵，絕非「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚」者。

因此，本案非屬「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚」者，與專利審查基準第2-1-46頁之規定不符，應非「手段功能用語」。再者，系爭專利A之申請專利範圍本可以清楚的用結構加以界定，然卻反以「純功能」之方式加以界定，當已導致申請專利範圍不明確，具有法定應撤銷事由。

新型專利採形式審查，對新型專利申請案不進行前案檢索，亦不做是否滿足實體要件之判斷，通過形式審查後就核准專利，並繳費公告領證。由於此種權利的內容存在著相當的不安定性及不確定性，若新型專利權人利用此一不確定性的權利而不當行使，可能產生權利濫用之情形。所以，專利法第104條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」同法第105條復明定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」藉由新型專利技術報告的提出，以避免新型專利權人濫行訴訟。

其中，當新型專利權人收到新型專利技術報告後，通常在報告中會看到審查委員針對各個申請專利範圍進行審核，並且分別區分代碼1~6及不賦予代碼，代碼1~6及不賦予代碼之各種意思如下所述：

代碼1：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無新穎性。(專利法第94條第1項第1款、第2款)

代碼2：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。(專利法第94條第4項)

代碼3：本請求項的創作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同。(專利法第95條)

代碼4：本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第1項、第4項)

代碼5：本請求項的創作，與同日申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第2項、第4項)

代碼6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。

不賦予代碼：說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況。

根據專利法第24條規定，動、植物及生產動、植物之主要生物學方法，以及人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法，以及妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，即便該發明確實據有新穎性及進步性，也不得取得專利，以下遂一一針對各不予專利事項說明：

一、    動、植物及生產動、植物之主要生物學方法
「動、植物」一詞含蓋動物及植物，亦包括轉殖基因之動物及植物。以動物或植物為申請標的者，依專利法規定應不予專利。對於生產動、植物之方法，專利法僅排除主要生物學方法，不排除非生物學及微生物學之生產方法。

二、    人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法
與生物技術領域相關之投遞基因的治療方法屬於施用於人體或動物體之治療方法，或中草藥相關發明之申請標的為直接以有生命的人體或動物為實施對象而診斷、治療或外科手術處理疾病之方法，為不予專利之項目。但活體外修飾基因之方法、活體外偵測或分析生物材料之方法、供基因治療方法用之基因、載體或重組載體，則非屬法定不予專利之項目。

中華民國專利之審查制度

眾律國際專利商標事務所

專利工程師 袁嘉瑩

     中華民國專利審查制度之原則為「先程序審查，後實體審查」，依據我國專利法規定，發明專利及新式樣專利需經過程序審查及實體審查，新型專利只需經程序審查及形式審查，新型專利通常自申請日起四到六個月即可獲得專利權，較發明專利平均審查時間之二到三年迅速得多，其原因係新型專利通常針對技術層次較低且生命周期較短之創作，新型專利所給予專利權利期限只有十年，但是十年對於隨著時代變遷而淘汰之產品已相當足夠，而發明專利及新式樣專利之權利期限分別為二十年及十二年。

一、程序審查內容為檢視各種申請文件是否符合專利法及專利法施行細則之規定，其中因為中華民國專利法對於專利之申請採先申請原則，申請日為提出專利申請案當天，專利審查則以申請日之前技術為基準，所以申請日之認定對專利申請非常重要。

二、實體審查內容為檢視專利申請案是否具備專利要件中的新穎性、進步性或產業利用性。其中對於發明申請案件，智慧財產局不會主動進行實體審查，必須由申請人或第三人於法定期間(三年)內提出實體審查之申請，若未於法定期間內申請實體審查，則該發明申請案撤回。至於提出實體審查之申請人，由中華民國專利法第三十七規定：自發明專利審請日起三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。

三、形式審查內容為檢視新型專利說明書及圖式判斷是否滿足形式要件，而不進行需要耗費大量時間之前案檢索及申請案是否具備專利要件中的新穎性、進步性或產業利用性之實體審查。

由於專利審查之作業過程相當複雜，需要耗費大量時間，依據中華民國專利法第三十九條規定：發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。又發明專利申請案於民國100年7月1日起提出「發明專利加速審查作業方案」，請求時間於發明專利申請案經智慧財產局通知即將進行實體審查或再審查，並且專利申請案已公開，只要申請人符合下列三種事由其中一項，即可提出申請。

一、外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者。

二、外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者。

緣起：

專利法（以下簡稱本法）自三十三年五月二十九日制定公布，並自三十八年一月一日施行，歷經八次修正，最後修正日期為九十二年二月六日。

隨著知識經濟崛起，無形智慧財產權已取代傳統資產，成為企業管理及國家發展之重要資源，故協助產業創新研發，提升國家整體競爭力，已成為政府當前之首要目標。近年來，政府鼓勵創新研發、對於推動落實智慧財產權保護格外重視，尤其是專利權，更是促進社會進步及產業競爭之首要利器，與科技發展及國家競爭力息息相關，亦為衡量國家現代化程度之重要指標。

為鼓勵產業創新研發，提升我國經濟實力及產業競爭力，並為推動六大新興產業中，與生物技術、綠色能源及精緻農業等至為攸關之國內重要產業發展，及提升專利審查品質之需要，兼以國內外產業競爭，因應全球化趨勢影響，具有國際性之專利制度，尚應與國際規範相調和。經持續觀察國際智慧財產權環境變遷，密切關注各國專利法修正動態，並配合科技高度發展，除研議各項專利修正議題，自九十五年起陸續召開十五場公聽會外，同時對於現行法之施行情形，亦廣納各界意見，積極檢討有無不足或尚須修正之處，經整合後，現行專利制度有再修正之必要，並自九十八年二月起再召開八場公聽會，聽取各界意見，爰擬具「專利法」修正草案，並且新修正之專利法，於中華民國100年12月21日經總統公布後，行政院於101年8月22日以院臺經字第1010139937號令定自102年1月1日施行。

主要修正要點：

經濟部智慧局係羅列共達20項之修正要點如下：

專利說明書之構成所需文件

眾律國際專利商標事務所

專利工程師袁嘉瑩

一、發明名稱(title of the invention)

依據專利法施行細則第十五條第十一項規定:發明或新型名稱，應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字。因此，發明名稱應簡單寫出發明的特點及申請專利之標的。

二、發明摘要(abstract of the invention)

依據專利法施行細則第十六條規定:發明或新型摘要，應敘明發明所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數，不可超過二百五十字為限；有化學式者，應揭示最能顯示發明特徵之化學式。發明新型摘要，不得記載商業性宣傳詞句。

三、發明說明(field of the invention)

依據專利法施行細則第十六條規定:發明或新型說明，應敘明發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方法及圖式簡單說明。

從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(二)

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

    壹.「手段功能用語」或「步驟功能用語」之認定與解釋缺乏能夠一體適用之規範，使得每個個案都需要依照事實加以判斷，而在往後無論在專利申請過程或專利侵權訴訟中，難免徒爭紛爭。以下列出實務上可能會遇到的若干問題：

    一.手段功能用語的認定問題：在以手段功能用語的角度解釋請求項的權力範圍之前，必須先判斷該請求項是不是以手段功能用語寫成。那麼，什麼形式的請求項語句可被「認定」為手段功能用語？《發明專利審查基準》第9章「電腦軟體及相關發明」中有關手段功能用語句之認定的三項原則是否應適用於其他申請標? 手段功能用語記載的申請專利範圍如何才算明確？

    二.手段功能用語的權力範圍解讀問題：雖然專利施行細則規定在解釋以手段功能用語寫成的申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，然而，「均等範圍」究竟該如何判斷？手段功能用語之權力範圍解讀是否適用均等論？若手段功能用語與結構性描述混合時該如何判定？請求項中所有元件之均等範圍判斷應不分重要性或是否為發明本質而予以相同的判斷標準嗎？「專利侵害鑑定要點」雖就專利法施行細則所規定的「均等範圍」提出「該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法」之說明，但仍缺乏一種明確的比對標準。