眾律國際法律事務所

    設計專利為透過視覺訴求之創作，在提出申請時應包括說明書及圖式，其中說明書應包括1.設計名稱；2.物品用途；3.設計說明。設計專利之申請專利範圍應以圖式所揭露物品之外觀為主，並得參酌說明書中所記載有關物品及外觀之說明。

    申請人在收到審查意見後，可依據引證案的內容，對設計專利的說明書及圖式提出修正，並提出答辯理由。此外在修正說明書及圖式時，需以申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且修正之結果不得導入新事項（new matter）。

1.修正設計專利的設計名稱

　　修正後的設計名稱應為相同物品，例如將打印機修正為印表機。此外修正後的設計名稱應符合圖式所揭露之實質內容，例如申請時圖式所揭露之實質內容為無扶手之「椅子」，而將原設計名稱「扶手椅」修正為「椅子」；或申請時圖式所揭露之實質內容為「椅子之扶手」的部分設計，而將設計名稱「椅子」修正為「椅子之扶手」，上述兩種修正方式皆未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

2.修正設計專利的物品用途及設計說明

　　修正後的用途、功能可使設計名稱所指定之物品更為具體、明確者。例如設計名稱為「燈具」，若在說明書中補充說明該燈具可應用在路燈或街燈等戶外照明燈具，則上述的說明書修正應未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

　　修正設計說明修正設計之外觀的文字說明，若不會產生不同的視覺效果，則上述的說明應未超出申請時說明書及圖式所揭露之範圍。

　　此外若申請時的圖式已明確揭露特殊的設計，例如摺疊式電腦鍵盤，則因為申請時圖式已明確揭露摺疊的狀態，因此若在設計說明中新增說明摺疊設計的內容，則上述的說明應未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

3.修正設計專利的圖式

　　民國102年6月13日施行之台灣專利法第 121 條規定了「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利」。換言之，設計專利主要為視覺上的訴求，而與功能無直接的關係。
設計專利在提出申請時應包括說明書及圖式，其中說明書應載明：
1.設計名稱。
設計專利不能脫離其所應用之物品，因此專利法規定：「申請設計專利，應指定所施予之物品」，換言之即是以設計名稱指定所施予之物品。
2.物品用途。
用以輔助說明設計所施予物品之使用、功能等敘述，若該物品用途已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。具體來說物品用途與設計名稱的作用是相近的，都是用來指定設計專利所施予之物品。
3.設計說明。

    用以輔助說明設計之形狀、花紋、色彩或其結合等敘述，並可於其中載明：

    在專利審查的過程中，若申請專利之發明於申請日前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，將不得取得發明專利。然而對學術研究單位來說，每當有新的技術發明時，往往會先提出論文或透過研討會發表，而後再提出專利申請。如此一來之前提出的論文或研討會發表，將會造成後來的專利申請案喪失新穎性。

    為了保障申請人，專利法中進一步規範了，申請人有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會及非出於其本意而洩漏者等情事之一者，應於其事實發生後六個月內申請，並敘明事實及有關之期日，則與該事實有關之技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術，一般稱之為新穎性優惠期。

    可主張喪失新穎性或進步性之例外的行為主體應為申請人，而非發明人。此外因繼承、受讓、僱傭或出資關係取得專利申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之公開行為，亦得主張該優惠，例如論文的發表人是學校的教授，則日後該學校在提出專利申請時，亦得主張喪失新穎性或進步性之例外。

    若申請人於優惠期內因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會，自行將申請專利之發明多次公開，而有多次可適用優惠期之事實者，該優惠期應以最早之事實發生日起算六個月。

    此外當有多次可主張喪失新穎性或進步性之例外的事實者，應於申請時之申請書中敘明各次公開事實，未敘明之公開事實的技術內容，仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。

    綜上所述，透過主張喪失新穎性或進步性之例外，並非將申請案的審查基準是提前到優惠期的發生日，而僅是排除申請人有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會及非出於其本意而洩漏者。若在新穎性優惠期內，有他人提出專利申請或公開與申請案相關的資料，則仍會對已主張新穎性優惠期之申請案的新穎性或進步性造成影響。因此對學術單位來說，比較理想的方式還是應該先提出專利案的申請，之後再發表相關的論文或於研討會發表，才能真正保障申請人的權利。

專利專案經理 蕭錫裕

一、    前言
    對於「醫藥品、農藥品或其製造方法」發明專利權之實施，依照藥事法第39條及農藥管理法第9條之規定，應取得許可證者，其許可證在專利案公告後取得時，發明專利權人得以第一次許可證申請延長「醫藥品、農藥品或其製造方法」發明專利之專利權期間。發明專利權人申請延長專利權期間，經專利專責機關審查且核准審定後，其專利權期間將從20年延展至核准延長期間。
    由於延長期間之專利權，同樣具有排他之效力，為調和專利權人及利害關係人之間的權益，對於發明專利權期間延長之核准審定，利害關係人(或任何人)藉由舉發制度，請求撤銷延長期間之專利權，避免延長期間的專利侵權訴訟。

二、法定舉發事由
    專利權期間之延長經由專利專責機關核准審定後，任何人若對於核准延長專利權期間認有下列情事之一者，得附具證據，向專利專責機關舉發(專利法第57條)：
    (1).發明專利之實施無取得許可證之必要者。
    (2).專利權人或被授權人並未取得許可證。
    (3).延長專利權期間之申請人並非專利權人。

一、    前言
    專利制度目的在於鼓勵、保護、利用發明，以促進產業發展。然而，對於人體可直接適用的「醫藥品、農藥品或其製造方法」而言，依政府法令的規定，為保護使用上的安全性及有效性，須先取得許可證方得實施其專利權，自獲取專利權的時間起至實際上市販售時間止，常需要一段時日，以致部分的專利權期間係被法規限制無法實施。為了彌補這個情形，我國專利法第53條特別制定了一專利權期間延長之制度，藉以利用專利權期間延長制度來補償「醫藥品、農藥品或其製造方法」發明專利必須依法取得上市許可而無法實施發明的期間。

二、    可延長專利權期間之標的
    依專利法第53條之規定，須為「醫藥品、農藥品或其製造方法」之發明專利才能申請延長，且依照藥事法第39條及農藥管理法第9條之規定，欲實施其專利權時，須先取得中央目的專業主管機關核發之許可證。動物藥品、醫療器材、生產醫藥品的機器或裝置等等發明專利均不得申請延長，而新型專利或設計專利即使涉及醫藥品或農藥品者同樣地也不得申請延長。

三、    專利權期間延長之申請
    依專利法第53條規定，專利權人得以第一次依法取得之許可證申請延長專利權期間，並以一次為限。申請延長專利權期間，應備具申請書，附具證明文件，於取得第一次許可證後三個月內，向專利專責機關提出；但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。核准延長之期間不得超過為向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期間；且取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限。

    民國102年6月13日施行之台灣專利法第30條規定了「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權」，上述的內容為國內優先權的相關描述。
    專利法第30條描述了可主張國內優先權的要件： 

(1)可主張國內優先權的是「申請人」，而非發明人。
    在實務上要特別注意的是，主張國內優先權之後申請案之申請人，與先申請案之申請人必須為「同一人」。如先申請案具有複數申請人時，則後申請案的申請人必須與先申請案「完全一致」。倘若有不一致之情形，則應辦理先申請案的申請權讓與，使得兩個申請案的申請人完全相同。

(2)可被主張的是「發明或新型」申請案，並不包括「設計」。
    此外專利法第30條還描述了不得主張國內優先權的狀況：

一、    概念
　　由於發明專利審查期間較長，若等到發明實體審查審定核准後才公開其專利內容，將可能造成其他人重複研究、投資或申請，無法充分發揮專利制度的功用。有鑑於此，我國於九十年十月二十六日修正生效的專利法中正式導入「早期公開制度」，其係指專利專責機關受理專利案申請後自申請日起算18個月，即解除保密的狀態，以使公眾經由提早公開得知專利申請的技術內容，避免重複投入研究或投資，並且讓第三人可利用此公開的技術內容繼續研發，以提升產業之競爭力。

二、    相關法律規定(專利法第37條)： 
　　專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之。專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案。發明專利申請案有下列情事之一，不予公開：
(一)、申請日後十五個月內撤回者。
(二)、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。
(三)、妨害公共秩序或善良風俗者。

一、前言

　　一案兩請為同一申請人就相同創作於同日分別申請發明專利及新型專利。申請人同時將新型與發明申請之目的，在於發明專利核准之前的空窗期間，能夠藉由得新型的專利權來保護創作的成果，避免侵權者肆無忌憚地進行專利侵權的行為。

二、法規現況

　　依目前我國現行專利法第 31 條之規定，相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利，避免同一發明授予兩個以上之專利權而造成專利權之權利行使上的混淆。為避免一案兩請落入被授予兩個以上之專利權之情事，於我國專利法第32條中進一步對於一案兩請加以規範。
　　我國於102年6月13日曾對於專利法第32條進行修正，以下就修正前後對於一案兩請規範的不同進行說明：

(1).專利法第32條(102年6月13日修正前)：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。」

修正前的專利法第32條雖已允許申請人以同一創作同時申請發明專利與新型專利，但，此二種專利權利不得並存，申請人最終仍須進行「權利擇一」。若申請人選擇發明專利，未被申請人於擇一程序中選擇之新型專利權將被視為「自始不存在」，專利權並不接續，使得原先受保護的新型專利權完全落空；進一步地，若申請人將新型專利權授與第三人，那被授權的新型專利權該如何處理?其對於新型專利權的權利主張或授權將處在極為不穩定的狀態。

　　先申請主義是指最先申請者取得專利權，意即係以誰先送件申請的日期來作為判定該項專利權的歸屬。先發明主義是指最先發明者擁有專利權，意即係以誰先發明來作為判定該項專利權的歸屬。簡單來說，先申請主義關注的是誰是適格的申請人，而先發明主義關注的是誰是最先完成發明的人。

　　發明為人類精神之創作，本應屬於創作人所有，而非以法律加以規範限制。採用先發明主義的優點在於確保最先完成發明的人可以獲得專利權，較符合於公平正義的原則，然而，缺點是判定最先發明人的舉證過程困難、繁瑣，容易產生爭端。

　　於是，包括我國在內，目前世界各國幾乎都是採用先申請主義為主，採用先申請主義的好處在於專利專責機關都會記錄專利申請資料，其專利申請日期容易判定及舉證，不易產生爭端。並且，美國專利申請制度為了與其他國家的先申請主義接軌，於2013年3月16日也將原本先發明主義修改為先申請主義。

　　承上所述，先申請主義相較於先發明主義雖然存在有舉證容易之優點，但，若系爭專利的申請人是偷竊原發明人的創作結果而提出申請，真正的發明人反而無法取得專利權。

　　有鑑於此，我國的專利法除在第31條明訂先申請主義之相關規範外，也在第5、7、8條明訂什麼叫作適格的申請人；並允許專利申請權人以專利法第71條第一項第三款「發明專利權人為非發明專利申請人者」之理由於該系爭專利案公告之日起兩年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起兩個月內，再以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日(專利法第35條第1項、第120條、第142條第1項)之相關規定，向專利專責機關提出專利申請以依法取得專利權。

　　結論：先發明主義之概念對於專利所有權而言較為合理，然而，最先發明者的舉證繁瑣、困難，讓先發明主義無法於專利制度上繼續維持。相對的，採用先申請主義，企業不須為了證明最先發明者而耗費大量人力及物力，對於產業發展而言將會較為助益，為目前專利制度上的趨勢。

一、    概念
專利權之排他性為專利制度上一個很重要的原則。故，相同發明有兩個以上專利申請案時，無論係於不同日或同日申請，或無論係不同人或同一人申請，僅能就「最先申請者」准予專利。於是，係將專利權授予「最先申請者」稱為先申請原則。

二、    法律規定： 
(1).專利法第31條
　　相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。
前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。
各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。

     專利法第58條規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」由此可知，專利權人所擁有的專利權利是「專有排他權」，而非「專有實施權」。換言之，根據專利權揭露內容所產出的專利產品還是具有被其他專利權人警告或提起專利侵權成立的風險。

　 專利權利是各國政府為了鼓勵發明人努力研發創作，希望發明人可以將其創作所得到的技術成果公開給大眾參考，並期望其他人可以在現有的技術成果基礎上再去提高技術品質，而不希望大家都從零開始發展產品，浪費研發能量及資源，更不願意看到因人而技術失傳的情形發生。因此同意在經過一定的專利審核程序後，以公權力特別提供並保護專利權人在一定專利權期限內擁有專有排除他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利權物品或方法的權利。

　　一件專利案所揭露的專利技術或構造要完全全新且未曾見過，機率並不高，或多或少都會找到先前的專利前案。假設已存在的專利前案係為A+B+C構造，如果您提出一件專利申請案係為A+B+C+D技術，則您可以因為D的品項增加或改良而提高該產品的實用價值或優良功能，總體有利於提高社會的福祉，因此您可以獲得該專利申請案之核准及專利保護。

　　若有他人依據您被核准的專利權內容A+B+C+D去製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口該商品時，您可以對他人行使您的專利權利，要求上述行為者必須得到您的專利授權，否則您將對其提出專利侵權訴訟，並要求停止、除去或防止上述行為。您可以在一定期間內以決定是否要對疑似專利侵權行為人提出專利警告或專利侵權訴訟程序，所以，您擁有專有排他權。

　　惟，當您或您的專利被授權人依據您的專利揭露內容而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口該商品時，您或您的被授權人也可能會侵害到專利前案A+B+C的專利範圍，如果該專利前案也還在專利權期間內，則該專利前案的專利權人還是可以對您及/或您的被授權人提出專利警告或專利侵權訴訟。

民國102年6月13日施行之台灣專利法第22條規定了「申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利」及「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」，上述的內容是專利法中關於新穎性及進步性的規定。

在專利審查過程中，專利審查機關會依據申請案的內容，搜尋申請日之前的公開資料，並引用與申請案相近的引證文件，對申請案提出新穎性或進步性的核駁。

在實務上，審查意見除了會引用引證文件的文字描述作為引證資料外，亦常常會遇到審查意見引用引證文件中的圖式作為引證資料。一般而言，透過引證文件的文字作為引證資料，並提出新穎性或進步性的核駁時，通常比較不會造成申請人的疑惑。但當審查委員引用引證文件的圖式作為引證資料，且引證文件的說明書中完全未描述引用圖式的內容時，往往會造成申請人困惑，並難免會質詢審查意見的論述及引用的引證文件是否合理。

在專利審查基準第二篇第三章2.2.2引證文件的最後一段，具體說明引用引證文件之圖式作為引證資料的規範。

(1)引證文件中包含圖式者，若引證文件之說明書無相對應的文字說明時，則僅圖式明確揭露之技術內容可視為引證文件已揭露的內容。

(2)圖式上所描繪的角度、比例關係或各元件的相關位置等，皆不會因影印之縮放產生差異者，亦可用為參考。

(3)從圖式直接量測之尺寸、厚度，常因影印之縮放產生差異，不宜直接引用。

由專利審查基準的內容可知，圖式上相對的尺寸、角度或位置可以作為引證資料使用，而圖式上直接量測的尺寸則不能作為引證資料使用。另外關於圖式有描繪，而引證文件中沒有文字說明的構造，是否可作為引證的內容。則應該回到專利審查基準第二篇第三章2.2.2及3.2.4所述「對該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，能直接且無歧異得知的內容」來加以判斷。

民國102年6月13日施行之台灣專利法第22條規定了「申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利」及「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」。

然而在實際操作時有可能會遇到引證文件的申請日早於申請案的申請日，且引證案的公開日晚於申請案之申請日的情形。此時引證文件對申請案而言雖然不會構造專利法第22條的規定，但該申請案還是會因為擬制喪失新穎性而不予專利，如台灣專利法第23條的規定。擬制喪失新穎性為專利法之特別規定，其中引證文件並未於申請案之申請日之前公開或公告，因此並不適用於進步性的審查。由於擬制喪失新穎性不適用於進步性的審查，因此審查擬制喪失新穎性時，只能應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合。

此外專利審查基準亦針對擬制喪失新穎性之引證文件提出相關的規範：

(1)先申請案的內容包含說明書、申請專利範圍、圖式，以及其中記載之另一參考文件及明確記載之先前技術，但不包含優先權證明文件。

(2)於審查時尚未公開或公告者，不得作為引證文件。

(3)先申請案為改請案或分割案時，認定申請先、後的時點應為先申請案所援用之原申請案的申請日。

(4)先申請案主張國際優先權或國內優先權者，認定申請先、後的時點應為優先權日。對於僅揭露於先申請案，但未揭露於優先權基礎案的內容，則認定申請先、後的時點應為先申請案的申請日。

(5)先申請案主張國內優先權者，優先權基礎案於申請日後滿十五個月視為撤回。對於僅揭露於優先權基礎案但未揭露於先申請案的內容，由於並未經公告或公開，故不得作為引證文件。

申請專利範圍可說是專利申請案的靈魂，在民國102年6月13日施行之台灣專利法第26條，及民國99年11月16日修正公布之專利法實行細則的第18及19條，皆描述了撰寫申請專利範圍的相關規定。

一般而言，在撰寫請求項時通常會減少使用負面表現的描述方式，以避免請求項產生不明確的問題。然而在答辯的過程中，為了凸顯修正後的請求項與引證文件之間的差異，往往又不得不透過負面表現的方式來修正請求項。

專利審查基準第二篇第一章的2.4.1.5「表現方式所致之不明確」的第(1)點中，對請求項中使用負面表現做了詳細的說明。

審查基準的2.4.1.5定義了可使用負面表現的原則：

1.若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。

2.若以正面記載技術特徵之方式無法明確、簡潔界定請求項時，例如為迴避先前技術，得將屬於先前技術的部分，以負面表現方式明確排除。

在審查基準中透過多個案例來說明在請求項中使用負面表現的規範。在第一個案例中，是在請求項中以「非切削加工」作為負面表現。雖然該申請案說明書的實施例中已敘明以「沖製法」及「滾壓法」製得之曲柄具有優異的效果。但就通常知識而言，加工方式不勝枚舉，未列舉之加工方式未必皆有實施例中所載之效果，因此請求項中以「非切削加工」之負面表現方式排除切削加工，並無法使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其範圍，導致請求項不明確。

在第二個案例中，是在請求項中以「非圓管形態」作為負面表現。該案請求項中「非圓管形態」是用以界定自行車的插束段及座墊立管。此外說明書已指明兩元件之先前技術均為圓管形態，而實施例中則揭露橢圓管形態，並指出非圓管形態均能達成不自轉之特殊功效。就通常知識而言，管之形態不勝枚舉，難以正面表現方式涵蓋所有形態。因此，該申請案之請求項以負面表現方式排除圓管形態，可使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，並不會導致請求項不明確。

專利標示不實的法律責任 / 專利工程師林孟萱

我國發明專利侵害鑑定之方法（下）  專利工程師  /  陳詠容

專利範圍雖無歷史禁反言之適用，惟如被控侵權對象與先前技術相同，或依先前技術所能輕易完成者，為避免專利權人藉由均等論擴張後之範圍，涵蓋與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成之部分，造成公眾利益受有損害。被控侵權對象經判斷與某一先前技術相同，或為一先前技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合，或為二以上先前技術之簡單組合，則得依先前技術阻卻主張不適用均等論。

而發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；於解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，此乃《專利法》第58條第4項所明文。說明書或圖式中有揭露，但並未記載於專利之請求項的技術手段，非屬專利法所賦予專利權的保護範圍內，專利權人不得以均等論重為主張或復奪(recapture)其原可於專利請求項中申請，卻不申請之技術手段。貢獻原則的意旨便在於，如說明書或圖式中有揭露但未於請求項主張之技術，應被視為貢獻給社會大眾，專利權人不得藉由均等論而重為主張其原可申請卻不申請之技術手段。

誠如國內學術文章已指出，美國最高法院在肯認均等論保護專利範圍的，認為此種不確定性乃是為了保護創新所必要付出的代價的原則之下，惟趨勢上，仍呈現出一股限縮均等論適用之浪潮。主要係均等論的適用會使得申請範圍具有不確定性，難以清楚劃定專利權範圍的界限，容易導致競爭者產生難以預期的訟爭，或者後進者在投入產品生產製照後，對於侵權與否，存有高度的不確定性，造成司法資源有浪費之疑慮。此種趨勢，亦促使我國於「2015年專利侵害要點草案」中，擬納入申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等限制均等論之相關規範。

參考資料：

• 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局，2004年。
• 專利侵害鑑定要點草案， 經濟部智慧財產局，2015年。
• 專利法。
• 劉尚志、張添榜、陳薈潁，專利均等侵害判斷之判決分析：由美國專利案例觀照臺灣最高法院判決，台灣法學雜誌第219期，2013年，第112-143頁。

我國發明專利侵害鑑定之方法（中）  專利工程師  /  陳詠容

相對於均等論，專利範圍雖符合文義讀取，惟倘其技術手段與被控侵權對象所使用之技術原理，係以實質不同的手段，達到相同或類似的功能或結果，即使被控對象落入專利之文義範圍內，應判斷其適用逆均等論，不構成侵權。然而，逆均等論所欲避免的「文義相同但實質不同」的目的，近年來，在美國專利實務上，大多在鑑定流程的第一步，解釋申請專利範圍時便已解決，逆均等論僅是在判決中附帶的論述，似無直接適用逆均等論而認定不侵權的案例。配合實務現況，我國「2015年要點草案」擬刪除逆均等論之相關規範。

有鑑於文字之敘述有其侷限性，無法合理期待專利權人於申請專利時能將所有無法預見但實質相同的技術特徵寫入請求項中，因此，專利權範圍不應僅侷限於文義範圍，而應包含均等範圍，此乃均等論之意旨。然而，均論一方面藉由擴張專利範圍的方式，保全專利權人之權益，另一方面，卻造成公眾無法由專利公告的字面得知專利權的範圍，使得專利侵權的判斷充滿不確定性，甚至提高訴訟與社會成本。在這樣的情況之下，均等論實有必要被適當的限縮。相較於2004年的「專利侵害鑑定要點」，我國智財局於「2015年專利侵害鑑定要點草案」納入均等論之限制事項。倘專利符合申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則，則被控侵權對象應視為未落入專利範圍內。

呈上，專利權人於專利申請過程為符合專利申請要件或為維護專利，而所為之修正、更正或申復，導致最後限縮專利權範圍，則專利權人便無法依據均等論主張其於申請專利時無法預見但實質相同的技術特徵。換而言之，該修正、更正或申復將導致放棄的部分，專利權人不得再藉由均等論而重為主張其所放棄之申請標的，此即所謂的歷史禁反言。

參考資料：

• 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局，2004年。
• 專利侵害鑑定要點草案， 經濟部智慧財產局，2015年。
• 專利法。
• 劉尚志、張添榜、陳薈潁，專利均等侵害判斷之判決分析：由美國專利案例觀照臺灣最高法院判決，台灣法學雜誌第219期，2013年，第112-143頁。

我國發明專利侵害鑑定之方法（上）   專利工程師  /  陳詠容

為了保護發明人的智慧財產權，我國專利法授予專利權人於一定的期間內，享有法律賦予之專利權，排除他人未經其同意而實施其專利。而當他人未經專利權人同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口其專利物品時，專利權人得依《專利法》及《民法》請求損害賠償。倘專利侵權案件有爭議，雙方當事人得尋求法律途徑解決。法院在受理發明專利訴訟案件時，依據《專利法》第103條第2項及第3項規定，得囑託司法院指定之侵害專利鑑定專業機構為鑑定。經濟部智慧財產局（以下簡稱「智財局」）為有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，遂提出「專利侵害鑑定要點」供法官於送鑑定時參考。

智財局於2015年草擬的「專利侵害鑑定要點草案」（以下簡稱「2015年要點草案」）中指出，在判斷專利是否有被侵害時，應先解釋專利範圍之文字意義，以合理界定專利權範圍。後比對經文字解釋後之專利技術特徵，及被控侵權對象之技術內容的差別。文字意義解釋的用意在於確認專利是否完全對應表現在被控侵權對象中（文義讀取）。一般常見被控侵權物雖未落入文義讀取的範圍內，惟其僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，基於保障專利權人利益的立場，專利權範圍得擴大至，與專利範圍之技術特徵均等的範圍，而非僅侷限於專利之文義範圍（均等論）。

我國有部分法院見解在判斷被控侵權物是否落入均等範圍時，已採取美國的三步測試法，比較兩者之間是否以實質相同的手段，達成實質相同的功能，進一步判斷是否產生實質相同的結果。值得注意的是，均等論如被過度廣泛應用，勢必將會與智財局公告的專利保護範圍產生衝突，而法院判決並沒有權利擴大專利局核准的專利範圍。因此，均等論與文義讀取皆應建立在全要件原則的基礎上，專利範圍請求項經智財局公告的專利範圍，都被視為決定專利範圍的重要限制，亦即，申請專利請求項中的技術特徵，均用於比對被控侵權對象。

參考資料：

• 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局，2004年。
• 專利侵害鑑定要點草案， 經濟部智慧財產局，2015年。
• 專利法。
• 劉尚志、張添榜、陳薈潁，專利均等侵害判斷之判決分析：由美國專利案例觀照臺灣最高法院判決，台灣法學雜誌第219期，2013年，第112-143頁。